Waterproof - sag om selskabsnavn

Dom i sagen V-132-04

Waterproof Engineering A/S
(Advokat Claus Barrett Christiansen)
mod
Waterproof ApS
(Advokat Flemming Heegaard)

Sagens spørgsmål er, om sagsøgtes anvendelse af virksomhedsnavnet Waterproof ApS strider mod aktieselskabslovens
§ 153, stk. 2, når navnet stilles over for sagsøgerens virksomhedsnavn, Waterproof Engineering A/S.

Sagsøgeren har nedlagt sålydende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at ophøre med anvendelse af betegnelsen WATERPROOF som virksomhedsnavn.
2. Sagsøgte tilpligtes at udslette selskabsnavnet Waterproof ApS fra selskabsregistret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
3. Sagsøgte tilpligtes at destruere alt markedsføringsmateriale, hvor betegnelsen WATERPROOF fremgår.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Ifølge sagsøgerens stamoplysninger i henhold til registreringsbevis hos ToldSkat, dateret 5. februar 2002,startede sagsøgerens virksomhed den 22. december 1999. Sagsøgerens hovedaktionær var Fleto Holding ApS. Som branche var noteret: "452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)".

I skrivelse af 28. juni 2004 til advokat Preben Rabenhorst som bestyrelsesmedlem hos sagsøgte anmodede sagsøgerens advokat bl.a. sagsøgte om straks at ophøre med brugen af virksomhedsnavnet WATERPROOF ApS. Af skrivelsen fremgik endvidere bl.a.:

"...
Min klient har siden juni 2001 drevet virksomhed under virksomhedsnavnet Waterproof Engineering A/S ...
Min klients virksomhed omfatter salg af produkter til vandtætning samt løsning af fugtrelaterede problemer.
Min klients virksomhed er landsdækkende.
..."

I skrivelse af 30. juni 2004 afviste sagsøgte at ophøre med brugen af selskabsnavnet Waterproof ApS under henvisning til, at sagsøgte ikke krænkede sagsøgerens rettigheder.

Til illustration af sagsøgerens brug af virksomhedsnavnet Waterproof Engineering A/S har sagsøgeren fremlagt nogle bilag, alle fra eller vedrørende 2001, herunder bl.a. en række fakturaer, stilet til sagsøgeren, en faktura fra sagsøgeren, et indbelingsadvis fra Nordea vedr. indbetaling til sagsøgerens konto, et bogføringsbilag vedr. afregning af A-skat og AM-bidrag til Told/Skat.

Den 14. oktober 2003 fik sagsøgte i Patent- og Varemærkestyrelsen registreret et figurmærke, hvor ordet "waterproof" fremstod som særligt designet med en tilføjelse med mindre bogstaver: "Kildevand er vores styrke", for klasserne 11 (vandkølere), 20 (emballageholdere af plastik), 32 (øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke), 37 (installation, reparation og vedligeholdelse af vandkø-
lere) og 39 (udbringning af varer).

Ved skrivelse af 8. juli 2005 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen sagsøgte delvist afslag på en ansøgning om registrering af "Waterproof" som ordmærke. Af afgørelsen fremgik bl.a.:

"...
Mærket "WATERPROOF" betyder oversat fra Gyldendals røde ordbog "vandtæt, vandfast og imprægnere", og kan derfor angive egenskaben ved varen i klasse 11, da det kan angive at der er tale om "vandkølere" som er vandtætte. I klasse 20 kan "WATERPROOF" angive egenskaben ved varen nemlig, at der er tale om "emballageholdere af plastik" som er vandtætte, endvidere kan mærket i klasse 37 angive, at der er tale om resultatet af tjenesteydelsen nemlig, at "installation, reparation og vedligeholdelse af vandkølere" er vandtætte.

Vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2 ... Det vil sige, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis det direkte beskriver egenskaben eller resultatet af de varer og tjenesteydelser der er søgt for.

Mærket har særpræg for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 39: Udbringning af varer.

Selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere det, hvis De kan bevise, at mærket er indarbejdet i Danmark.

...
Vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med eller kan forveksles med andre varemærker. Vi har også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan opfattes som et navn på en anden person eller en andens virksomhed, eller om det kan krænke en andens ophavsret.

Vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.

Vi har ikke fundet sådanne rettigheder, som Deres mærke kan være i strid med. ..."

Sagsøgte har fremlagt udskrift fra sagsøgtes hjemmeside på internettet og sagsøgtes firmabrochure til illustration af sagsøgtes markedsføring af navnlig kildevand i kildevandsbeholdere, men også frugtsaft og iste. Sagsøgte har i materialet anvendt det omtalte særligt designede "waterproof" fra det registrerede figurmærke, men nu med tilføjelsen: "water by nature".

På et print fra fodboldklubben AGF's hjemmeside (14. oktober 2004) ses sagsøgte som sponsor.

Forklaringer

Direktør hos sagsøgeren, Jannik Torben, har forklaret, at sagsøgerens målsætning er at sælge problemløsninger indenfor vandtætning og fugtfjerning til entreprenører og håndværkere. Sagsøgeren foretager ikke selv selve tætningsarbejdet. Sagsøgeren satser på helt specielle produkter, der ikke tidligere har været på markedet. Det er kvalitetsprodukter ­ ikke hyldevarer. Sagsøgeren sælger bl.a. et 2-komponent acrylprodukt til tætning af beholdere. Når produktet er tørret, kan det ekspandere. Det har taget 9 måneder at finde produktet og 6 måneder at få forhandlingen.

Sagsøgeren ønskede et navn, der relaterer sig til det, som sagsøgeren laver. At "engineering" er koblet på "Waterproof" i virksomhedsnavnet, skyldes, at sagsøgeren udbyder et teknisk produkt.

Sagsøgeren står i telefonbogen.

Der har ikke vidnet bekendt været konkrete tilfælde, hvor de to parter er blevet forvekslet, eller hvor post har været fejladresseret.

Vidnet blev en dag i april 2004 opmærksom på sagsøgtes eksistens, da han i København kørte bag en bil, hvorpå der stod Waterproof dk. Det fremgik af dette firmas hjemmeside, at man bl.a. solgte skopudsemaskiner.

Vidnet husker ikke sagsøgerens omsætning fra starten. Omsætningen i år indtil nu har været ca. 160.000 kr. Den forventede omsætning for hele året er ca. 500.000 kr.

Der er to ansatte i virksomheden. Vidnet bruger ikke al sin tid i virksomheden.

Direktør hos sagsøgte, Karsten Ehrhardt, har forklaret, at det var ham, der stiftede sagsøgte, der driver virksomhed med salg til kontorer af kildevand i beholdere, kaffe, juice, skopudsemaskiner, engangsservice, toiletpapir, køkkenruller mv.

Det var hans ægtefælle, som fandt på navnet "Waterproof", der er synonymt med det, som sagsøgte står for, nemlig noget med vand og noget med høj kvalitet ­ det bedste på markedet. Overvejelserne om navnet, der skulle være internationalt, stod på i lang tid.

Sagsøgte har tætte relationer til Sverige, hvor vandet tappes fra en springende kilde.

Sloganet "Waterproof Kildevand er vores styrke", som er en del af sagsøgtes registrerede figurmærke, er nu afløst af "Waterproof water by nature", som lyder mere elegant, og som beskriver, hvor vandet kommer fra. "Waterproof" anvendes så godt som udelukkende i forbindelse med "water by nature" og ses på alt sagsøgtes markedsføringsmateriale, tøj, sko, måtter, biler etc.

Han havde ikke hørt om sagsøgeren, før sagsøgte fik brevet fra sagsøgeren i foråret 2004.

Sagsøgtes sponsorat for fodboldklubben AGF er ophørt.

Sagsøgte har mere end 20 ansatte, herunder 4 fastansatte til markedsføring. Sagsøgte benytter sig i øvrigt af et telemarketingsbureau til markedsføring. Der er sendt ca. 70.000 fliers til erhvervsvirksomheder og direct mails til Danmarks top 500 virksomheder. Sagsøgte omsætter for ca. 12 mio. kr.

Sagsøgeren har anført, at sagsøgerens navn har adskillelsesevne ­ særpræg. Der henvises til UfR 1975. 131 H (Citibank). Praksis ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er lempeligere end ved Patent- og Varemærkestyrelsen. "Engineering" er navnets beskrivende del og angiver et ingeniørfirma, der i sig selv er en helt sædvanlig del af selskabsnavne. Sagsøgeren driver virksomhed med produkter til tætning og fugning indenfor ingeniørbranchen. "Waterproof" er ikke beskrivende og er den del af navnet, der har adskillelsesevne. Det er uden betydning for vurderingen, at Patent- og Varemærkestyrelsen i forbindelse
med sagsøgtes ansøgning om registrering af "waterproof" som ordmærke har afgjort, at "waterproof" i nogle relationer ikke har særpræg. Parternes produkter/ydelser er forskellige.

Sagsøgtes selskabsnavn adskiller sig ikke tilstrækkeligt fra sagsøgerens. Sagsøgte har gjort den særprægede del af
sagsøgerens navn til sit eget navn. Varemærkeretligt er der ifølge praksis tale om en krænkelse, når et yngre enstavelses-mærke anvender den del af et tostavelsesmærke, der har særpræg. Der henvises i øvrigt til dommeni UfR 1999.1406 H (Multi Choice).

Der har gennem årene været diskussion om, hvorvidt det har betydning for vurderingen efter aktieselskabslovens § 153, stk. 2, henholdsvis anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, at de omhandlede virksomheder er i et konkurrenceforhold. Efter Højesterets dom i Multi Choice-sagen (UfR 1999.1406 H) er dette nu afklaret. Det må anses for uden betydning for vurderingen, om der foreligger branchesammenfald, og § 153, stk. 2, kan påberåbes uafhængigt af dette forhold. Ordensmæssige betragtninger er afgørende. Højesteret tillagde det i dommen endvidere ikke vægt, at der var konstateret konkrete tilfælde af forveksling.

Sagsøgte har anført, at der ikke er branchesammenfald mellem parterne, der har en helt forskellig kundekreds. Sagsøgeren henvender sig til ingeniørvirksomheder med vandtætningprodukter, mens sagsøgte henvender sig direkte til forbrugerne ­ virksomheder, der aftager sagsøgtes kildevandsprodukt og dertil relaterede produkter.

Sagsøgte anvender i praksis ikke "waterproof" alene, men altid i forbindelse med "water by nature". Al sagsøgtes markedsføring tilsigter en adskillelse. Sagsøgerens navn er væsentligt forskelligt og adskiller sig med tilføjelsen "engineering" klart og tydeligt fra sagsøgtes navn. "Waterproof" har, som det illustreres af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, ikke i sig selv fornødent særpræg til registrering som ordmærke. Det har heller ikke i den foreliggende relation fornødent særpræg, hvilket reducerer den retlige beskyttelse. Waterproof er et ord, som kan opfattes på mange måder. Sagsøgte bruger f.eks.
ordet som en kvalitetsbetegnelse for sit kildevandsprodukt.

At der ikke er nogen reel forvekslingsrisiko er klart underbygget derved, at der ikke hos nogen af virksomhederne er konstateret et eneste tilfælde af forveksling i praksis.

Den adskillelse, som er forudsat i aktieselskabslovens § 153, stk. 2/anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, er klart til stede. Navnet "Waterproof" giver ikke i sig selv nogen indikation af branchen, men det gør "Waterproof Engineering".

Sagsøgte har ydet en betydelig indsats for at indarbejde mærket "Waterproof" indenfor salg af kildevand.

Særlig med hensyn til dommen i UfR 1999.1406 H (MultiChoice) bemærkes, at tilføjelsen "Danmark" ikke var en branchespecifikation, som "Engineering" er det i den foreliggende sag. Højesterets dom var endvidere begrundet i den betydelige faktiske forveksling mellem de to virksomheder. Der påberåbes dommen i UfR 2003.107 H (Medicon Valley).

Rettens bemærkninger

Ved at kombinere "Waterproof" med "Engineering" i sit selskabsnavn har sagsøgeren skabt en klar, associationsmæssig forbindelse til det brancheområde, inden for hvilket sagsøgeren ubestridt driver virksomhed. Udover navneforskellen differentieres det sammensatte selskabsnavn "Waterproof Engineering" herved fra sagsøgtes selskabsnavn "Waterproof", der, anvendt som virksomhedsnavn alene, ikke giver noget klart fingerpeg om, hvilken virksomhed sagsøgte udøver.

Når til det anførte kommer, at de to selskaber driver virksomhed inden for vidt forskellige områder, og at der ikke har foreligget noget tilfælde af faktisk forveksling, finder retten ikke, at der er nogen reel risiko for forveksling af virksomhederne. Sagsøgtes anvendelse af selskabsnavnet "Waterproof ApS" er derfor ikke i strid med anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, hvorfor sagsøgte i det hele frifindes for sagsøgerens påstande.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, Waterproof ApS, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, Waterproof Engineering A/S, i sagsomkostninger til sagsøgte 15.000 kr.

Claus Forum Petersen
Otto Raben
Allan Suhrke

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den