Varemærkerne OXEOL og BAMBEC

Dom i sagerne V 136/02 og V 77/03

AstraZeneca AB og
AstraZeneca A/S
(Advokat Katja Høegh)

mod

Paranova Danmark A/S og
Paranova Pack A/S
(Advokat Kim Jensen)


AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S' (i det følgende: Astra) er indehaver af varemærkerne OXEOL (i Frankrig) og BAMBEC (i Danmark) for lægemidler.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (i det følgende: Paranova) har opkøbt OXEOL i Frankrig, ompakket dem i forholdet 3,5:1, påsat betegnelsen Bambuterol Paranova, skrevet, at det svarer til BAMBEC og derefter solgt de således ompakkede og ommærkede produkter i Danmark.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Paranova herved har krænket Astras rettigheder, om Paranovas ompakning og ommærkning skal forbydes, og om Paranova skel betale vederlag og erstatning til Astra.

Påstande

Astra har nedlagt følgende påstande:

1. Paranova skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre og sælge, herunder eksportere, det 10 mg, henholdsvis 20 mg blisterprodukt, som Astra og hermed koncernforbundne selskaber markedsfører i Frankrig under varemærket OXEOL, i ommærket stand under angivelsen: Bambuterol Paranova, som det fremgår af de pakninger, der er fremlagt som sagens bilag 13 og 15, henholdsvis 14 og 17,
2. Paranova skal tilbagekalde samtlige produkter som nævnt i påstand 1, som er fremsendt til distribution, og som beror hos grossister eller apoteker,
3. Paranova skal betale 35.808 kr. i erstatning og vederlag med procesrente af 23.340 kr. fra den 19. august 2003 og af 12.468 kr. fra den 5. februar 2004.
4. Ballerup Fogedrets forbud af 13. juni 2003 stadfæstes.

Paranova har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Ballerup Fogedrets forbud af 13. juni 2003 ophæves, og at Astra skal anerkende pligt til at betale erstatning for tab og tort ved forbudet.

Astras produkt

Astra udvikler, producerer og markedsfører sammen med koncernforbundne selskaber bl.a. et lægemiddel mod astma. I Frankrig markedsføres produkterne i 30 stk. pakninger med 2 blisterkort i hver æske under det i Frankrig registrerede varemær-ke OXEOL. I Danmark bliver begge produkter markedsført i 100 stk. pakninger under det i Danmark registrerede varemærke BAMBEC. Pakningerne er, bortset fra de forskellige mærker, ens i Frankrig og Danmark. De er hvide og har en blå bort nederst på pakningen med Astras navn og logo. Paranova har siden august 2002 parallelimporteret OXEOL, taget de 2 blisterpakninger à 15 stk. ud hver original æske med 30 stk. og indlagt 7 blisterkort à 15 stk. i en ny æske (med 105 stk.), som er hvid med en blå bort i hver ende og med angivelsen Bambuterol Paranova i stedet for varemærket OXEOL. Det angives på æsken, at lægemid-let er parallelimporteret og ompakket af Paranova, at Bambuterol Paranova svarer til BAMBEC, og at producenten er AstraZeneca
Mont, hvilket tillige fremgår af blisterkortets forside, hvor der også står Bambuterol Paranova, medens der på blisterkortets bagside står OXEOL og ASTRA.

Fogedforbudet

Fogedretten i Ballerup har den 13. juni 2003 på Astras begæring nedlagt forbud mod Paranovas udbud, markedsføring, salg, herunder eksport, af det blisterprodukt, Astra markedsfører i Frankrig under varemærket OXEOL i ommærket stand under varemærket/navnet Bambuterol Paranova. Paranova fik samtidig påbud om at tilbagekalde samtlige produkter, der var frem-
sendt til distribution og beroende enten hos grossister eller apoteker. Kendelsen indeholder følgende begrundelse:

"Det kan lægges til grund, at varemærket OXEOL ® ikke er registreret som varemærke i Danmark, ligesom det kan lægges til grund, at produktet benævnt som OXEOL ikke sælges af Astra her i landet.
Det kan videre lægges til grund som ubestridt, at Paranova har adgang til at ompakke OXEOL til 105 stk. pakninger for at få adgang til det danske marked, og at Paranova uden Astras samtykke har anbragt varemærket BAMBEC ® på deres pakninger.
Efter fogedrettens opfattelse har anbringelse af det i Danmark registrerede varemærke BAMBEC ® alene til formål at formå forbrugeren til at købe det i Danmark ukendte produkt OXEOL, i hvilken forbindelse bemærkes, at Paranova ikke har påvist, at
produktet ikke kan sælges i Danmark under det importerede varemærke OXEOL. Under disse omstændigheder finder fogedretten, at Paranova har krænket Astras varemærkerettigheder til BAMBEC ®.

Uanset at EF-domstolen stiller krav om, at det efter ompakningen på den nye emballage skal angives, hvem der har foretaget ompakningen, og uanset at lægemiddellovgivningen kræver, at selskabsnavnet anføres efter det generiske navn, finder fogedretten, at Paranovas pakninger udgør en krænkelse af Astras rettigheder efter Markedsføringsloven, særligt § 1 og 2. Fogedretten har i denne forbindelse særligt lagt vægt på, at navnet Paranova er stærkt dominerende på pakningen, hvilket efterlader et indtryk af, at der er tale om et Paranova-produkt.

Herefter og idet det ikke skønnes, at lovens almindelige regler om straf og erstatning yder Astra tilstrækkeligt værn af deres rettigheder, ligesom formålet vil forspildes, hvis Paranovaselskaberne kan fortsætte salget, indtil der er truffet endelig afgørelse ved domstolene, og idet de øvrige betingelser i retsplejelovens §§ 642 og 643 findes opfyldt, tages Astras påstande til følge som nedenfor bestemt. For så vidt angår Paranova Pack A/S skal fogedretten bemærke, at forbudene/påbuddet også nedlægges overfor dette selskab...
Spørgsmålet om sagsomkostninger henskydes til justifikationssagen."

Markedsføringen efter Fogedforbudet

Paranova har siden fogedforbudet mod Astras protest markedsført produkterne i en ændret form, hvor henvisningen til BAMBEC var fjernet, hvor skrifttypen, hvormed Paranova var skrevet efter Bambuterol, var formindsket, og hvor den oprindelige blisterbagside med mærkerne OXEOL og ASTRA var overklæbet med en hvid etiket.

Parternes synspunkter

Astras advokat har gjort gældende, at Paranova ikke har godtgjort, at det er nødvendigt at foretage ompakning for, at Paranova kan få effektiv adgang til det danske marked med OXEOL, som Paranova har parallelimporteret fra Frankrig. Paranova har således ikke godtgjort, at der var noget hinder for at markedsføre de parallelimporterede produkter i Danmark i de originale pakninger under bibeholdelse af Astras emballagedesign og det originale mærke OXEOL, blot med tillægsetikettering og danske indlægssedler. Paranova har ved at erstatte Astras originale æsker med Paranovas æsker i Paranovas design søgt at få produkterne til at fremstå som en del af Paranovas egen produktlinie. Selv om ompakning antoges at være nødvendig, er denne således ikke foretaget så skånsomt som muligt.

Angivelsen Bambuterol Paranova indeholder ganske vist et generisk navn på indholdsstoffet, Bambuterol, men navnet er sammenstillet med Paranova på en så iøjnefaldende måde, at produktet fremtræder som Paranovas, hvilket imidlertid ikke er tilfældet, idet der er tale om et rent Astra-produkt. Paranova snylter herved på Astras gode navn og på den forsknings- og
udviklingsindsats, som ligger bag udviklingen af OXEOL/BAMBEC. Det har intet med forbrugeroplysning at gøre, når Paranova på æskerne har angivet, at Bambuterol Paranova svarer til BAMBEC. Paranova har tværtimod søgt herved at skaffe sig en kommerciel fordel. Astra har ikke solgt de pågældende lægemidler under varemærket BAMBEC, og Paranova er derfor uberettiget til at bruge dette varemærke, jf. varemærkelovens § 4.

Paranovas ompakning har en skadelig effekt på Astras produktidentitet og er samtidig illoyal, idet den svækker tilknytningen til Astras brugere ved at lade dem tro, at produkterne er fra Paranova. Paranova benytter med andre ord Astras produkter til at skabe sin egen distinktive generiske produktidentitet, hvilket ligesom hele ompakningen og ommærkningen er i strid med markedsføringslovens § 2 om vildledende reklame og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Paranova skal derfor betale vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 2, og erstatning efter markedsføringslovens § 13, svarende til 5% af Paranovas samlede omsætning af produktet.

Paranova har gjort gældende, at det hverken efter dansk eller europæisk ret er en varemærkekrænkelse at fjerne et varemærke, og at Astra ikke kan kræve, at Astras varemærke forbliver på varen, efter varen er bragt i omsætning, jf. konsumptionsreglen i varemærkelovens § 6.

Dette er blevet bekræftet af den engelske Court of Appeal i sin dom af 5. marts 2004, der, selv på baggrund af EF-domstolens udtalelser i Boehringer Ingelheim-sagen, statuerede, at fjernelse af et varemærke ikke i henhold til engelsk ret var en vare-mærkekrænkelse.

EF-domstolens retspraksis vedrører ikke tilfælde, hvor parallelimportøren efter ompakning har omdøbt det parallelimporterede produkt til et generisk navn som her. Paranova skal derfor ikke godtgøre, at det er nødvendigt at ompakke og ommærke produkterne for at få effektiv adgang til det danske marked.

Paranova ville have været berettiget til at ompakke til samme pakningsudformning, hvis Paranova havde genanbragt eksportlandets varemærke OXEOL i stedet for Bambuterol Paranova, og det kan ikke være en krænkelse af markedsføringsloven, at Paranova i stedet har
valgt at anvende den generiske betegnelse for lægemidlet i stedet for Oxeol og i overensstemmelse med lægemiddellovgiv-ningens krav ladet den generiske betegnelse efterfølge af sit navn.

Angivelsen af, at Bambuterol Paranova svarer til lægemidlet BAMBEC, er blot en objektiv information til forbrugeren og indebærer ikke nogen erhvervsmæssig brug af BAMBEC. Anførelsen krænker derfor ikke Astras varemærkeret. Der er således hverken varemærke- eller markedsføringsretligt noget til hinder for Paranovas ompakning til og markedsføring af Bambuterol Paranova, og der er derfor ikke noget grundlag for, at Paranova skal betale erstatning til Astra. På den baggrund er fogedforbudet af 13. juni 2003 nedlagt med urette, og Paranova skal derfor have erstatning for tab og tort.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Varemærkelovens § 6 gennemfører Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaterne lovgivning om varemærker (89/104/EØF) artikel 7 om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, og skal fortolkes i lyset af denne bestemmelse og i overensstemmelse med EF-domstolens praksis herom. EF-domstolens dom af 23. april 2002 i sag C-143/00, Boehringer Ingelheim KG mod Swingward Ltd m.fl., angik ompakning af lægemidler, herunder "...tilfælde [hvor] varen [var] blevet ompakket i æsker i parallelimportørens design, der ikke [var] forsynet med varemærket.

I stedet [var] varens artsbetegnelse blevet angivet på æsken..." (se dommens præmis 7). EF-Domstolen fremhævede, at det er dens faste praksis, at "... varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden
risiko for forveksling.

Denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er påvirket.

Den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til det særlige formål med varemærkeretten (også kaldet »varemærkerettens særlige genstand«), og det er derfor ifølge artikel 30, første punktum, TEF begrundet at tilkende indehaveren en ret
til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage..." (præmis 12-13).

I præmis 30 udtalte Domstolen, at "... varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig ompakningen af lægemidler, der er forsynet med hans varemærke, under hensyn til risikoen for oprindelsesgarantien henhører under det særlige formål med varemærkeretten. Ifølge denne retspraksis er det ompakningen af lægemidler, forsynet med varemærket, der i sig selv er
til skade for det særlige formål med varemærkeretten, og det er ikke nødvendigt i den forbindelse at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft."

Endvidere udtalte domstolen i præmis 34, at "[d]et fremgår således af fast retspraksis, at den ændring, som enhver ompakning af et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer, og som i sagens natur medfører en risiko for at skade lægemidlets oprindelige tilstand, kan forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre ompakningen er nødvendig for at kunne mar-
kedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet...".

Ved denne dom har EF-domstolen således fastslået, at fjernelse af et varemærke i form af ompakning i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret og kun skal accepteres af varemærkeindehaveren, i det omfang det er nødvendigt for at give parallelimportøren effektiv adgang til det pågældende marked.

Paranova findes ikke at have godtgjort, at det var nødvendigt for at få effektiv adgang til det danske marked for de omhandlede produkter at foretage den skete ompakning. Denne indebar ikke blot, at emballagen fuldstændig mistede sin Astra-identitet i form af Astras æskedesign, paraplymærket ASTRA og Astras originale franske varemærke OXEOL, men tillige, at produktet blev indlagt i æsker med Paranova-identitet i form af Paranovas æskedesign, paraplymærket Paranova og det nye navn/mærke Bambuterol Paranova. Denne ompakning og ommærkning findes at stride mod Astras varemærkerettigheder og mod markedsføringslovens §§ 1-2.

Paranovas angivelse af, at Bambuterol Paranova svarer til lægemidlet BAMBEC, findes endvidere at krænke Astras rettigheder til det danske varemærke BAMBEC. Angivelsen kræves ikke efter lægemiddellovgivningen, og en konkurrents angivelse heraf kan ikke retfærdiggøres af hensynet til forbrugerne, som i stedet på apoteket kan få vejledning om produktets brug, herunder om, til hvilke andre lægemidler det svarer. Retten tager herefter Astras påstande til følge, idet det vederlag og den erstatning, som Paranova skal betale til Astra efter varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, fastsættes til det påståede beløb på 35.808 kr., hvilket beløb parterne er enige om svarer til 5 % af Paranovas omsætning af produktet.

Sagsomkostningerne omfatter også fogedsagen.

T H I K E N D E S F O R R E T

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre og sælge, herunder eksportere, det 10 mg, henholdsvis 20 mg, blisterprodukt, som AstraZeneca ABs og AstraZeneca A/S og hermed koncernforbundne selskaber markedsfører i Frankrig under varemærket OXEOL, og som hidrører fra sagsøgerne og hermed koncernforbundne selskaber i ommærket stand under varemærket/navnet Bambuterol Paranova, som det fremgår af de pakninger, der er fremlagt som sagens bilag 13 og 15, henholdsvis bilag 14 og 17.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal tilbagekalde samtlige de nævnte produkter, som er fremsendt til distribution og beror enten hos grossister eller apoteker.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal inden 14 dage til AstraZeneca AB og AstraZeneca A/S betale 35.808 kr. med procesrente fra den 19. august 2003 af 23.340 kr. og fra den 5. februar 2004 af 12.468 kr. samt sagens omkostninger med 45.000 kr.

Ballerup Fogedrets forbud af 13. juni 2003 stadfæstes.

Uffe Thustrup Elmer.
Allan Suhrke

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den