Varemærkeret - TDC - De Gule Sider

Dom i sagen V-6-02 

TDC Forlag A/S 
(Advokat Frank Bøggild) 

mod 

1) Vipse A/S (tidl. Hanstholmposten A/S) 
(Advokat Mogens Yde Knudsen) 

og 

2) Aabybro-Posten v/ 
Anni Kjær Nielsen 
(Advokat Mogens Yde Knudsen) 

Sagens hovedspørgsmål er, om TDC Forlag A/S (i det følgende: TDC) havde varemærkeret til DE GULE SIDER, da Vipse A/S (tidl. Hanstholmposten A/S og i det følgende: Hanstholmposten) i 1995 begyndte at benytte disse tegn som betegnelse for 
et fagregister i en lokaltelefonbog, og om DE GULE SIDER er blevet en almindelig betegnelse i branchen for fagregistret i en telefonbog. 


TDC's brug af DE GULE SIDER

TDC og dette selskabs forgængere har i en lang årrække udgivet telefonbøger, herunder fagregistre med erhvervsdrivendes navne, adresser og telefonnumre samt rubrikannoncer. I 1985 benyttede KTAS første gang DE GULE SIDER som betegnelse for et fagregister for Lolland-Falster. DE GULE SIDER er siden brugt af KTAS i 1989-91 i forbindelse med Fagbog for KTAS' område og i flere lokaltelefonbøger for 1992-94 samt af Jysk Telefon i perioden 1992-94. 

Den 14. august 1992 fik TDC registreret dette figurmærke med ordene DE GULE SIDER og sloganet FINDER DE DIG, FINDER DE DIG HER: 

TDC har markedsført DE GULE SIDER ved reklamefilm på TV2 i ugerne 9-11, 15-16, 20-21 og 35-37 i 1992 og i uge 8 i 1993. I 1994 var der reklame for DE GULE SIDER på TV2 i uge 8, på TV3 i uge 8-10 og på begge kanaler i maj og august 1994. 
Tv-reklamerne i maj og august 1994 blev fulgt op med annoncering i dagblade og i august tillige med udendørs reklamer. De reklamefilm, som har været bragt i TV, indeholder alle en jingle med sloganet SLÅ OP PÅ DE GULE SIDER ­ FINDES DET, FINDES DET HER og en gengivelse af figurmærket. I en af filmene skulle folk f.eks. slå op under ordet "Ballepresser". 

Den 23. januar 1996 ansøgte TDC om registrering af ordmærket DE GULE SIDER. Patent- og Varemærkestyrelsen afslog i første omgang ansøgningen på grund af manglende særpræg, men efter at TDC havde fremsendt dokumentation for, at DE 
GULE SIDER havde opnået særpræg ved indarbejdelse, blev varemærket registreret den 20. juni 1997 under reg.nr. VR 02.567 1997 i klasse 16: Tidsskrifter, herunder opslagsværker, klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, klasse 38: Information vedrørende telekommunikation og klasse 41: Udgivelse af bøger og tidsskrifter. 

TDC har fra 1995 og fremefter benyttet DE GULE SIDER som betegnelse for sine fagregistre. DE GULE SIDER benyttes både som ord og som figurmærke. 

TDC's udgifter til markedsføring af DE GULE SIDER er for årene 1995-2001 opgjort til ca. 150 mio. kr. 

Hanstholmpostens brug af De Gule Sider.

Hanstholmposten udgav i 1995 sin første Lokal-Telefon-Guide for Hanstholm Kommune, som indeholdt bl.a. et fagregister trykt på gult papir. I telefonbogens indholdsfortegnelse stod under pkt. 4.: Fagregister (De gule sider). På første side til 
fagregistret (i sagen benævnt bilag 10) var angivet betegnelsen FAGREGISTER og på næste linie De Gule Sider. De Gule Sider var ikke omtalt på lokaltelefonguidens omslag, som blev brugt til annoncer. Hanstholmposten har i hvert af årene 1996-
2003 udgivet en telefonguide for Hanstholm Kommune med tilsvarende udformning.

Hanstholmposten har endvidere i samarbejde med Aabybro-Posten ved Anni Kjær Nielsen (i det følgende: Aabybro-Posten) udgivet Lokal-Telefon-Guide for Aabybro Kommune i 2001. Ifølge den indgåede samarbejdsaftale ejes lokaltelefonguiden af 
Hanstholmposten, som forestår salg af annoncer, samt produktion og udgivelse af lokaltelefonguiden, mens Aabybro-Posten varetager den nødvendige markedsføring af telefonguiden. 

Forklaringer

Underdirektør i TDC, Johnny Gudmar, har forklaret, at DE GULE SIDER er forlagets flagskib med en årlig omsætning på 1,5 mia. kr. svarende til 91 % af forlagets samlede omsætning. TDC har en markedsandel på 67 % af al annoncering i fag-
registre. Der udgives ca. 500 telefonbøger om året i Danmark. Heraf udgives de 100 af TDC. De øvrige større forlag, Mostrup, Krak, og Eniro, bruger alle betegnelsen "Fagregister" i deres telefonbøger. 

I midten af 1980'erne havde TDC kun en lille andel af annoncerne i fagregistrene. For at skabe sig en position på markedet og efter opfordring fra forlagets trykkeri, Aarhus Stifts Bogtrykkeri, som også trykte de tyske "Gelbe Seiten", begyndte TDC i 
1985 at trykke fagregistret på gult papir. Betegnelsen "De Gule Sider" blev på dette tidspunkt ikke brugt af andre i branchen. 

I 1989 reklamerede TDC første gang i TV for DE GULE SIDER. Reklamen viste en gennembladning af DE GULE SIDER. 

I 1991 blev figurmærket introduceret, fordi man ønskede en mere stringent linie med hensyn til brugen af betegnelsen DE GULE SIDER. 

TDC har brugt henholdsvis 12, 9 og 10 mio. kr. i 1992, 1993 og 1994 på markedsføring af DE GULE SIDER. I alt er der i årenes løb brugt mere end 200 mio. kr. på markedsføring af DE GULE SIDER. Markedsføringen er sket gennem reklamer i 
radio og på TV, ved avisannoncering og ved direct marketing. DE GULE SIDER er nu så indarbejdet, at der ikke er samme behov for markedsføring som i begyndelsen. 

Der distribueres årligt 8 mio. gratis telefonbøger indeholdende DE GULE SIDER. 

DE GULE SIDER er i dag TDC's stærkeste varemærke og er en medvirkende årsag til, at forlaget er blandt de fem mest lønsomme virksomheder i Danmark. 

Såvel TDC som Kommunedata leverer data til lokaltelefonbøger som dem, der er udgivet af Hanstholmposten og Aabybro-Posten. Ca. 4 % af TDC's omsætning kommer fra datasalg. 

TDC har ikke rutinemæssigt gennemgået alle udgivelser af telefonbøger i Danmark hvert år. I forbindelse med denne sag har man imidlertid foretaget en sådan gennemgang.

TDC fik kendskab til Aabybro lokaltelefonguide via en mediekonsulent.

Det indskærpes over for alle nye medarbejdere, hvordan DE GULE SIDER skal bruges, og der udsendes information herom til alle medarbejdere et par gange årligt. 

I Tyskland, Sverige og Norge er henholdsvis "Gelbe Seiten" og "Gula Sidarne" regstreret som varemærker. 

Charlotte Gundersen har forklaret, at hun er ansat som advokat i TDC-koncernens juridiske afdeling, som har 41 ansatte, heraf 27 jurister. 

TDC har registreret i alt godt 600 varemærker, som overvåges af varemærkeagenten Chas Hude. TDC's juridiske afdeling foretager ikke selv en generel overvågning. Der er ca. 15 sager om året om krænkelse af TDC's varemærker heraf ca. 3 om DE 
GULE SIDER. Juridisk afdeling påtaler enhver uretmæssig brug af TDC's varemærker. I de fleste tilfælde vælger den krænkende part at ophøre med brugen af varemærket. Øvrige sager overgives som hovedregel til ekstern advokat. 

Juridisk afdeling er meget opmærksom på degenerationsproblematikken. Hver gang et nyt varemærke er blevet registreret, vejleder juridisk afdeling de berørte afdelinger om, hvordan varemærket skal benyttes. 

Lars Steffensen har forklaret, at han købte Hanstholmposten i 1990 og udgav den første lokaltelefonguide i 1995 på opfordring fra Hanstholm Kommune. Produktet var tænkt som et alternativ til Mostrups grønne lokaltelefonbøger. Jysk Telefon havde på det tidspunkt ikke en telefonbog, som kun dækkede én kommune. I 2003 har TDC udgivet en lokaltelefonbog, som kun dækker Hanstholm Kommune. 

Inden udgivelsen af den første lokaltelefonguide undersøgte han, hvad der var på markedet for telefonbøger. Han har kendskab til mange lokaltelefonbøger, som i 1995 brugte betegnelsen "De Gule Sider" for fagregistret, hvis sider som regel er 
gule. Han har hele tiden betragtet betegnelsen "De Gule Sider" som en almindelig betegnelse for det sted i en telefonbog, hvor erhvervsdrivende annoncerer. Det var alene derfor, han valgte denne betegnelse. Tilbage i 1995 havde det ingen kommerciel betydning for Hanstholmposten, at fagregistret i telefonguiden blev benævnt De Gule Sider, men i dag er der ikke tvivl om, at annoncesælgeren sælger annoncerne på, at det er til De Gule Sider. Det er det produkt, som han ønsker at sælge til hele 
Jylland. 95 % af indtægterne fra telefonguiden kommer fra annoncerne på De Gule Sider. Uden disse indtægter har udgivelsen af telefonguiden ingen berettigelse. 

Hanstholmposten købte data til telefonguiden af Jysk Telefon, som betingede sig, at det kom til at stå i telefonguiden, at dataene var indhentet hos dem. Selvom Jysk Telefon har været bekendt med udgivelsen af telefonguiden siden 1994, blev der først reageret i 2001. 

Aftalen med Anni Kjær Nielsen om udgivelse af en lokaltelefonguide for Aabybro Kommune kom i stand i 2000. Anni Kjær har fået vederlag for at lægge navn til udgivelsen af telefonguiden, men konceptet var Hanstholmpostens. Det var tanken at 
benytte sig af de selvstændige ugeaviser til markedsføring af lokaltelefonguiden i andre kommuner. Der er kun kommet en udgave af telefonguiden for Aabybro Kommune, og samarbejdsaftalen er nu opsagt. 

Pr. 1. marts 2003 er aktiviteterne i Hanstholmposten blevet solgt til De Bergske Blade, og selskabet har i den forbindelse ændret navn til Vipse A/S. Aktiviteten med udgivelse af telefonguiden er forblevet i Vipse A/S. 

Anni Kjær Nielsen har forklaret, at Aabybro-Posten er en lokal ugeavis, som hun har drevet i personligt regi siden januar 2000. 

Hun fik kontakt til Lars Steffensen gennem fælles bekendte. I samarbejdet om udgivelsen af lokaltelefonguiden var hun kontaktleddet til Aabybro Kommune. Desuden hjalp hun Lars Steffensen med at skaffe annoncørernes logoer, da disse typisk i for-
vejen var hendes kunder. Hun har ikke haft noget med udformningen af telefonbogen at gøre. Det var et færdigt koncept fra Hanstholmpostens side. Det var reelt Hanstholmposten, som udgav telefonbogen, men hende som lagde navn til. 

Hun blev meget forskrækket over brevet fra TDC og noget overrasket. For hende er "De Gule Sider" et begreb på linie med "Telefonbog".

Aftalen med Hanstholmposten er p.t. ophørt. Hun ønsker ikke at udgive en telefonbog i Aabybro, så længe denne sag verserer. 

Påstande

TDC har nedlagt følgende påstande: 

1. 
Det forbydes Hanstholmposten at anvende De Gule Sider som betegnelse for et fagregister i en lokaltelefonguide for Hanstholm Kommune, subsidiært skal Hanstholmposten anerkende, at selskabet ved udgivelse af fagregistre alene 
må anvende betegnelsen De Gule Sider som vist i sagens bilag 10 og efterfulgt af "Hanstholm Kommune". 

2. 
Hanstholmposten og Aabybro-Posten skal anerkende at være og at have været uberettiget til at anvende De Gule Sider som betegnelse for et fagregister i en lokaltelefonguide for Aabybro Kommune. 

3. 
Hanstholmposten og Aabybro-Posten skal betale 250.000 kr. til TDC med procesrente fra sagens anlæg den 16. januar 2002 til betaling sker. 

Hanstholmposten og Aabybro-Posten har nedlagt påstand om frifindelse og om, at TDC skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 1997 02567 er ugyldig. 

Over for denne selvstændige påstand har TDC påstået frifindelse. 

Parternes synspunkter

TDC's advokat har gjort gældende, at TDC havde opnået varemærkeret til DE GULE SIDER ved ibrugtagning forud for Hanstholmspostens benyttelse af samme betegnelse i 1995. TDC havde da benyttet DE GULE SIDER i mere end fem år som betegnelse for fagregistret i telefonbøger. Ordene havde allerede ved ibrugtagningen tilstrækkeligt særpræg til at opnå varemærkeretlig beskyttelse. I hvert fald er der i perioden frem til 1995 sket en sådan indarbejdelse af DE GULE SIDER, at ordene 
herved har opnået tilstrækkeligt særpræg som varemærke. DE GULE SIDER er i perioden blevet brugt som både ord- og figurmærke i telefonbøger, som er omdelt over hele landet. TDC har afholdt betydelige udgifter til markedsføring af DE GULE 
SIDER, bl.a. til reklamefilm på landsdækkende tv-stationer i årene fra 1992.

TDC har endvidere fra 1995 og fremefter til stadighed anvendt DE GULE SIDER og markedsført varemærket massivt. DE GULE SIDER havde da også ved registreringen som varemærke tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse efter varemærkelo-
ven, og det er i dag et af de mest velkendte varemærker i Danmark. 

Hanstholmposten og Aabybro-Posten har ikke godtgjort, at DE GULE SIDER som følge af varemærkeindehaverens forhold efterfølgende er blevet en almindelig betegnelse i branchen. Der er intet at bebrejde TDC, som konsekvent har brugt betegnel-
sen DE GULE SIDER med store begyndelsesbogstaver i hvert ord og i forbindelse med tegnet ®. Det indskærpes løbende over for TDC's medarbejdere, hvordan varemærket skal bruges, og TDC håndhæver konsekvent sine rettigheder til varemærket. 
TDC har således ikke fortabt sin varemærkeret til DE GULE SIDER i medfør af varemærkelovens § 28. 

Hanstholmposten har ikke i kraft af sin brug af De Gule Sider i en lokaltelefonbog for Hanstholm Kommune fra 1995 til 2001 opnået en selvstændig ret til dette varemærke. TDC reagerede inden rimelig tid efter, at man blev bekendt med Hanstholm-
postens krænkelse af TDC's varemærkeret. TDC burde ikke have fået kendskab til krænkelsen på et tidligere tidspunkt. Udgivelsen af telefonguiden var geografisk begrænset og skete i et oplag på kun 3.400 eksemplarer. Det fremgik ikke af telefon-
guidens forside, at man brugte betegnelsen De Gule Sider. Der kan ikke stilles krav om, at TDC årligt skal foretage en nøje granskning af alle 500 telefonbøger for at opretholde beskyttelsen af sit varemærke. TDC har således ikke i medfør af vare-
mærkelovens § 9 fortabt sin mulighed for at hindre Hanstholmpostens brug af De Gule Sider. Skulle retten finde, at TDC har udvist passivitet, må Hanstholmpostens brug af De Gule Sider i det mindste begrænses i overensstemmelse med TDC's sub-
sidiære påstand 1, jf. varemærkelovens § 10, stk. 2. 

Aabybro-Posten har som udgiver af lokaltelefonguiden for Aabybro Kommune tillige krænket TDC's varemærke. Det er uden betydning, at konceptet var Hanstholmpostens, og at parternes samarbejdsaftale i mellemtiden er ophørt. TDC påtalte Aa-
bybro-Postens brug af De Gule Sider hurtigt efter udgivelsen. Der foreligger ikke passivitet. 

Erstatningskravet svarer til 25.000 kr. for hvert år, hvor Hanstholmposten og Aabybro-Posten i deres lokaltelefonguide har benyttet navnet De Gule Sider. Dette er langt under, hvad TDC i givet fald ville have forlangt i licensafgift. Der må ved fast-
sættelsen af erstatningen tages hensyn til, at parterne er i et konkurrenceforhold, idet TDC også udgiver lokaltelefonbøger i hele landet. 

Hanstholmpostens og Aabybro-Postens advokat har gjort gældende, at TDC ikke har varemærkeret til DE GULE SIDER. Da TDC begyndte at benytte betegnelsen, var begrebet allerede kendt fra Tysklands "Gelbe Seiten" og les "Pages Jaunes" i Bel-
gien. Mærket manglede særpræg ved ibrugtagningen og har ikke opnået særpræg gennem indarbejdelse. Ordene er deskriptive og er i almindeligt sprogbrug den sædvanlige betegnelse for et fagregister i en telefonbog. Dette var også den oprindelige 
holdning i Patent- og Varemærkestyrelsen. Det fremgår endvidere af bevisførelsen, at TDC har været klar over, at DE GULE SIDER manglede særpræg. TDC har i markedsføringen af produktet konsekvent anvendt et figurmærke og et slogan. 

TDC har heller ikke efter registreringen af ordmærket DE GULE SIDER gjort en sådan brug heraf, at mærket har opnået særpræg. Registreringen af ordmærket DE GULE SIDER er derfor ugyldig og skal ophæves, jf. varemærkelovens § 28, stk. 1. 

Der er under bevisførelsen fremlagt eksempler på, at også andre i branchen opfatter betegnelsen "De Gule Sider" som en almindelig generisk betegnelse som alternativ til "Fagregister". Dette skyldes, at TDC ikke har gjort tilstrækkeligt for at beskytte sin registrerede varemærkeret. F.eks. reagerede TDC ikke over for Aalestrup Vejviser, selvom TDC hvert år fik tilsendt et eksemplar. TDC må desuden identificeres med en hver del af koncernen, herunder Jysk Telefon, som har været bekendt med 
lokaltelefonguiden for Hanstholm Kommune siden 1994. Alligevel reagerede TDC først i 2001. TDC's passivitet har betydet, at DE GULE SIDER er blevet til en almindelig betegnelse i branchen, således at det registrerede varemærke også af denne 
grund skal ophæves, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2.

TDC's passivitet i forhold til Hanstholmposten, som siden 1995 har udgivet lokaltelefonguiden for Hanstholm Kommune indeholdende De Gule Sider, bevirker under alle omstændigheder, at TDC har fortabt sin mulighed for at forbyde Hanstholm-
posten at benytte betegnelsen De Gule Sider, jf. varemærkelovens § 9. Det vil i den forbindelse ikke være rimeligt at begrænse Hanstholmpostens ret til at benytte De Gule Sider i medfør af varemærkelovens § 10, stk. 2. 

Aabybro-Posten skal frifindes, allerede fordi Aabybro-Posten ikke var udgiver af lokaltelefonguiden og ikke havde indflydelse på dens indhold. 

Der foreligger ingen dokumentation for TDC's erstatningskrav. Hanstholmposten var ikke i konkurrence med TDC i 1995, da den første lokaltelefonguide blev udgivet. TDC udgav på det tidspunkt kun store regionale telefonbøger. 

Sø- og handelsrettens afgørelse

TDC har med virkning fra den 17. oktober 1991 fået registreret et figurmærke med ordene DE GULE SIDER og sloganet FINDER DE DIG, FINDER DE DIG HER. TDC har endvidere med virkning fra den 23. januar 1996 fået registreret ordmærket 
DE GULE SIDER, efter at Patent- og Varemærkestyrelsen havde fundet, at DE GULE SIDER har opnået særpræg gennem indarbejdelse. 

Ordmærket DE GULE SIDER var imidlertid allerede taget i brug af KTAS i 1985 som betegnelse for et fagregister for Lolland-Falster og var blevet anvendt af KTAS og TDC´s øvrige forgængere fra begyndelsen af 1990´erne. DE GULE SIDER blev 
markedsført massivt i årene 1992-94 på TV med en jingle med sloganet SLÅ OP PÅ DE GULE SIDER - FINDES DET, FINDES DET HER, og hertil kommer, at ordmærket er en fremtrædende del af figurmærket, således at markedsføringen af figur-
mærket samtidig har indebåret brug og indarbejdelse af DE GULE SIDER som ord-
mærke. 

Retten finder, at DE GULE SIDER ved denne betydelige indarbejdelse har opnået et sådant særpræg, at ordmærket også forud for Hanstholmpostens første udgivelse i 1995 havde opnået beskyttelse som varemærke.

Særpræget er blevet fastholdt ved registrering af ordmærket og ved fortsat massiv markedsføring. Det er ikke godtgjort, at varemærket skulle være blevet til en almindelig betegnelse inden for branchen som følge af TDC´s virksomhed eller passivitet, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2. 

Hanstholmposten har gjort brug af De Gule Sider ved syv udgivelser af lokaltelefonguiden, indtil TDC gjorde indsigelse. Lokaltelefonguiden dækkede alene Hanstholm Kommune og kom i et oplag på kun 3.500 eksemplarer. De Gule Sider blev ikke brugt på omslaget af telefonguiden, men alene inde i guiden. TDC burde under disse omstændigheder ikke have opdaget brugen af TDC´s varemærke på et tidligere tidspunkt end efteråret 2001. 

Aabybro-Posten lagde navn til udgivelsen af lokaltelefonguiden for Aabybro Kommune 2001 og er derfor ansvarlig for brugen af mærket De Gule Sider. 

Retten tager derfor TDC´s principale påstand 1 og påstand 2 til følge, og TDC frifindes for de sagsøgtes ugyldighedspåstand. 

Hanstholmposten og Aabybro-Posten skal betale TDC et rimeligt vederlag, jf. varemærkelovens § 43. De udgivne telefonguider er udkommet i mindre oplag og er kun omdelt i et begrænset geografisk område. Vederlaget fastsættes derfor skønsmæssigt 
til 50.000 kr. Af dette beløb skal 45.000 kr. betales af Hanstholmposten og 5.000 kr. af Hanstholmposten og Aabybro-Posten in solidum. 

I det indbyrdes forhold mellem Hanstholmposten og Aabybro-Posten skal Hanstholmposten endeligt bære også de sidstnævnte 5.000 kr., idet udgivelsen af telefonguiden er sket på grundlag af Hanstholmpostens koncept, og idet Aabybro-Posten kun har spillet en underordnet rolle i forbindelse med krænkelsen af TDC's ret. 

THI KENDES FOR RET:
Det forbydes Vipse A/S (tidl. Hanstholmposten A/S) at anvende De Gule Sider som betegnelse for et fagregister i en lokaltelefonguide for Hanstholm Kommune. 

Vipse A/S og Aabybro-Posten v/Anni Kjær Nielsen skal anerkende at være og at have været uberettiget til at anvende De Gule Sider som betegnelse for et fagregister i en lokaltelefonguide for Aabybro Kommune. 

Vipse A/S skal betale 45.000 kr. til TDC Forlag A/S med tillæg af procesrente fra den 16. januar 2002, til betaling sker, og 18.000 kr. i sagsomkostninger. 

Vipse A/S og Aabybro-Posten v/Anni Kjær Nielsen skal én for begge og begge for én betale 5.000 kr. til TDC Forlag A/S med procesrente fra den 16. januar 2002, til betaling sker, og 2.000 kr. i sagsomkostninger. I det indbyrdes forhold mellem Vipse 
A/S og Aabybro-Posten er det Vipse A/S, der endeligt skal betale disse beløb. 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage. 

Uffe Thustrup 
Elmer Bjarne Egedal
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den