varemærkeret / ompakning

Dom i sagen V-85-02

Fischerwerke Artur Fischer GmbH
(advokat Christian Akhøj) 

mod 

Expandet Screw Anchors A/S
(advokat Mads Berendt) 

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Expandet Screw Anchors A/S (i det følgende: Expandet) har krænket Fischerwerke Artur Fischer GmbHs (i det følgende: Fischer) varemærkeret og handlet i strid med god markedsføringsskik ved aktivt at have bistået forhandlere med at ompakke Fischer-produkter fra Fischer-æsker til Expandet-æsker og senere til neutrale æsker, som blev 
placeret mellem Expandet-æsker, har Fischer nedlagt følgende påstande: 

1. Det forbydes Expandet at ompakke varer, der er forsynet med Fischers varemærker til Expandet-æsker og til neutrale æsker som vist i sagens bilag 6 og 9. 2. Expandet skal betale 100.000 kr. i vederlag og erstatning med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. maj 2002.

3. Expandet skal betale en bøde af en størrelse efter rettens nærmere bestemmelse for forsætlig krænkelse af Fischers varemærke. 

Expandet har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagsfremstilling

Fischer producerer befæstigelseselementer og har ordmærket FISCHER og disse 2 figurmærker registreret som varemærker: 

Fischer var eneleverandør til HT Defta A/S (i det følgende: Defta) af befæstigelseselementer frem til den 1. januar 2002, hvor Defta skiftede leverandør til Expandet. I forlængelse af leverandørskiftet fandt Fischer ud af, at Betonanker FBN, produktnum-mer FBN 10/50 +58/125, art.nr. 45 153 med indstøbt Fischer-varemærke, og Karmplug FUR, produktnummer FUR 10x115 T, art. Nr. 88 760 med indstøbt Fischer-varemærke var blevet taget ud af Fischers egne produktæsker, som var blevet brudt op, og derefter lagt over i Expandet-æsker for lignende produkter og derefter udbudt til salg.

Fischer fremsatte i januar 2002 indsigelse imod ompakningerne til Expandet-æsker. Expandet ompakkede herefter Fischers produkter til neutrale æsker, hvor alene produktets generiske betegnelse sammen med styktallet, men ikke noget varemærke, var angivet (i sagen benævnt: bilag 9). Også denne ompakning fremkom Fischer med indsigelser mod. Fischers æsker er røde og hvide med påtrykte varemærker. Æskerne er aflukkede og forseglede med et mærke, der sikrer, at kassen købes uåbnet. På æskerne er påtrykt produkt- og artikelnummer, og betonanker henholdsvis karmplug er afbildet med angivelse af dimensi-
oner, maksimal belastning og kortfattet brugsanvisning. På æsken for betonankeret findes tillige et CE-godkendelsesmærke. 
Expandets æsker er lyseblå og hvide og forsynet med Expandets varemærke. På æskerne er produkterne afbildet sammen med en brugsanvisning, et skema og officielle godkendelsestegn (i sagen benævnt: bilag 6).

Under domsforhandlingen er gennemgået en planche med sammenlignelige befæstigelseselementer fra forskellige producenter, herunder fra Fischer og Expandet. 

Forklaringer

Administrerende direktør for Fischers datterselskab i Danmark, Knud Mejer Hansen, har forklaret, at Fischer er markedsledende både på det professionelle og på det private marked, hvilket bl.a. fremgår af en brugerundersøgelse, Fischer har fået foretaget. Fischer bruger mange ressourcer på, at Fischer forbindes med kvalitet og som et produkt, der altid lever op til tekniske standarder, hvilket er en af grundene til, at Fischers varemærke er indgraveret i selve produkterne, og at der er påtrykt tekniske specifikationer og brugervejledning på selve æskerne. Emballagen med produktspecifikationerne er en vigtig del af Fischers markedsføring, og det er vigtigt for Fischer, at forhandlerne sælger befæstigelseselementerne videre i uåbnede æsker. Det er muligt at købe Fischers produkter enkeltvis, men i så fald er de sat på et blisterkort, hvorpå Fischers varemærke findes sammen med en vejledning om produktet.

Der er stor forskel på Fischers og andre producenters produkter, selv om de ser ens og umiddelbart sammenlignelige ud. På grund af tekniske og materialemæssige forskelle kan f.eks. befæstigelseselementernes udtrækningsværdi variere, og en del af Fischers produkter er derudover patenteret. Det er kutyme i branchen, at man ved forhandlerskifte køber alle konkurrentens produkter ud af butikken, således at det kun er den nye leverandørs varer, der sælges. Expandets ompakning af Fischers produkter til Expandet-æsker, således at Fischers produkter blev solgt som Expandet-produkter, har utvivlsomt skabt markedsforstyrrelse. Også ompakningen til neutral æske har skabt markedsforstyrrelse, idet Fischers produkter på den måde er blevet fremstillet som et discountprodukt fra Fjernøsten og præsenteret blandt Expandets produkter. Direktør i Expandet, Laus Mortensen, har forklaret, at Expandet har ca. 50% af forhandlermarkedet i Danmark. Det er sjældent, at forskellige producenters produkter findes i samme byggemarked.

Expandets produkter, der er sammenlignelige med de to Fischer-produkter i sagen, er ikke fremstillet på samme måde som Fischer-produkterne, men udfylder samme funktion. Der kan således godt være forskel på de tekniske specifikationer, men en almindelig bruger vil ikke opleve nogen forskel.

Vejledningen på Fischer-æskerne indeholder kun oplysninger om produktets effektive forankringsdybde, men indeholder ingen oplysninger om trækstyrken, opsætning og materialet, hvori befæstigelseselemenerne isættes, hvilket har stor betydning for befæstigelseselementernes udtrækningsværdi. Vejledningen på Fischer-æskerne kan derfor ikke være fyldestgørende. At Fischers betonanker er CE-mærket betyder, at produktet er i overensstemmelse med en europæisk standard. Det er ikke alle produkter, der kan eller skal CE-mærkes. Expandet har CE-mærke på de produkter, hvor det kræves. Han kender ikke nogen kutyme for, at en ny leverandør køber det konkurrerende produktsortiment ud af butikkerne i forbindelse med et leverandørskifte. Til gengæld har han set ordninger med glidende overgang af leverandører, hvor forhandlerne i en periode har haft to 
leverandører, så der stille og roligt kunne sælges ud af det gamle lager. Defta havde et stort lager af Fischer-produkter, som Expandet ikke var interesseret i at købe til den pris, Defta ville have for det. Udgangen på forhandlingerne blev, at produkterne skulle pakkes om. På grund af Deftas ønske om et ensartet varespejl, blev Fischers produkter i første omgang solgt som Expandet-produkter. 

Teknisk chef hos Fischer, Ulrik Nielsen, har forklaret, at der er tekniske godkendelser på alle Fischers produkter. Et metalanker, der skal indbygges permanent i en bygning, skal f.eks. være CE-mærket. Et CE-mærket befæstigelseselement er præget med et bogstav, som angiver, hvorledes det installeres korrekt. 

Salgschef hos Expandet, Normann G. Carlsen, har forklaret, at han indgik aftalen om leverandørskiftet med Defta. I forbindelse med leverandørskiftet blev alle Fischer-æsker flyttet til Deftas håndværkerbutikker, hvor varerne i første omgang blev stående i Fischer-æsker. Først omkring marts 2002 fandt ompakningen til Expandet-æsker sted. Efterfølgende blev befæstigelseselementerne lagt i neutrale æsker. Produkter med SB-kort (selvbetjeningskort) blev købt og destrueret af Expandet. Enkelte Fischer-varer i Fischer-æsker blev fjernet fra hylder og sat på paller, hvor de blev solgt som restparti med tilskud fra Expandet. Ompakningen var led i aftalen om leverandørskifte og den billigste løsning på problemet med, hvordan Defta kom af med sit store Fischer-varelager uden at skulle ødelægge butikkernes varespejl ved at have forskellige producent-æsker stående ved siden af hinanden. Expandet hjalp til med ompakningen af Fischer-produkterne, men har aldrig ejet produkterne, ligesom produkterne aldrig har været forbi Expandets lager.

Det er kutyme i branchen enten at købe hele varelageret eller at pakke om i forbindelse med leverandørskifte. 

Parternes synspunkter

Fischers advokat har gjort gældende, at Fischer er et velkendt varemærke. Hvert eneste af Fischers produkter er mærket med Fischers varemærke, hvilket er gjort for at give slutbrugeren en tryghed om produktet, idet Fischer fokuserer på, at Fischers produkter skal være sikre kvalitetsvarer. Dette giver sig også til udtryk på Fischers æsker, hvor brugsvejledninger og CE-mærke mv. er angivet. Ved at fjerne befæstigelseselementerne fra Fischers æsker og lægge dem over i Expandet-æsker og neutrale æsker har Expandet, som er konkurrent til Fischer, aktivt bistået med at fjerne Fischers varemærke og vareidentitet og at foretage en co-branding, der alene har haft til formål at give Expandet en kommerciel fordel. Ompakningen har været ganske unødvendig og fuldstændigt illoyal. Expandet har på egen hånd bestemt, hvordan Fischers produkter skulle tage sig ud hos forhandlerne og slutbrugerne og har egenhændigt ændret og forringet Fischers produkter betydeligt samt skabt væsentlig risiko for forveksling. Expandet har dermed krænket Fischers varemærkeret, jf. varemærkelovens §§ 4 og 6, stk. 2. Expandet har tillige snyltet på Fischers varemærke og den betydelige goodwill, der er knyttet hertil, hvorfor Expandets handlinger endvidere er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5. Expandet skal derfor betale vederlag og erstatning for det tab, Fischer har lidt ved den markedsforstyrrelse, som ompakningen har medført, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13. Varemærkekrænkelsen er både grov og tilsigtet, og der er derfor grundlag for at idømme Expandet bøde. 

Expandets advokat har gjort gældende, at Expandet aldrig har ejet eller markedsført Fischers produkter i ompakket stand, og at ompakningen derudover ikke blev foretaget af Expandet. Såfremt retten skulle komme frem til, at dette er uden betydning for sagen, har Expandet ikke anvendt Fischers varemærke på egne skruer og æsker eller lagt Expandets befæstigelseselementer ned i Fischers æsker. Der er således ikke tale om erhvervsmæssig brug af Fischers varemærke, og Expandets handlinger er derfor ikke omfattet af varemærkelovens § 4.

Efter dansk varemærkeret er det efter Expandets opfattelse lovligt at fjerne et varemærke fra et produkt, hvilket er, hvad Expandet har gjort ved ompakningen. Det er kun i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor emballagen angiver lovpligtige oplysninger om produktet, at en producent kan påtale en ændring af den originale emballage. Fischers æsker indeholder ingen lovplig-tige oplysninger, og da Fischers varemærke er indføjet i hvert enkelt af produkterne, kommer slutbrugeren ikke herved i tvivl om varens oprindelse. Varernes stand er hverken ændret eller forringet ved ompakningen, jf. varemærkelovens § 6. Den ompakning, der er sket i denne sag, kan ikke sidestilles med den ompakning, som EF-Domstolen har udtalt, er forbudt ved parallelimport af lægemidler. Expandet har ikke benyttet sig af Fischers kendetegn og har ingen grund til at snylte på Fischers varemærke og den dertil knyttede goodwill. Baggrunden for, at ompakningen fandt sted, var, at forhandlerne ønskede, at deres varespejl fremstod ensartet. Fischer har ikke påvist at have lidt noget tab, og der er ikke grundlag for, at Expandet skal betale erstatning eller vederlag eller idømmes nogen bøde. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Fischers befæstigelseselementer må efter rettens opfattelse anses for markedsledende og Fischers varemærker for velkendte. 
Det lægges til grund, at Expandet aktivt medvirkede til, at der blev foretaget indgreb i Fischer-produkter, som var leveret til Deftas butikker. Dels blev Fischers forseglede æsker med Fischers varemærke brudt op, og indholdet lagt over i æsker med Expandets varemærke, dels blev indholdet senere, da Fischer havde gjort indsigelse, lagt over i neutrale hvide æsker, som blev placeret mellem Expandet-produkter. Varemærkelovens § 6 gennemfører Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF) (i det følgende: varemærkedirektivet) artikel 7 om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og skal fortolkes i lyset af denne bestemmelse og i overensstemmelse med EF-domstolens praksis herom. 
EF-domstolen har i dom af 23. april 2002 i sag C 143/00, Boehringer Ingelheim KG mod Swingward Ltd m.fl., i overensstemmelse med sin faste praksis udtalt, at "...varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling.

Denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er påvirket. Den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til det særlige formål med varemærkeretten (også kaldet »varemærkerettens særlige genstand«), og det er derfor ifølge artikel 30, første punktum, TEF begrundet at tilkende indehaveren en ret til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden indehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage..." (præmis 12-13).

Sagen angik ompakning af lægemidler, og i præmis 30 udtalte Domstolen, at "...varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig ompakningen af lægemidler, der er forsynet med hans varemærke, under hensyn til risikoen for oprindelsesgarantien henhører under det særlige formål med varemærkeretten. Ifølge denne retspraksis er det ompakningen af lægemidler, forsynet med varemærket, der i sig selv er til skade for det særlige formål med varemærkeretten, og det er ikke nødvendigt i den forbindelse at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft.".

Endvidere udtalte domstolen i præmis 34, at "[d]et fremgår således af fast retspraksis, at den ændring, som enhver ompakning af et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer, og som i sagens natur medfører en risiko for at skade lægemidlets oprindelige tilstand, kan forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre ompakningen er nødvendig for at kunne mar-
kedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet...".

Det bemærkes, at dommen, ligesom en række andre EF-domme, angår lægemidler, men at de regler, dommen fortolker, er generelle og således også omfatter varer som dem, der er tale om i denne sag. Som det fremgår af EF-domstolens praksis, skal varemærkeloven, navnlig §§ 4 og 6, i lyset af de tilsvarende regler i varemærkedirektivet, navnlig artikel 5 og 7, fortolkes således, at fjernelse af et varemærke i form af ompakning og fjernelse af det originale varemærke (såkaldt de-branding) i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret. Påsætningen af Expandets varemærke på Fischers produkter efter ompakningen udgør en selvstændig yderligere varemærkekrænkelse, og det samme må under de foreliggende omstændigheder antages at gælde placeringen af Fischers ompakkede produkter i hvide æsker blandt Expandets produkter, idet dette har skabt risiko for forveksling mellem Fischer og Expandet, herunder at der er forbindelse mellem varemærkerne.

Det bemærkes herved, at Fischers produkter ikke blot bærer Fischers mærke på den æske, der normalt er en integreret del af Fischers produkter med brugsvejledning, CE-mærke mv., men tillige på hvert enkelt befæstigelseselement, således at brugen af Expandetæsker til pakning af Fischers befæstigelseselementer og placeringen af neutrale æsker med Fischers produkter indlagt mellem Expandetæsker har indebåret en egentlig co-branding. Såvel ompakningen og denne senere markedsføring er endvidere i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Salget af Fischers produkter i og blandt Expandet-æsker har bevirket forvirring på markedet og markedsforstyrrelse. Expandet skal herefter betale erstatning og et rimeligt vederlag til Fischer, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, som efter et samlet skøn fastsættes til 100.000 kr.

Varemærkekrænkelser som den foreliggende er af civilretlig karakter, og retten finder, at det kun undtagelsesvis bør komme på tale at idømme bøde i sådanne sager. Expandet har imidlertid forsætligt og aktivt bidraget til den foretagne varemærkekrænkelse, som er særdeles grov, og retten finder derfor, at der i denne sag undtagelsesvist bør idømmes en bøde, jf. varemærkelovens § 42, stk. 1, jf. stk. 3, der passende findes at kunne fastsættes til 25.000 kr. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbydes Expandet Screw Anchors A/S at ompakke varer, der er forsynet med Fischerwerke Artur Fischer GmbHs varemærker til Expandet-æsker og til neutrale æsker som vist i sagens bilag 6 og 9. Expandet Screw Anchors A/S skal inden 14 dage betale Fischerwerke Artur Fischer GmbH 100.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 23. maj 2002 samt sagens omkostninger med 30.000 kr.

Expandet Screw Anchors A/S skal betale en bøde på 25.000 kr., der tilfalder statskassen. For bøden fastsættes ingen forvandlingsstraf. 


Søren Rathmann Elmer. 
Allan Suhrke 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den