Varemærkelighed ELITE

Dom i sagen V-117-08

Elite Licensing Company SA
(advokat Lars Karnøe)

mod

Elite NYC ApS
og
House of Scandinavian Care ApS
(begge advokat Janne Glæsel)


Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet, om Elite NYC ApS (herefter Elite NYC) og House of Scandinavian Care ApS (herefter HOSC) ved salg og markedsføring af produkter under varemærket ELITE NEW YORK krænker Elite Licensing Company SA's (herefter Elite Licensing) vare-
mærkerettigheder eller har overtrådt markedsføringsloven.

Påstande
Elite Licensing har nedlagt følgende påstande:

- 2 -


1.
Principalt:
Elite NYC og HOSC forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter om-
fattet af Niceklassifikationens klasse 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28
og 32 og/eller serviceydelser omfattet af Niceklassifikationens klasse 35, 38, 41, 42, 43
og 44, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af ordet ELITE som et
kendetegn eller del af et kendetegn.

Subsidiært:
Elite NYC og HOSC forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter om-
fattet af Niceklassifikationens klasse 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28
og 32 og/eller serviceydelser omfattet af Niceklassifikationens klasse 35, 38, 41, 42, 43
og 44, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af varemærket ELITE
NEW YORK.

2.
Elite NYC skal anerkende, at registreringen af Elite NYC's danske varemærke VR 2004
04138, ELITE NEW YORK <figur> er ugyldig og skal udslettes af Varemærkeregisteret.

3.
Elite NYC og HOSC skal in solidum betale et rimeligt vederlag på 562.500 kr. med pro-
cesrente fra sagens anlæg den 28. november 2008.

Elite NYC og HOSC har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen
Elite Licensing Company SA
Elite Licensing Company SA er en del af Elite-koncernen, som blev etableret i 1972 i Paris.
Elite-koncernen driver modelbureau og driver herudover merchandiseaktiviteter via Elite
Licensing Company SA.
Elite-koncernen åbnede i 1977 et modelbureau i New York, og koncernen har i en peri-
ode haft sit hovedkontor på bureauet i New York. Koncernen har i dag bureauer i 36 lande
og afholder årligt modelkonkurrencen ELITE MODEL LOOK.

- 3 -


Elite Licensing er med virkning for Danmark indehaver af blandt andet følgende va-
remærkeregistreringer:

CTM 000345926, ELITE MODELS FASHION <figur>, klasse 3, 14, 16, 18, 25, 28 og 40
(registreret 7. august 1996):








CTM 000383109, ELITE MODEL LOOK <figur>, klasse 41 (registreret 23. oktober 1996):









CTM 000749770, ELITE MODEL LOOK <ord>, klasse 3, 16 og 36 (registreret 11. februar
1998)







CTM 001469873, ELITE MODELS FASHION <figur>, klasse 8, 20 og 21 (registreret 10. ja-
nuar 2000):







CTM 002143915, ELITE MODELS STUDIO <ord>, klasse 42 (registreret 14. marts 2001)

MP 776586, ELITE MODELS STUDIO <figur>, klasse 3 (registreret 5. marts 2002):

- 4 -


CTM 003966471, MISS ELITE <ord>, klasse 9 og 18 (registreret 22. juli 2004)

CTM 004 144961, ELITE MODEL SUN <ord>, klasse 3 og 5 (registreret 19. november
2004)

CTM 0041 78596, ELITE BEAUTY STUDIO <figur>, klasse 41 og 44 (registreret 25. no-
vember 2004):







CTM 004 747929, ELITE MODELS ACADEMY, klasse 35, 38 og 41 (registreret den 18.
november 2005):








Patent og Varemærkestyrelsen afslog den 26. august 2008 designeringen af Danmark af
Elite Licensing's internationale registrering nr. 949195 af ordmærket "elite" under henvis-
ning til manglende særpræg for alle varer og tjenesteydelser. Mærket er efterfølgende regi-
streret som figurmærke, men er ikke påberåbt under sagen.

Elite Licensing har i 2004 indgået licensaftaler med blandt andet Société ABC PARTI-
CIPATIONS og JEANNE ARTHES S.A. omfattende parfumerivarer. Af licensaftalerne frem-
går royaltysatser mellem 5 og 6 % og minimumroyalties.

Der er fremlagt et omfattende materiale vedrørende modelkonkurrencen Elite Model
Look fra 1986 til 2005, herunder for de danske modelkonkurrencer afholdt i 1999, 2004 og
2005 og forskellige presseklip herfra samt artikler fra Berlingske Tidende og magasinet Sire-
ne, idet konkurrencerne i 2004 og 2005 blev holdt sammen med magasinet Sirene. Der er
endvidere fremlagt eksempler på brug af mærkerne Elite Beauty Studio, Elite Fashion Aca-
demy, Elite Prague, Elite Barcelona, Elite Model Management Stockholm, Elite New Faces

- 5 -

Portugal Elite Model Fashion Elite Men's Fashion Elite Models' Studio og fakturaer fra Eli-
te Model Management fra 2006 og 2007 til formentlig en fransk kunde. Bilagene, bortset fra
de sidstnævnte, er udaterede, og det fremgår ikke, i hvilke lande de er anvendt.

Der er endvidere fremlagt udskrift af 21. november 2008 fra produktkatalog fra ELITE
WORLD's hjemmeside udvisende fotos af blandt andet parfume smykker solbriller be-
klædning og hårplejeprodukter i form af hårbørste og hårtørrer, samt udateret katalog fra en
licenstager vedrørende Elite Model Look parfume, udskrift fra Wikipedia om Elite Model
Management, udskrifter fra elitemodels.com og en liste over de 100 Best Global Brands, hvil-
ken liste Elite Licensing ikke figurerer på.

Herudover har der været fremlagt afgørelser i andre sager med indsigelser mod Elite
Licensing's mærker, hvor Elite Licensing har argumenteret for, at ordet ELITE er en alminde-
lig engelsk term med svag grad af særpræg.


Elite NYC og HOSC
HOSC er stiftet den 22. februar 2002. Selskabets formål er salg, markedsføring og distribution
af produkter indenfor kategorien personlig pleje.
Elite NYC er stiftet den 9. september 2006. Selskabets formål er udvikling og markeds-
føring af og handel med parfume og andre produkter under navnet Elite samt anden dermed
beslægtet virksomhed.
Den 26. april 2003 indleverede HOSC dansk ansøgning for ordmærket ELITE for varer
i klasse 3, 21 og 25. Ansøgningen blev afslået af Patent- og Varemærkestyrelsen den 2. juni
2003 under henvisning til manglende særpræg.

HOSC indgav herefter den 13. oktober 2003 ansøgning om registrering af figurmærket
ELITE for varer i samme klasser, hvilken ansøgning også blev afslået den 19. november 2003
af Patent- og Varemærkestyrelsen på grund af manglende særpræg.
Elite NYC, c/o HOSC ansøgte den 22. september 2004 Patent- og Varemærkestyrelsen
om registrering af figurmærket ELITE NEW YORK for varer i klasse 3 (sæbe, parfumeri, æte-
riske olier, kosmetiske præparater, hårvand), klasse 9 (briller, solbriller), klasse 18 (kufferter,
rejsetasker, paraplyer), klasse 21 (beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed,
kamme og svampe, børster)) og klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklæd-
ning). Figurmærket, som blev registreret den 16. december 2004 under nr. VA 2004 0413, ser
således ud:

- 6 -










Den 20. juni 2005 indleverede HOSC EU-ansøgning om registrering af figurmærket
ELITE NEW YORK for varer i klasse 3, 9, 18 og 25. EU-varemærkeansøgningen, CTM
004502019, blev under sagen overdraget fra HOSC til Elite NYC.
Elite Licensing gjorde den 23. marts 2006 indsigelse mod registreringen af figurmærket
ELITE NEW YORK.
OHIM afslog den 13. november 2007 ansøgningen vedrørende ELITE NEW YORK, idet
figurmærket fandtes forveksleligt med Elite Licensing's figurmærker Elite Models' Fashion
og Elite Models' Studio samt ordmærke Miss Elite HOSC og Elite NYC fremkom ikke med
indlæg under indsigelsessagen og påklagede ikke afgørelsen.
Den 22. september 2008 sendte Elite Licensing via sin varemærkeagent en påkravsskri-
velse til Elite NYC med krav om ophør af salg og markedsføring af produkter med navnet
ELITE mm. Kravet blev i brev af 8. oktober 2008 afvist af Elite NYC's advokat.

Vedrørende markedsføringen og salget af ELITE NEW YORK-produkter har der været
fremlagt udskrifter fra HOSC's hjemmeside udskrift fra Ugeavisen Varde udskrift fra
hjemmesiden unicare-nordic.com og kvitteringer for køb af ELITE NEW YORK-produkter i
Bilka i september 2008.

Øvrige oplysninger
Der er fremlagt eksempler fra Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, hvoraf det fremgår,
at styrelsen i en række tilfælde har registreret "ELITE"-ordmærker fra andre rettighedshave-
re men også at styrelsen i en række andre tilfælde har afvist "ELITE"-mærker fra registre-
ring.

Der har endvidere været fremlagt udskrift fra CVR-registeret over andre virksomhe-
der, hvis navn indeholder ordet ELITE, samt udskrift fra Wikipedia med oplysninger om, at
New York er en af de fem mode-hovedstæder.

- 7 -


Endelig har der været fremlagt udskrifter af ordbøger og udskrift fra Wikipedia, hvor-
efter en elite defineres som "den bedste og dygtigste af en bestemt gruppe personer"

Forklaringer
Andrew Gleeson har forklaret, at han er Board Director og Chief Financial Officer hos Elite
World, der er moderselskabet i Elite Group. Elite Licensing er et datterselskab. Han beskæf-
tiger sig med finans, legal affairs og administration og har været i koncernen siden 2006. Eli-
te-koncernen beskæftiger sig med tre aktiviteter: modelbureauer under Elite Management,
konkurrencen Elite Model Look samt Elite produkter. De sælger ikke som sådan produkter,
men giver licens til produkter.

Elite Group blev stiftet i 1972 i Paris og blev hurtigt et internationalt foretagende. Elite
blev berømt i 1980'erne og 1990'erne og da brandet blev stærkt stiftedes Elite Licensing i
1998 med det formål at være manager af licenser af firmanavnet inden for den generelle mo-
deverden for kvinder.

Elite Group har en samlet omsætning på 36 mio hvoraf 30 mio vedrører model-
lerne 5 mio produkterne og 1 mio vedrører modelkonkurrencen

De har et agentur i Danmark, Elite Copenhagen, der tidligere har været licenstager. I
marts 2009 købte Elite World selskabet, som i dag ejes 100 %. Der var et samarbejde mellem
Elite Copenhagen og Scandinavian Models, og Elite Copenhagen var et af de første agenturer
fra 1970'erne

Elites modelkonkurrence startede i 1983. Der afholdes ca. 60 nationale konkurrencer år-
ligt, herunder en national konkurrence i Danmark, som er et godt marked for nye modeller.
Efter de nationale konkurrencer afholdes en international konkurrence. Der er licensproduk-
ter primært i Vest-Europa og Nordamerika, og der er netop blevet tegnet Concept Store nr.
250 i Kina. Der sælges kosmetik/parfume i alle disse lande.

Når Elite giver licens, lægger de vægt på, at licens kun gives til kvalitetsprodukter. De
kalder det "affordable luxery" De forsøger således at beskytte deres brand image når de
vælger licenstagere, og de holder løbende øje med licenstagerne og holder møder med dem.
Licensprodukterne sælges ikke i supermarkeder. De to fremlagte licensaftaler er de eneste to
licenser vedrørende shampoo og parfume, der er givet. Han ved ikke, hvor mange produkter

- 8 -

af shampoo og parfume, der er solgt i DK i 2004. Den generelle licensafgift er 5-8 %. Det af-
hænger af det geografiske område og produktet, om der er en minimumroyalty.

De refererer altid til selskabet og brandet som "Elite" Når der tales om et bureau tilfø-
jes navnet på byen, f.eks. Elite Copenhagen og Elite New York.

De har et stort antal varemærker, som er registreret i EU. De støder tit på krænkelser
eller ansøgninger om varemærker, der ligger tæt på deres mærker. Det er deres politik at re-
agere på dette og de bruger årligt omkring 500 000 i omkostninger herpå.

Elite Copenhagen samarbejdede med Scandinavian Models, som ikke var et modelbu-
reau, men administration for Elite Model. Disse to selskaber solgte ikke produkter, og deres
bureauer sælger slet ikke produkter i nogen lande.

Normalt har de sponsorer for konkurrencerne, og co-branding er ret sjælden. De har
dog en større co-branding med Rowenta inden for hårpleje. I Danmark har der været co-
branding med Sirene. Mange topmodeller er startet i Elites konkurrence, og forbrugerne as-
socierer produkterne med modelbranchen. De sælger drømmen om modeluniverset.

Henrik Olsson har forklaret, at han ejer holdingselskabet Capo Living, som ejer HOSC og Eli-
te NYC. HOSC blev stiftet i 2002 med det formål at drive virksomhed med varemærker in-
den for personlig pleje, enten ved licens eller med egne varemærker.

Han startede op i HOSC med et samarbejde med Stuhr, hvor han fik licens indenfor
hårpleje. Det skabte grundlaget for fremtidige licenser fra blandt andet Hummel og Red
Green. Han får mod betaling licens til at bruge disse varemærker, og der kan somme tider
være en minimumroyalty. Produkterne sælges via distributører i forskellige lande. I Dan-
mark har han tidligere brugt UNICARE Nordic, men i dag bruger han Frits Schur A/S. Pro-
dukterne sælges i butikker med personlig pleje, herunder Magasin, Matas og Dansk Super-
marked.

Da hans selskab havde fået know how og fundet gode ingredienser, ville han gerne la-
ve sit eget varemærke. Idéen til navnet ELITE kom sig af, at produktet netop bestod af gode
ingredienser. Han ville sælge drømmen om storbyen New York, hvilket der var plads til på
markedet, hvor de fleste markedsfører drømmen om Paris. Konceptet Elite NYC blev skabt i
2002.

- 9 -


Han brugte en ekstern designer til at designe mærket. Hun konstruerede nogle bogsta-
ver, der nærmest var et billede, og det var vigtigt at få New York med. Han ønskede elitære
produkter, og det skulle afspejles i navnet og produktet, at universet var New York og stor-
byen. Produkterne skulle fysisk minde om skyskrabere for at lede tanken hen på New York.
Derfor er der lavet en speciel emballage, f.eks. på shampooen. Når produkterne stilles sam-
men, ligner beholderne skyskrabere i New York. Han har i alt 14 produkter inden for parfu-
me og hårpleje. Når der laves nye duftserier, kaldes de noget andet, f.eks. Manhatten,
Broadway mv. Det er kernen i kommunikationen, at forbrugeren får drømmen om New
York. De har ikke ansigt på deres image, da de ikke vil personificere produktet, så deres
image er udelukkende New York.

Han kendte til Elite Models i 2002, men mente ikke, at det var problem i relation til
hans egen virksomhed. Der findes også en købmand, der hedder Elite, og en træningsdragt,
der hedder Elite. Han så bare ELITE som et kvalitetsstempel for noget, der var godt. Da han
havde betalt for at få lavet et kunstnerisk udtryk, ville han endvidere gerne have ELITE regi-
streret som varemærke, men det blev afslået på grund af manglende særpræg. Han kontak-
tede en advokat og fik at vide, at mærket skulle have særpræg, og han fandt ud af, at han
skulle have mere end logoet ELITE. Det passede fint, da ELITE NEW YORK var omdrej-
ningspunktet, og der blev tilføjet NEW YORK og et separationstegn. Produkterne er rosa,
hvide og guldfarvede. Duftens karakter bestemmer farven, således at et produkt med rosen-
duft kommes i en rosafarvet emballage. Han har ikke oplevet, at nogen har forbundet ham
med Elite Licensing eller Elite Model Look.

Da han havde opnået dansk varemærkeregistrering, indleverede Zacco på hans vegne
en EU-ansøgning. Han opfattede det som en formsag og blev overrasket over, at der kom
indsigelser. Han fik det råd at konvertere ansøgningen, og da han ikke er jurist, lyttede han
til sin rådgiver.

Elite NYC fremviste ultimo 2005 produkterne for Dansk Supermarked, men de kom
først fysisk på hylderne i august 2006. Produkterne sælges i dag i Føtex. Dansk Supermarked
har ca. 33 % af det vægtede salg i Danmark.
Der er fra august 2006 og til udgangen af 2008
samlet solgt ca. 250.000 produkter. Han er ophørt med slaget på grund af denne sag. Selska-
bet havde et underskud på en halv million i 2008, og et lille overskud i 2007. Det var ikke en
god investering. ELITE NEW YORK sælges kun i Danmark, og hvis man ikke er markedsført

- 10 -

i to-tre store lande, såsom Tyskland, Italien og Spanien, så hænger økonomien ikke sammen.
Han er aldrig stødt på Elite Model Fashion og Elite Model Look produkter i Danmark, kun i
Frankrig, og ham bekendt er der ikke distribueret sådanne produkter i Danmark.


Parternes synspunkter
Elite Licensing har gjort gældende, at Elite Licensing er indehavere af en familie af varemær-
ker, der er registreret i blandt andet klasse 3, 18 og 25, og som er i konstant udvikling. Alle
begynder med ELITE, blandt andet Elite Models Fashion og Elite Model Look, og eneste
undtagelse er mærket Miss Elite. Det er dokumenteret, at ELITE-mærkerne er brugt, og så-
danne familievaremærker nyder i henhold til praksis fra EU-domstolen en bredere beskyttel-
se, jf. blandt andet sagen C-234/06 P (Bainbridge), da forbrugerne vil antage, at der er en for-
bindelse mellem varemærkerne. Elite Licensing og Elite NYC's mærker har samme præfiks,
nemlig ELITE, og Elite NYC henviser på sin hjemmeside til, at Elite NYC's produkter udvik-
les for internationale varemærker og henviser til andre kendte varemærker, hvilket kan give
forbrugeren det indtryk, at Elite NYC's produkter er udviklet i samarbejdet med Elite Licen-
sing Company SA.
Elite Licensing's varemærker og Elite NYC's varemærke består alle af det visuelt og
auditivt dominerende ord ELITE, efterfulgt at to eller tre ord, der henviser til mode. Elite
NYC bruger New York som synonym for mode, og Elite Licensing har tidligere haft sit ho-
vedkontor i New York. Af Wikipedia fremgår endvidere, at New York er en af de fem tradi-
tionelle mode-hovedstæder i verden. Selv om der ved forvekslelighedsbedømmelsen skal
lægges vægt på en helhedsvurdering, fremstår ELITE som den dominerende, indledende be-
standdel i mærkerne. Graden af særpræg for ELITE er uden betydning i denne sammen-
hæng, idet selv et svagt element kan være en dominerende bestanddel i et varemærke.

Det har ikke betydning for forvekslelighedsbedømmelsen, hvis retten mod forventning
måtte finde, at ELITE som bestanddel i sig selv har en ringe grad af særpræg, jf. blandt andet
dommen i T-7/04 (Limoncello). For at et mærke ikke har særpræg, skal det være beskrivende,
hvilket ikke er tilfældet for ELITE. Ordet ELITE refererer ifølge ordbøgerne til en gruppe
personer, og en shampoo er ikke direkte beskrivende for en gruppe af personer. ELITE er
alene suggestivt og giver bestemte associationer, hvorfor mærket må have særpræg. Endelig

- 11 -

har WIPO Arbitration and Meditation Center i øvrigt i en lang række afgørelser slået fast, at
ELITE og familien af ELITE-varemærker er velindarbejdede i en global kontekst.

Elite NYC's brug af kendetegnet ELITE og ELITE NEW YORK skaber risiko for, at for-
brugerne forveksler Elite NYC's produkter med Elite Licensing, og da der endvidere er tale
om identiske varer, kan Elite Licensing forbyde Elite NYC's brug af mærket ELITE NEW
YORK, jf. varemærkelovens § 4. Elite NYC's registrering er ugyldig efter varemærkelovens §
15.

Sø- og Handelsretten er endvidere ved sin afgørelse af, om der foreligger forvekslelig-
hed i sagen, bundet af den afgørelse, som OHIM har truffet om det samme spørgsmål mel-
lem samme parter den 13. november 2007. Dette synspunkt har støtte i præamblen til EU-
varemærkeforordningens betragtning 1-3 og EU-varemærkedirektivets betragtning 8-10.
Synspunktet har yderligere støtte i loyalitetsforpligtelsen i fællesskabstraktatens artikel 10 og
en række afgørelser fra EU-domstolen, blandt andet C-344/98 (Masterfood). Når der er truffet
en afgørelse, må de enkelte medlemsstater følge trop, ellers vil varemærker nyde forskellig
beskyttelse i de forskellige lande. Elite NYC har ikke appelleret afgørelsen fra OHIM.

Skulle retten finde, at der ikke foreligger varemærkekrænkelse, gøres det subsidiært
gældende, at Elite NYC og HOSC i strid med markedsføringslovens § 1 og 18 har forsøgt at
snylte på Elite Licensing's renomme. Elite NYC og HOSC var ved indleveringen af ansøg-
ningen om registreringen af ELITE NEW YORK bekendt med Elite Licensing's velindarbej-
dede ELITE-varemærker.

Elite NYC og HOSC skal som følge af krænkelserne betale et rimeligt vederlag Elite Li-
censing. På baggrund Henrik Olssons forklaring må det lægges til grund, at der er solgt
250.000 produkter over tre år. De fremlagte licensaftaler dokumenterer Elite Licensing's
sædvanlige licens og minimumslicenser. På denne baggrund forekommer en minimumsli-
cens på 25 000 pr år ikke urimelig og licensafgiften for de tre år kan således opgøres til
75 000 svarende til påstandsbeløbet i påstand 3, nemlig 562.500 kr.

Elite Licensing har ikke været bekendt med brugen af mærket ELITE NEW YORK her
i landet før juni 2008. I perioden 23. marts 2006 til 13. november 2007 verserede indsigelses-
sagen mellem parterne ved OHIM i forbindelse med Elite NYC ' parallelle EU-
varemærkeansøgning vedrørende ELITE NEW YORK. Præklusionsfristen i varemærkelo-
vens § 8 og passivitetsfristen i § 9 er overholdt, idet Elite Licensing i september 2008 frem-

- 12 -

sendte et påkrav om ophør af brugen af varemærket, dvs. tre måneder efter Elite Licensing
var blevet bekendt med forholdet.

Elite NYC og HOSC har gjort gældende, at Elite Licensing ikke med de påberåbte varemær-
keregistreringer har opnået eneret til ordet ELITE for varer eller tjenesteydelser i de for sagen
relevante klasser. Ordet ELITE er i sig selv uden særpræg, idet det er et beskrivende ord,
som betyder "de bedste" og som dermed er egnet til at angive, at et produkt er af en bestemt
beskaffenhed. Elite Licensing har selv argumenteret for, at ELITE mangler særpræg i sager,
hvor Elite Licensing har været sagsøgt. ELITE kan sammenlignes med ord som "ekspert"
"super" og "mini" som også er ord, der angiver noget kvantitativt eller kvalitativt, og som
ikke opfylder grundbetingelsen om særpræg. ELITE er et almindeligt ord og et yderst trafi-
keret mærke. Sådanne almindelige ord skal ikke monopoliseres af en enkelt virksomhed, og
der er et betydeligt friholdelsesbehov af ordet, som optræder hyppigt i forskellige sammen-
hænge.

Elite Licensing's varemærker indeholder foruden ordet ELITE også andre ord eller fi-
gurelementer, der har givet mærkerne det til registrering nødvendige særpræg, og det er ik-
ke dokumenteret, at ordet ELITE er brugt i alenestilling.

Det bestrides, at Elite Licensing's mærker nyder en bredere beskyttelse som familie-
mærker. Ifølge EU-domstolen skal det element, der udgør familiemærket have særpræg, og
der skal være en ensartethed i mærkeopbygningen, således at den samme bestanddel genta-
ges. Elite Licensing's mærker opfylder ikke disse betingelser idet mærkerne ikke er særpræ-
gede, og der mangler konsekvens i de figurlige elementer, der er meget forskellige i opbyg-
ningen. Herudover er det ikke godtgjort, at de yderligere krav, herunder om reelt brug af
mærkerne, er opfyldt, jf. EU-domstolens dom i sag C 234/06 P (Bainbridge).

Patent- og Varemærkestyrelsen har en årelang praksis for at anse ordet ELITE for ikke
at have særpræg og har blandt andet afslået designeringen af Danmark i sagsøgers internati-
onale registrering nr. 949195 for ordet ELITE under henvisning til manglende særpræg. Elite
Licensing anmoder reelt Sø- og Handelsretten om at lave Patent- og Varemærkestyrelsens
årelange praksis om.

OHIM's afgørelse er forkert og kan sammenlignes med en udeblivelsesdom, idet Elite
NYC valgte ikke at argumentere sagen. OHIM-afgørelsen vedrørte Elite NYC's EU-

- 13 -

ansøgning, mens nærværende sag vedrører en dansk varemærkeregistrering. Det er en
kendsgerning, at der ikke er total harmonisering, og EU-varemærkesystemet er et uafhæng-
igt system. Elite Licensing's henvisninger til præamblen i forordningen og varemærkedirek-
tivet og synspunktet om, at enhedssystemet gør afgørelsen bindende for danske domstole
bestrides. Enhedssystemet indebærer, at særpræg skal vurderes på alle EU-sprog, og da ELI-
TE efter dansk retspraksis mangler særpræg burde Elite Licensing's EU-mærker, f.eks. Elite
Model Look og Miss Elite, slet ikke være registreret.

Sø- og Handelsretten er dermed ikke bundet af afgørelsen og kan anlægge en anden
forvekslelighedsvurdering end OHIM, som end ikke selv bundet af sine egne tidligere afgø-
relser. Vurderingen af særpræg og risikoen for forvekslelighed skal således i denne sag an-
lægges efter dansk ret.

Figurmærket ELITE NEW YORK er ikke forveksleligt med nogen af Elite Licensing's
mærker, og der er ikke risiko for, at forbrugerne opfatter parterne som forbundne på nogen
måde. Elite Licensing's mærker relaterer sig til modelverdenen, og det er ELITE MODELS og
ikke blot ELITE, der er bindeleddet til omsætningskredsen. Dette univers er radikalt forskel-
ligt fra det univers, ELITE NEW YORK søger at repræsentere.

Elite Licensing's varemærker indeholder som nævnt også andre ord eller figurelemen-
ter, der afviger betydeligt fra elementerne i ELITE NEW YORK mærket, hvorfor der ud fra
en helhedsvurdering af de visuelle, auditive og begrebsmæssige elementer ikke er en sådan
lighed mellem mærkerne, at de er forvekslelige. Det anførte gælder også, selv om Elite måtte
antages at have et vist helt beskedent særpræg.

Elite Licensing har ikke løftet bevisbyrden for, at Elite Licensing's varemærker var vel-
indarbejdet forud for registreringen af ELITE NEW YORK. Det materiale, som Elite Licen-
sing har fremlagt, vedrører modeller og modelvirksomhed, og der er ikke dokumenteret ve-
lindarbejdethed i klasse 3. Materiale efter 22. september 2004 kan ikke tages i betragtning.
Elite Licensing har således ikke noget juridisk grundlag for sin påstand om ugyldiggø-
relse af sagsøgtes varemærke eller grundlag for at kræve brugen af varemærket ELITE NEW
YORK ophørt.

Elite NYC og HOSC har heller ikke overtrådt markedsføringsloven. Det materiale, Elite
Licensing har fremlagt er af ældre dato eller udateret og vedrører modelkonkurrencer. De
fremlagte licensaftaler er først indgået og gældende efter Elite NYC's ansøgning om registre-

- 14 -

ring, og Elite Licensing har ikke dokumenteret en reel og aktuel tilstedeværelse på det dan-
ske marked i de relevante vareklasser. Elite NYC og HOSC hjemmesider er endvidere ikke
en e-butik til forbrugere, men blot et katalog. Det er ikke muligt at købe produkter via sider-
ne.

Elite Licensing har udvist passivitet ved først at udtage stævning den 28. november
2008, selv om selskabet allerede i juni 2005 var bekendt med og nedlagde indsigelse mod Eli-
te NYC's EU-ansøgning for samme varemærke, og idet Elite NYC lancerede sit produkt i
2007, jf. varemærkelovens §§ 8 og 9.

Elite NYC og HOSC skal ikke betale vederlag, da Elite NYC og HOSC hverken forsæt-
ligt eller uagtsomt har krænket Elite Licensing's varemærkeret eller handlet i strid med mar-
kedsføringsloven.

Sø- og Handelsrettens afgørelse
Ordet ELITE betyder oprindelig "den bedste og dygtigste af en bestemt gruppe personer"
men ordet bruges også som udtryk for noget kvalitativt; at noget er "det bedste" Ordet ELI-
TE er i sig selv ikke særligt distinktivt og har alene en svag grad af særpræg.

Ordet ELITE er den eneste gennemgående bestanddel af Elite Licensing's varemærker
der tillige indeholder andre ord eller figurelementer, der ikke er brugt konsekvent. Elite Li-
censing's varemærker kan derfor ikke tillægges beskyttelse som familiemærker.

Ved bedømmelse af om, der foreligger forvekslelighed bemærkes, at kun de af Elite Li-
censing før den 16. december 2004 i klasse 3 registrerede mærker kan indgå i bedømmelsen.

Disse mærker, der alle indeholder ordet model(s) og henholdsvis fashion, studio og
look, afviger betydeligt fra elementerne i figurmærket ELITE NEW YORK, idet der må bort-
ses fra den i begge mærker dominerende del Elite, der mangler særpræg.

Ud fra en helhedsvurdering af de synsmæssige, lydmæssige og begrebsmæssige ele-
menter i mærkerne finder retten derfor ikke, at der er en sådan lighed mellem ELITE NEW
YORK og Elite Licensing's mærker at mærkerne er forvekslelige eller at der antages en for-
bindelse mellem dem.

Elite NYC's og HOSC's påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Efter sagens udfalds skal Elite Licensing i sagsomkostninger til Elite NYC og HOSC be-
tale i alt 60.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

- 15 -



Thi kendes for ret:

Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS frifindes.

Inden 14 dage betaler Elite Licensing til Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS
60.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Bjarne Egedahl

Mette Christensen


Anders Madsen




(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 19. marts 2010