Uberettiget anvendelse af varemærke - Merck - Pharma

Dom i sagen V-103/1999

1) Merck & Co. Inc.
2) Merck Sharp & Dohme B.V.
3) Merck Sharp & Dohme (filial af
Merck Sharp & Dohme B.V.)
(Advokat Thomas Weincke)

mod

Cross Pharma A/S
(tidligere Cross Cimilar A/S)
(Advokat Johan Løje)


Sagen drejer sig om, i hvilket omfang Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (i det følgende: Merck) er berettiget til vederlag og erstatning for Cross Pharma A/S´ (i det følgende: Pharmas) uberettigede anvendelse af Mercks varemærke. Den uberettigede anvendelse er bl.a. foregået ved, at Pharma i forbindelse med parallelimport af lægemiddelsprodukter fra Merck har 1:1 ompakket og ommærket produkterne i emballage og med indlægssedler, der er påført Pharmas eget vare- og figurmærke bl.a. i sammenhæng med Mercks genanbragte varemærke. 

Pharma har erkendt den uberettigede anvendelse af Mercks varemærke.

Merck og Mercks produkter

Merck er i henhold til licensaftale og registrering i Patentdirektoratet indehaver af
varemærkerne i Danmark for produkterne MEVACOR, ZOCOR og PROSCAR, der
er registreret henholdsvis den 27. februar 1989, den 2o. maj 1989 og den 27. februar
1999.

Produkterne ZOCOR og MEVACOR er kolesterolnedsættende midler, og produktet
PROSCAR bruges til behandling af prostata.

På Mercks emballage til markedsføringen i Spanien til produkterne er flere steder på-
ført bogstavsforkortelsen "MSD" for producenten. På bagsiden af produktet PROS-
CAR og det ene sidestykke af ZOCOR er endvidere angivet producentens fulde navn
og adresse.

Pharmas parallelimporterede produkter

Pharma har i perioden fra begyndelsen af 2. kvartal 1997 til 31. august 1999 parallel-
importeret de ovennævnte produkter fra Spanien. Pharma har herefter ompakket pro-
dukterne i ny emballage af samme størrelse og med samme antal tabletter (1:1 om-
pakning), hvorefter produkterne er blevet solgt i Danmark.

Pharmas emballage til produkterne i Danmark er hvid. På forsiden, bagsiden og på
det ene sidestykke findes bl.a. Pharmas varemærke "Cimilar" efterfulgt af et figur-
mærke (logo) bestående af 2 gule parallelle buede streger. På forsiden og bagsiden er
vare- og figurmærket skrevet umiddelbart over Mercks varemærke (ZOCOR, PROS-
CAR eller MEVACOR) med samme eller lidt mindre skriftstørrelse og samme frem-
hævede skrifttype. Pharmas figurmærke er endvidere påført det ene endestykke i

- 3 -

umiddelbar sammenhæng med Mercks varemærke for det pågældende produkt. På
bagsiden er producenten angivet med bogstavsforkortelsen "MSD" uden fulde navn
og adresse, og herunder står importeret og ompakket af Cimilar A/S med angivelse af
dennes adresse.
Mercks protest mod Pharmas markedsføring

Merck protesterede den 23. juli 1999 overfor Pharma mod Pharmas markedsføring af
de ovennævnte produkter. Pharma reagerede ikke på denne protest.

Merck fremsendte herefter begæring af 13. august 1999 til Lyngby ret, hvor Merck
anmodede om fogedforbud mod Pharmas markedsføring af produkterne.

Som følge af Mercks forbudsbegæring tilbagekaldte Pharma de omhandlede produk-
ter fra apoteker og grossister den 31. august 1999, hvilket Pharmas advokat meddelte
Merck ved brev af samme dato. Begæringen om forbud blev herefter tilbagekaldt.

Forklaringer

Administrerende direktør i Pharma siden 2001, Thomas Holmstrøm har bl.a. forkla-
ret, at Pharma er en mindre medicinalvirksomhed, der fungerer som agenturvirksom-
hed uden egentlig produktudvikling. Pharmas omsætning på parallelimporterede læ-
gemidler udgør ca. 10 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 60 mio. kr. Pharma har
ikke tjent penge på parallelimport siden 1999, hvilket formentlig skyldes, at Pharma
er en meget lille aktør på dette marked. Pharma har ikke foretaget nogen form for
markedsføring eller brugt penge herpå. Pharma har dog påført sit vare- og figurmær-
ke på de ompakkede parallelimporterede produkter. Pharma er efter anlæggelsen af
denne sag ophørt med at bruge det gule figurmærke ved ompakninger.

Påstande

Merck har principalt påstået Pharma dømt til at betale 293.950 kr., subsidiært et min-
dre beløb, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 1999,
til betaling sker.

- 4 -

Pharma har heroverfor påstået frifindelse mod betaling af 35.000 kr. med tillæg af
rente fra rentepåstandens nedlæggelse i et processkrift af 26. september 2001, til
betaling sker.


Anbringender

Mercks advokat har gjort gældende, at Pharmas 1:1 ompakning er i strid med vare-
mærkelovens § 4. Ompakningen af produkterne har været mere vidtgående end nød-
vendigt. Det havde været tilstrækkeligt at forsyne de originale produkter med nye eti-
ketter og indlægssedler med de nødvendige oplysninger på dansk. Efter lovgivningen
skal importøren angives på produktet. På Pharmas emballage er Pharmas varemærke
og farvelagte logo imidlertid helt unødvendigt gengivet 3, henholdsvis 4 steder med
store typer. Efter Pharmas ompakning fremtræder produktet lige så meget som et
Pharma produkt som et Merck produkt.

Pharma har endvidere på sin egen emballage i strid med markedsføringslovens § 1
hele 3 steder sammenføjet sit vare- eller figurmærke med Mercks varemærke. Phar-
ma har ved genanbringelsen af Mercks varemærker i tilknytning til Pharmas eget
vare- og figurmærke profileret sig uberettiget og udnyttet Mercks goodwill.

Pharma har endvidere angivet Merck som producent på en måde, som ikke er til-
strækkeligt fyldestgørende efter praksis, og som i øvrigt heller ikke er i overensstem-
melse med angivelsen på Mercks emballage.

Pharma må som følge af varemærkekrænkelserne betale et rimeligt vederlag, da
krænkelserne må tilregnes Pharma som forsætlige eller uagtsomme, jf. varemærke-
lovens § 43.

Pharma skal endvidere efter varemærkelovens § 43 betale en skønsmæssigt fastsat
erstatning for den yderligere skade, som krænkelserne har påført, uanset at Merck ik-
ke har kunnet dokumentere et egentligt tab. Erstatningen må svare til den berigelse,
som Pharma har opnået ved de uberettigede krænkelser.

- 5 -

Et samlet beløb i vederlag og erstatning på 15% af Pharmas omsætning i GIP-priser
for den pågældende periode er i overensstemmelse med praksis, når der forsætligt
eller med uagtsomhed både er foretaget uberettiget 1:1 ompakning og sammenføj-
ning af eget varemærke med rettighedsindehaverens varemærke.

Pharma skal betale renter fra sagens anlæg, da påstanden herom er fremsat under
sagens forberedelse.

Pharmas advokat har gjort gældende, at Pharmas emballage er langt mere beskedent
udformet, end tilfældet er for den emballage, som retspraksis i andre sager har fast-
slået er i strid med varemærkeindehaverens rettigheder. Formålet med Pharmas om-
pakning har hovedsagelig været at efterleve myndighedernes krav til emballagens
fremtoning og til indlægssedlerne, hvor både Merck som producent og Pharma som
fremstiller skal være angivet med navn og adresse.

Pharma har ikke sammenføjet sit varemærke med Mercks varemærke på en måde,
der skaber tvivl om, hvem der er producent, og som er i strid med markedsførings-
lovens § 1.

Efter lovgivningen stilles der alene krav om, at producenten er angivet på den om-
pakkede emballage, hvilket også er sket ved angivelsen af "MSD" for producenten.
Uanset om denne angivelse efter praksis er utilstrækkelig, så begrunder dette forhold
ikke kompensation.

Pharma har ikke krænket Mercks varemærkeret forsætligt eller med grov uagtsom-
hed. Pharma har endvidere alene ompakket originale produkter, som Merck allerede
har modtaget betaling for. Der er derfor ikke ud fra almindelige licensbetragtninger
grundlag for at tildele Merck et egentligt vederlag for brugen af varemærket.

Efter praksis gives der ikke efter varemærkelovens § 43 erstatning for en eventuel
konkurrencefordel, men alene erstatning for et egentligt tab. Merck har ikke doku-
menteret et sådant tab, selvom Pharma både i svarskrift og duplik har opfordret
Merck hertil. For lægemidler er det muligt at opgøre tabet ved at beregne forskellen
mellem producentens salgspris i henholdsvis import- og eksportlandet og sætte det i

- 6 -

forhold til krænkerens omsætning i importlandet. Da Merck ikke er fremkommet
med fornøden dokumentation, skal Merck ikke have erstatning.

Da varemærkekrænkelserne vedrører receptpligtig medicin, er der ikke risiko for
markedsforstyrrelse, da køberen først ser produktet efter udleveringen fra apoteket,
og da apoteket er forpligtet til at udlevere det billigste produkt. Valget af produktet er
derfor uafhængigt af emballagen på produktet. Da Merck ikke har dokumenteret en
markedsforstyrrelse, skal Merck ikke have erstatning herfor.

Såfremt retten alligevel måtte finde, at Merck skal have vederlag og erstatning, er
Pharma enig i den opgørelse over Pharmas omsætning for den pågældende periode,
der er fremlagt under sagen. Merck har ikke godtgjort, at retspraksis har lagt sig fast
på et samlet beløb i vederlag og erstatning svarende til 15 % af krænkerens omsæt-
ning. En passende kompensation for den erkendte krænkelse efter varemærkelovens
§ 43 er 35.000 kr.

Pharma skal ikke betale renter fra sagens anlæg, da påstanden herom først er fremsat
ved processkriftet af 26. september 2001.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Pharma har overtrådt varemærkelovens § 4 ved at foretage 1:1 ompakning og ved at
anvende Pharmas vare- og figurmærke i forbindelse med markedsføring af produk-
terne MEVACOR, ZOCOR og PROSCAR.

EF-Domstolen har i dom af 11. juli 1996 i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og
C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. og i en række senere domme fortolket de vare-
mærkeretlige regler sammenholdt med EF-Traktatens almindelige regler om varernes
frie bevægelighed på den måde, som disse regler skal fortolkes og hele tiden har
skullet fortolkes.

Overtrædelsen af de varemærkeretlige regler må tilregnes Pharma som forsætlig eller
i hvert fald uagtsom, og Pharma skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttel-
sen af varemærket og erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte ha-

- 7 -

ve medført, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1. Efter praksis fastsættes vederlag til et
beløb, der svarer til 5 % af krænkerens omsætning.

Med hensyn til erstatning bemærkes følgende. Der er ikke grundlag for nærmere at
fastslå, i hvilket omfang den uberettigede anvendelse af Mercks varemærke har med-
ført markedsforstyrrelse. På grund af substitutionsordningen og de parallelimportere-
de produkters pris er det sandsynligt, at i hvert fald hovedparten af disse produkter
ville være blevet solgt under alle omstændigheder. Der er ikke under sagen fremlagt
nærmere oplysninger om andre præparater, som udskrives på samme indikationer, og
som MEVACOR, ZOCOR og PROSCAR måtte have konkurreret med på det danske
marked.

Pharma har ved sin udformning af emballagen foretaget en unødvendig fremhævelse
af Pharmas eget vare- og figurmærke, der flere steder uberettiget er påført i umiddel-
bar tilknytning til Mercks varemærke. Herved har Pharma profileret sine produkter
på en sådan måde, at forbrugeren må få den opfattelse, at de produkter, som Pharma
har markedsført, også er Pharmas. Produkterne vil derfor i forbrugernes bevidsthed
blive opfattet som kvalitetsprodukter, der stammer fra Pharma, selvom det rettelig er
Merck, som er ophavsmand til og har varemærkerettighederne til produkterne.
Pharmas udformning af emballagen kan således alene anses for begrundet i rent
kommercielle hensyn. Pharma har herved handlet i strid med god markedsførings-
skik, jf. markedsføringslovens § 1, og har som følge heraf opnået en berigelse på
bekostning af Merck, som har lidt et tilsvarende tab.

Retten finder på det foreliggende grundlag, at vederlag og erstatning efter et samlet
skøn må fastsættes til et samlet beløb på 200.000 kr. med renter som påstået fra sa-
gens anlæg.


T H I K E N D E S F O R R E T


Cross Pharma A/S skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme betale 200.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 1999, til betaling sker, og 20.000 kr. i sagsomkostninger. 

Uffe Thustrup
Elmer.
Aksel Gybel
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.