Krænkelse af varemærkerettigheder

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 4. marts 2002 blev af retten i sagen 

V-0028-01

1) F. Hoffmann-La Roche AG
(Advokat Karen Dyekjær-Hansen)
2) Roche A/S
(Advokat Karen Dyekjær-Hansen)

mod

Paranova A/S
(Advokat Erik B. Pfeiffer)

afsagt sålydende dom:

Sagsøgerne, F. Hoffmann-La Roche AG og Roche A/S (herefter under ét: Roche), har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Paranova A/S (herefter: Paranova), tilpligtes at betale 1.600.000 kr. i vederlag for Paranovas indgreb i Roche's ret til varemærkerne

Bezalip 200 mg tabletter, 100 stk.,
Bezalip Retard 400 mg tabletter, 30 stk.,
Bezalip Retard 400 mg tabletter, 100 stk.,
Didronate 200 mg tabletter, 60 stk., 
Madopar 250 mg kapsler, 100 stk., 
Madopar 250 mg tabletter, 100 stk., 
Marcoumar 3 mg tabletter, 25 stk., 
Marcoumar 3 mg tabletter, 250 stk., 
Neotigason 10 mg kapsler, 50 stk., 
Neotigason 25 mg kapsler, 30 stk., 
Neotigason 25 mg kapsler, 50 stk., 
Rivotril 0,5 mg tabletter, 50 stk., 
Roaccutan 20 mg kapsler, 30 stk., 
Rohypnol 1 mg tabletter, 30 stk., 
Rohypnol 2 mg tabletter, 30 stk. og 
Valium 5 mg tabletter, 100 stk.,

i perioden 1. januar 1996 til den 31. december 1999, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 12. marts 2001, til betaling sker.

Paranova har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagen angår spørgsmålet, i hvilket omfang Paranova efter parallelimport af Roche's medicinalprodukter har foretaget én til én ompakning af disse med genanvendelse af varemærket og dermed krænket Roche's varemærkerettigheder, og om Roche har krav på vederlag.

Sagens nærmere omstændigheder

Roche er indehaver af varemærkerne Bezalip, Bezalip Retard, Madopar, Marcoumar, Neotigason, Rivotril, Roaccutan, Rohypnol og Valium.

Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., er indehaver af varemærket Didronate. Ifølge lægemiddelkataloget 2000 repræsenteres Procter & Gamble i Danmark af Roche for så vidt angår produktet Didronate. Procter & Gamble ("P&GP") og Roche, Basel, indgik den 29. marts 1995 en aftale, be nævnt "Nordic distribution agreement". Af aftalen, der er fremlagt i ekstraheret form, fremgår bl.a.:

"...

BACKGROUND

NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:

1.5 "Trademarks" means the trademarks and trademark applications listed in the List of Products.

1.6 "Territory" means the countries of Sweden, Finland, Norway, Denmark and Iceland.

1.9 "Didronate PMO" means a single package in kit form containing a ninety (90) day course of therapy consisting of etidronate disodium (in 400 mg tablets) and calcium.

1.10 "Didronate" means any product containing etidronate disodium as its active ingredient or, in the case of Didronate PMO, as one of the active ingredients.

2.2 Trademark Ownership. P&GP or an Affiliate of P&GP has obtained, or is in the process of obtaining, registrations in the Territory of the Trademarks and P&GP or an Affiliate of P&GP shall, at its cost, maintain the registrations of such Trademarks in the Territory during the
Term (as defined in Section 10.1) and during the inventory sell-off period... Without regard to any trademark registration or lack of the same, as between the parties hereto, P&GP or its Affiliate shall retain sole and exclusive ownership of the Trademarks. Roche may not use
the Trademarks on or in respect to any product other than the Products as supplied hereunder or use any trademark or generic name other than the Trademark on or in respect to the Products, except as may be approved in writing by P&GP.

(3) Trademarks. The Roche trademark and logo shall, unless otherwise agreed upon in writing between the parties, appear on all promotional materials in a manner approved by Roche. The P&GP trademark and logo shall, unless otherwise agreed in writing between the
parties, appear on all promotional materials in a manner approved by P&GP.

10.1 Term. This Agreement is concluded on the Effective Date for a period (the "Term") of ten (10) Agreement Years...."

Oven over ordene "Effective Date" er med håndskrift tilføjet "march 1, 1993".

Roche har oplyst, at Roche ikke har konkret dokumentation for, at Paranova i perioden eller i nogen del af denne har foretaget ompakning af de omhandlede produkter i forholdet én til én. Roche har ikke foretaget kontrolopkøb af produkter ompakket af Paranova, og det har ikke været muligt at tilvejebringe oplysninger om Paranovas indkøbslande via Lægemiddelstyrelsen, der ikke tillod Roche aktindsigt i de af Paranova til styrelsen indberettede oplysninger herom.

I et bilag til sagen, bilag 13, (vedhæftet som bilag til dommen), der i tiden frem til domsforhandlingen har været genstand for korrektioner, har Roche søgt at anskueliggøre, fra hvilke lande Paranova må antages at have importeret produkterne.

Bilaget oplister Paranovas omsætningstal for de enkelte produkter. Disse tal er uomtvistede. For hvert enkelt produkt har Roche oplyst at have undersøgt, i hvilket land produktet kunne købes billigst inden for en margin på 10 % (apotekernes indkøbspriser: AIP-priser). Det er herefter undersøgt, i hvilke(t) land(e) blandt disse efter det nævnte kriterium mulige eksportlande samme pakningsstørrelse, som blev solgt af Roche i Danmark, har været tilgængelig. Hvis et produkt af den i Danmark solgte pakningsstørrelse ikke har været tilgængelig i disse de "billigste" eksportlande, er produktet medtaget i vederlagsberegningen
med 0 kr. Hvis der efter disse principper kun har været ét muligt eksportland, indgår omsætningstallet for produktet med 100 % i vederlagsopgørelsen. Hvor der er flere mulige eksportlande, og den af Roche i Danmark solgte pakningsstørrelse kun har været tilgængelig i et eller nogle af disse, er der foretaget en forholdsmæssig forde ling.

Roche har oplyst, at der i bilag 13 er fejl vedrørende Bezalip 200 mg tabletter, 100 stk., idet dette produkt ikke blev markedsført i Spanien i 100 stk. pakninger, men i 60 stk. pakninger. Beregningsgrundlaget for vederlagskravet skal derfor reduceres med 50 % vedrørende dette produkt, eller med 680.555 kr.

Paranova har bestridt rigtigheden af oplysningerne i bilag 13. Paranova har afvist at oplyse, i hvilke lande Roche's produkter er indkøbt.

Af franske lægemiddelkataloger fremgår, at Bezalip 200 mg, tabletter 100 stk., og Bezalip Retard 400 mg, depottabletter 100 stk., i Frankrig sælges i pakninger a 84 stk. til nærmere angivne priser, mens 100 stk. pakninger ikke er prissat og angives at anvendes som hospitalspakninger ("modèle hospitalier").

Spørgsmålet om, hvorvidt nogle anbringender og oplysninger skulle afskæres, har op til domsforhandlingen været genstand for tvist mellem parterne. Som deres endelige standpunkt enedes parterne om at begære domsforhandlingen fremmet på det foreliggende grundlag, hvilken begæring blev imødekommet af retten.

Forklaringer

Thomas Schmidt har forklaret, at han siden august 1998 har været ansat som controller hos Roche. Han har ansvaret for priserne på Roche's produkter på det danske marked, og han holder øje med parallelimportørernes priser.

Roche anlagde denne sag efter Højesterets afgørelse i 1999 i den af Roche mod Paranova tidligere anlagte sag, der angik spørgsmålet om ompakning generelt. Da Højesteret fastslog, at varemærkekrænkelsen begrænsede sig til én til én ompakninger, rejste Roche vederlagskrav for så vidt angår Paranovas én til én ompakninger af Roche's produkter i årene 1996-99. Roche er bekendt med, at Paranova igennem flere år har foretaget én til én ompakninger af Roches produkter, men Roche har ikke konkrete beviser for omfanget. Roche har således ikke foretaget kontrolopkøb af egne produkter ompakket af Paranova, hvorved Roche gennem batchnumre havde kunnet konstatere, hvor produktet var købt. Roche forsøgte derfor at få konkret viden om Paranovas indkøbslande via aktindsigt i Paranovas indberetninger til Lægemiddelstyrelsen. Roche fik aktindsigt, men oplysningerne om indkøbslandene var streget ud.

I mangel af præcise oplysninger har vidnet udarbejdet bilag 13, som er en hypotetisk opgørelse. Da Paranova må antages at have købt Roche's produkter, hvor de var billigst, er de, inden for en margin på 10 %, billigste lande, hvor Roche's produkter markedsføres, angivet som Paranovas indkøbslande. Da Paranova i årene 1996 til 1999 generelt ompakkede alle importerede produkter, må det ligeledes antages, at Paranova foretog én til én ompakninger i de tilfælde, hvor Roche's produkter i de billigste lande blev solgt i samme pakningsstørrelser som i Danmark. Bilag 13 belyser således omfanget af Paranovas krænkelser af Roche's varemærker.

Vidnet har indhentet de informationer, der ligger til grund for bilag 13, fra hovedafdelingen i Basel. I alle lande, hvor Roche's produkter sælges, indrapporterer den lokale afdeling halvårligt oplysninger om priser, pakninger mv. til hovedafdelingen. Materialet fra Basel viser således alle priser og pakninger for de enkelte lande. Disse oplysninger er ikke fremlagt under sagen.

Via hovedafdelingen i Basel fik vidnet navnet på Roche's ansvarlige i Frankrig, som han kontaktede for at høre, om det var muligt for parallelimportører at købe de pakninger, der i lægemiddelkataloget angives som hospitalspakninger, 100 stk. pakninger. Han fik oplyst, at dette er muligt. Hvis en grossist anmoder Roche om leverance med henblik på direkte salg af disse pakninger, har Roche pligt til at levere. Vidnet ved ikke, om denne forpligtelse er fastsat ved lov. Grunden til, at prisen på disse pakninger ikke fremgår af lægemiddelkatalogerne, er, at Roche aftaler prisen direkte med de enkelte hospitaler.

Det er vidnet, der begik fejlen i bilag 13 vedrørende Bezalip 200 mg tabletter, 100 stk. Produktet har ikke været markedsført i Spanien i pakninger a 100 stk. Efter Paranovas indsigelser er bilag 13 nøje gennemgået en gang til, og der er ikke konstateret andre fejl. Opgørelsen i bilaget er meget fair overfor Paranova.

Roche har ingen varemærkelicenser. Det er Procter & Gamble, der er indehaver af varemærket Didronate. Roche betaler Procter & Gamble et beløb for eneretten til at markedsføre Didronate i Danmark. Det er en forretningshemmelighed, hvor meget Roche
betaler. Roche køber Didronate af Procter & Gamble som et færdigpakket produkt. Roche sælger således pakningerne, som de leveres fra Procter & Gamble. Aftalen med Procter & Gamble går ud på markedsføring af produktet.

Thomas Jacobsen har forklaret, at han er farmaceut og har været ansat hos Paranova siden 1. maj 2001.

Paranova skifter ofte indkøbslande, fordi indkøbspriser og kurser svinger meget. Paranova opbevarer i fem år oplysninger om, hvorfra de indkøbte produkter stammer. Hvis man har produktets batchnummer, kan Paranova ud fra sine pakkejournaler oplyse, hvorfra produktet stammer. Uden batchnummer er det som at lede efter en nål i en høstak.

Nogle af Roche's produkter sælges i bestemte størrelser i visse lande udelukkende som hospitalspakninger. Det er så godt som umuligt for en parallelimportør at købe hospi-
talspakninger. Roche ønsker ikke at sælge disse pakninger og ville vide det, såfremt der var sket salg til en parallelimportør på grund af de mængder, produkterne indkøbes i. Sanktioner mod grossisten er ikke utænkelige.

Vidnet er ikke bekendt med, om Paranova har købt Bezalip i Frankrig.

Procedure

Roche har anført, at Paranova gennem flere år i en række tilfælde har krænket Roches varemærkerettigheder ved at foretage én til én ompakninger af Roches produkter. Paranova har erkendt en varemærkekrænkelse med hensyn til produktet Madopar 250 mg, 100 stk., importeret fra Spanien, hvilket også direkte fremgår af Højesterets dom af 14. december 1999 mellem denne sags parter. Omsætningstallet vedrørende dette produkt, jf. bilag 13, var ca. 680.000 kr., svarende til et vederlagskrav på ca. 100.000 kr. (15 %).

Det er helt fast retspraksis - også i andre lande, f.eks. Norge, Sverige, Tyskland og Østrig - at parallelimportørens ompakning i forholdet én til én er en krænkelse af producentens varemærkeret, idet én til én ompakning ikke anses for nødvendig for at kunne markedsføre produktet i importlandet. Denne retstilstand er fastslået af Højesteret ved dommene af 11. marts 1999 (Bayer/Paranova) og 2. juli 1999 (Astra/Paranova), og endvidere ved Sø- og Handelsrettens dom af 10. april 2001 (Bristol-Myers Squibb/Paranova), Sø- og Handelsrettens dom af 9. maj 2001 (Løvens Kemiske Fabrik/Orifarm), Sø- og Handelsrettens dom af 29. juni 2001 (Boehringer Ingelheim/Paranova) og Østre Landsrets dom af 23. marts 1999 (Løvens Kemiske Fabrik/Paranova). Det bestrides, at generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse af 12. juni 2001 indicerer, at der vil ske en ændring i retspraksis.

Frem til og i en kortere periode efter Højesterets afgørelser i 1999 ompakkede Paranova så godt som undtagelsesfrit alle parallelimporterede produkter, uanset i hvilken pakningsstørrelse produktet var indkøbt. Paranova har således generelt foretaget én til én ompakning af Roche's produkter.

Roche betragtede indtil Højesterets afgørelser i 1999 enhver ompakning som ulovlig. Roche har derfor ikke haft anledning til at foretage løbende opkøb af de af Paranova ompakkede produkter med henblik på at sikre sig bevis for én til én ompakninger. En sådan fremgangsmåde ville i øvrigt have været meget bekosteligt og besværlig.

Roche søgte at komme i besiddelse af oplysningerne om ind købslande via aktindsigt hos Lægemiddelstyrelsen, men kunne ikke få adgang til disse oplysninger.

Roche ved derfor ikke i dag, hvor Paranova har købt Roche's produkter, og dermed ikke præcist, i hvilket omfang Paranovas ompakninger har været én til én. Roche kan ikke skaffe sig denne eksakte viden og har derfor opfordret Paranova til at meddele oplysningerne, hvilket Paranova ikke har ønsket. Paranova er, som forklaret af vidnet Thomas Jacobsen, i besiddelse af pakkejournaler og har pligt til at opbevare dokumentationsmateriale for hver enkelt batch i mindst 5 år, jf. bek. nr. 264 af 4. april 1997, § 16. Oplysningerne er med andre ord lettilgængelige for Paranova. Det må derfor komme Paranova processuelt til
skade, at disse oplysninger tilbageholdes. Alt andet ville stride mod sædvanlig bevisbyrdeteori. Hertil kommer, at det vil være urimeligt, om Paranova på denne måde skulle kunne løbe fra ansvaret for sine varemærkekrænkelser.

I mangel af konkrete oplysninger om Paranovas indkøbslande har Roche udarbejdet sagens bilag 13, der, bortset fra fejlen mht. Bezalip, må lægges til grund. Det er overvejende sandsynligt, at vederlagskravet ville have været væsentligt større, om alle oplysninger havde foreligget. Bilaget er endvidere fair i den forstand, at der er taget udgangspunkt i et omsætningstal på ca. 11 mio. kr., hvor man kunne have valgt det samlede omsætningstal på ca. 38. mio. kr. Bilag 13 anskueliggør således Roche's minimumskrav som en følge af Paranovas krænkelser. Udgangspunktet for beregningen i bilag 13 er de lande, hvor Roche's
produkter er billigst, og hvor Paranova derfor må antages at have købt produkterne. Det kan herefter lægges til grund, at Paranova har foretaget én til én ompakning i de tilfælde, hvor de samme pakningsstørrelser, som sælges i Danmark, har været tilgængelige for Paranova på de billigste europæiske markeder.

Paranovas generelle indsigelser mod bilag 13 må tilsidesættes, da Paranova ikke har konkrete indsigelser, der kan føre til, at bilag 13 er uanvendeligt.

Paranovas konkrete indsigelser er fremkommet i sidste øje blik og må afskæres. Dette gælder således eksempelvis indsigelsen om, at Bezalip tabletter 200 mg og Bezalip Retard 400 mg i Frankrig alene har været tilgængelige for hospitaler i pakninger a 100 stk. Roche er forpligtet til at sælge produktet i 100 stk. pakninger, såfremt franske grossister ønsker at købe det med henblik på salg til parallelimportører. Produktet må således anses at have været tilgængeligt for Paranova.

Roche har en aftale med Procter & Gamble vedrørende Didronate. Roche, der ubestrideligt markedsfører produktet i Danmark, har også har ret til at påberåbe sig retten til varemærket Didronate. Paranova har erkendt at have foretaget én til én ompakning af produktet, og Paranovas indsigelse må ses som et forsøg på at smyge sig udenom et oplagt vederlagskrav.

Paranovas anbringende om, at Madopar kapsler 250 mg, 100 stk., ikke kunne købes billigst som anført i bilag 13 (Spanien) under henvisning til oplysningerne i Sø- og Handelsrettens dom af 29. juni 1994 må afvises, da anbringendet først fremkommer nu. Oplysningerne i bilag 13 er korrekte og giver et retvisende billede af, hvor produkterne kunne købes billigst i perioden 1996 til 1999.

Paranova foretog i 1996 til 1999 ompakning af samtlige importerede produkter. At Marcoumar tabletter 3 mg 25 stk. og 250 stk. i dag tillægsetiketteres, viser alene, at Paranova nu vælger en fremgangsmåde, der ikke fortsat krænker Roche's rettigheder.

Paranovas øvrige indsigelser mod bilag 13 må tilsidesættes som udokumenterede.

Roche er som følge af Paranovas krænkelser berettiget til et vederlag som opgjort i bilag 13. Retspraksis er ikke entydig, idet udmålingen typisk svinger mellem 5 og 15 % af omsætningen.

Et rimeligt og passende vederlag i denne sag, hvor Paranova nægter at meddele de relevante oplysninger, er 15 % af Paranovas omsætning. Paranovas varemærkekrænkelser er for sætlige. Retsvildfarelse fritager ikke for ansvar, og der foreligger i det hele ikke undskyldende omstændigheder. Vederlaget skal derfor beregnes og fastsættes til 1.600.000 kr., som det fremgår af bilag 13. Det forhold, at Aurorix (Moclamine) er udgået af sagen, fører ikke til en nedsættelse af vederlagskravet, der i forvejen er beregnet meget fordelagtigt for Paranova.

Roche bestrider at have udvist retsfortabende passivitet. Paranovas anbringende er helt nyt, og Roche har ikke haft mulighed for at dokumentere at have fremsat konkrete indsigelser overfor Paranova. Paranova har ved sin handlemåde helt bevidst krænket Roches rettigheder, og Paranova kan under ingen omstændigheder have fået den opfattelse, at Roche, der i begyndelsen af 1990'erne anlagde sag mod Paranova, ville acceptere Paranovas krænkelser. Tiden fra slutningen af 1999 og til sagsanlægget er gået med aktindsigtsspørgsmålet i Lægemiddelstyrelsen.

Paranova har anført, at Roche har bevisbyrden for, at Paranova har krænket Roche's varemærker. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Roche har ikke sikret sig bevis for de påståede krænkelser, og Roche forsøger derfor at pålægge Paranova at bevise sin uskyld, men der gælder ikke omvendt bevisbyrde. Det bestrides, at Paranova har krænket Roche's varemærkerettigheder. Det vil være meget besværligt og bekosteligt for Paranova med tilbagevirkende kraft at skulle fremskaffe dokumentation for, at Roche's varemærkerettigheder ikke er krænket. Det er derfor ikke rimeligt at overføre bevisbyrden til Paranova.

Roche forsøger at løfte sin bevisbyrde ved hjælp af bilag 13. Paranova bestrider rigtigheden af oplysningerne i bilaget. Der er flere faktuelle fejl, f.eks. med hensyn til oplysningerne om de lande, hvor de forskellige produkter kunne købes billigst, samt med hensyn til de pakningsstørrelser, som var tilgængelige for Paranova. Roche har ikke fremlagt de underbilag, der ligger til grund for bilaget, der må tilsidesættes.

Med hensyn til de enkelte produkter i bilag 13 bemærkes, at Aurorix (Moclamine) er udgået af sagen.

Paranova har ikke kunnet købe Bezalip 200 mg tabletter, 100 stk., i Frankrig. Denne pakningsstørrelse var, som dokumenteret af Paranova, udelukkende tilgængelig for hospitaler. Hvis en grossist skulle efterspørge produktet, ville Roche vide, at det var til eksport og obstruere en handel. End ikke i teorien var produktet tilgængeligt. Da endvidere bilag 13's oplysning om købsmulighed i Spanien viste sig fejlagtig, er konklusionen, at Paranova ikke har foretaget ompakning én til én af dette produkt. Bezalip Retard 400 mg depottabletter, 100 stk., har tilsvarende ikke været tilgængelig for Paranova i Frankrig.

Paranova anerkender at have foretaget én til én ompakning af Bezalip Retard 400 mg tabletter, 30 stk.

Paranova anerkender at have ompakket produktet Didronate én til én. Det er, som det også fremgår af lægemiddelkatalogerne og andre tilgængelige oplysninger, imidlertid Procter & Gamble, der er indehaver af varemærket. Roche har ikke dokumenteret at være påtaleberettiget med hensyn til eventuelle krænkelser. Den fremlagte "Nordic Distribution Agreement" mellem Roche og Procter & Gamble viser ikke, at Roche kan påberåbe sig retten til varemærket. Paranova har ikke modtaget indsigelser fra varemærkeindehaveren Procter & Gamble. Hvordan kan der iøvrigt fastsættes vederlag for krænkelse af et varemærke, som
man ikke ejer?

Det bestrides, at Paranova har foretaget én til én ompakning af Madopar 250 mg kapsler, 100 stk. Som det fremgår af oplysningerne i Sø- og Handelsrettens dom af 29. juni 1994, var produktet billigst i Italien, hvor pakningerne ikke blev solgt i 100 stk., og i forhold til Holland var der en prisforskel på 6 %.

Paranova erkender at have ompakket Madopar 250 mg tabletter, 100 stk., én til én, som det blev fastslået af Højesteret.

Produkterne Marcoumar 3 mg tabletter, 25 stk., og Marcoumar 3 mg tabletter, 250 stk., kan have været tillægsetiketteret tilbage til 1996. Roche har ikke fremlagt paknin ger eller andet, der dokumenterer én til én ompakning.

Roches oplysninger om de lande, hvor produkterne Neotigason 10 mg kapsler, 50 stk., Neotigason 25 mg kapsler, 30 stk., og Neotigason 25 mg kapsler, 50 stk., har kunnet købes i tilsvarende pakningsstørrelser, er mangelfulde. Beregningsgrundlaget i bilag 13 bør derfor reguleres for disse produkter til henholdsvis 25 %, 80 % og 20 % af omsætningen.

Med hensyn til Rivotril 0,5 mg tabletter, 50 stk., har Roche ikke fremlagt pakning.

For så vidt angår Roaccutan 20 mg kapsler, 30 stk., bemærkes, at produktet yderligere markedsføres i Spanien i 50 stk. pakninger og i Portugal i 20 stk. pakninger. Omsætningstallet vedrørende dette produkt skal i bilag 13 derfor kun indgå med 33 %.

For Rohypnol 1 mg tabletter, 30 stk., skal beregningsgrundlaget tilsvarende reduceres til 25 % af omsætningen under hensyn til, at det også blev markedsført i Frankrig (20 stk.), i Portugal (20 stk.) og i Østrig (10 stk.).

For Rohypnol 2 mg tabletter, 30 stk., bemærkes, at produktet yderligere blev solgt i Frankrig (10 stk.) og i Spanien (20 stk.). Beregningsgrundlaget skal derfor kun være 50 % af omsætningen. Paranova har ikke solgt produktet i mere end 3 år og har derfor så meget desto mere ikke haft anledning til at gennemgå oplysningerne.

Valium 5 mg har kun kunnet købes i Frankrig i 40 stk. pakninger og har ikke været tilgængeligt i 100 stk. pakninger, som alene forefandtes til hospitalsbrug.

Det har været nødvendigt for Paranova at foretage ompakninger én til én for at opnå en effektiv adgang til markedet i Danmark. Der er blandt apoteker og patienter en modvilje mod tillægsetiketterede pakninger. Denne modvilje hindrer parallelimportører en effektiv adgang til markedet. Ompakning er derfor nødvendig, hvilket støttes af generaladvokat Jacobs indstilling af 12. juli 2001, der sva rer til Sø- og Handelsrettens oprindelige opfattelse.

Roche har udvist passivitet ved ikke at rejse indsigelse inden rimelig tid, efter at Paranova markedsførte de omhandlede produkter. Roche kan derfor ikke rejse krav nu.

Der er ikke grundlag for vederlag til Roche. Paranova har hverken handlet forsætligt eller uagtsomt. Tilkendelse af vederlag efter varemærkelovens § 43 hviler på en rimelighedsvurdering. Paranovas ompakninger fandt sted i en periode, hvor det var retspraksis, at ompakninger kunne foretages. Det er således ikke rimeligt at pålægge Paranova at betale vederlag. Under alle omstændigheder skal der ved fastsættelsen af et eventuelt vederlag tages hensyn til disse omstændigheder. Vederlaget kan derfor maksimalt udgøre 1 % af Paranovas omsætning, hvilket svarer til vederlaget udmålt i Sø- og Handelsrettens dom af
20. januar 2000 i sagen mellem Astra og Orifarm. I denne dom blev vederlaget fastsat efter varemærkelovens § 43, stk. 2, idet der ikke fandtes grundlag for vederlag efter § 43, stk. 1. Paranova har ikke befundet sig i en retsvildfarelse. Højesteret var enig med Paranova (Astra/Paranova-sagen), men fandt blot ikke, at Paranova havde løftet sin bevisbyrde med
hensyn til nødvendigheden af ompakning.

De af Roche i bilaget anvendte omsætningstal bør reguleres ved at fratrække grossistavancen på 8 %.

Rettens bemærkninger:

Indledning.

Paranova har ikke godtgjort tilstedeværelsen af omstændigheder, der kan give grundlag for at antage, at ompakning i forholdet én til én med genanvendelse af varemærket har været nødvendig for at give de foreliggende parallelimporterede produkter en effektiv adgang til markedet i Danmark. Herefter og iøvrigt som sagen er forelagt, anses Roche's varemærkeret til de enkelte produkter for krænket i samme omfang, som retten finder det godtgjort, at Paranova efter parallelimport har ompakket produkterne i for holdet én til én.

Bevisspørgsmål generelt.

Roche har bevisbyrden for de påståede varemærkekrænkelser.

Roche undlod i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1999 at foretage indkøb af parallelimporterede og ompakkede produkter, og herved forpassede Roche muligheden for at dokumentere Paranovas indkøbslande ved hjælp af produkternes batchnumre. Roche's forsøg på efterfølgende at komme i besiddelse af oplysningerne via aktindsigt hos Lægemiddelstyrelsen var forgæves.

Roche har herefter baseret sin dokumentation på bilag 13, der efter Thomas Schmidts forklaring i det væsentlige må antages at give et dækkende billede af, hvor og i hvilke pakningsstørrelser de enkelte produkter har kunnet indkøbes billigst. Bilaget skaber derfor en formodning for, at Paranovas indkøb har været som udvist af bilaget.

At bilagets oplysninger har været korrigeret, og at der også efter korrektion har været konstateret fejl i bilaget, findes, når sammenholdes med, at Roche uanset Paranovas opfordring hertil ikke har fremlagt andre oplysninger til yderligere støtte for bilaget, i nogen grad at svække bilagets bevisværdi.

Roche har under sagens forberedelse opfordret Paranova til at præcisere eventuelle indsigelser mod bilagets oplysninger, hvilket Paranova har afvist. Paranova har desuagtet, men først kort tid før domsforhandlingen, på konkret måde forholdt sig til bilaget og herunder fremsat konkrete indsigelser.

Retten finder det ikke antageliggjort, at det for Paranova skulle være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder at tilvejebringe de oplysninger, som Roche opfordrede Paranova til at meddele.

Ved bevisvurderingen har retten taget disse forhold i betragtning og endvidere, at parterne som deres endelige standpunkt enedes om, at sagen uden udsættelse kunne behandles på det foreliggende grundlag.

Paranovas konkrete indsigelser.

Med hensyn til produkterne Bezalip 200 mg tabletter, Bezalip Retard 400 mg depottabletter og Valium 5 mg tabletter bemærkes, at disse i 100 stk. pakninger i de fremlagte lægemiddelkataloger er angivet som hospitalspakninger uden prisoplysninger. Efter Thomas Schmidts forklaring forhandles priserne med de enkelte hospitaler. Uanset vidnets forklaring om mulighederne for at købe disse pakninger finder retten under disse omstændigheder, og når sammenholdes med det om bilag 13's bevisværdi anførte samt vidnet Thomas Jacobsens forklaring om produkternes ringe tilgængelighed, at Paranova har sandsynliggjort sin
indsigelse, hvorefter Paranova ikke kan antages at have ompakket disse produkter i forholdet én til én.

Det er ubestridt, at Procter & Gamble er indehaver af varemærkerettighederne til Didronate. Roche's aftale med Procter & Gamble angår markedsføring af produktet i bl.a. Danmark og dokumenterer ikke, at retten til at påtale varemærkekrænkelser tilkommer Roche.

Paranova har erkendt at have ompakket Bezalip Retard 400 mg tabletter, 30 stk., og Madopar 250 mg tabletter, 100 stk., i forholdet én til én.

Paranovas øvrige konkrete indsigelser mod rigtigheden af oplysningerne i bilag 13 tilsidesættes som udokumenterede.

Konklusion.

Under de ovenfor anførte bevismæssige omstændigheder findes det at kunne lægges til grund, at Paranova i et noget større omfang end erkendt har krænket Roche's varemærkerettigheder ved at foretage én til én ompakninger af Roche's parallelimporterede produkter.

Herefter og idet Paranovas passivitetsanbringende, der er fremsat kort tid før domsforhandlingen, ikke kan føre til et andet resultat, har Roche under hensyn til, at Paranovas ompakning har fundet sted med kendskab til de omstændigheder, der gjorde ompakningen retsstridig, krav på et vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1.

Vederlaget fastsættes herefter skønsmæssigt til 200.000 kr.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Paranova A/S, skal inden 14 dage betale 200.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 12. marts 2001 til sagsøgerne, F. Hoffmann-La Roche AG og Roche A/S, samt sagens omkostninger med 23.000 kr.

Claus Forum Petersen 
Jørgen Holt Per Scheel-Larsen 
(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den