Ret til varemærket Eternit

Dom i sagen V-0030-00

Dansk Eternit A/S
(Advokat Christian Levin Nielsen)

mod

Skanit Eternit v/
Carsten Nørgaard

Sagen vedrører væsentligst spørgsmålet, om varemærket ETERNIT er degenereret, og om sagsøger, Dansk Eternit A/S, i modsat fald kan hindre sagsøgte, Skanit Eternit v/Carsten Nørgaards brug af varemærket ETERNIT for fibercementplader og i sagsøgtes firmanavn.

Påstande

Sagsøger, Dansk Eternit A/S, har nedlagt følgende påstande:
1.Sagsøgte, Skanit Eternit v/Carsten Nørgaard, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet ETERNIT som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
2.Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik ved at anvende kendetegnet ETERNIT som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
3.Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. 50.000,00, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 10. marts 2000.

Sagsøgte, Skanit Eternit v/Carsten Nørgaard, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Varemærkeregistreringer

ETERNIT er registreret den 30. august 1913 som figurmærke (VR 00.576 1913) for virksomheden Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft, Østrig. Registreringen er blevet forlænget til den 30. august 2003. Varemærket er registreret bl.a. i klasse 17: Kautsjukvarer (ikke indeholdt i andre klasser), stenvarer af asbest i form af plader og rør, og i klasse 19: Stenvarer, herunder kunststenvarer såsom asbestcementprodukter, navnlig i form af plader og rør, varer af glas, ler og andre keramiske masser til bygningsbrug.

Det fremgår af Patentdirektoratets fornyelse af varemærket af 12. juli 1993, at Dansk EternitFabrik A/S har fået tillagt enelicens (enebenyttelsesret) til varemærket "ifølge overenskomst af 10 okt 1967".

Ved varemærkeregistreringerne VR 1969 01064 og VR 1969 01278 er henholdsvis den 18. april 1969 og den 9. maj 1969 i bl.a. klasserne 17 og 19 registreret et figurmær ke med de udformninger, der fremgår af bilag 1 til dommen.

Registreringerne er fornyede frem til henholdsvis 18. april 2009 og 9. maj 2009.

Registreringerne er foretaget for Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft, Østrig, men der er givet licens til Dansk Eternit-Fabrik A/S. Det fremgår af udskrift af 15. juni 2000 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at licenshaver på varemærket VR 1969 01064 er overgået fra Dansk Eternit-Fabrik A/S til Dansk Eternit A/S den 15. juni 2000. Efter det oplyste er licensen
også for så vidt angår de øvrige to varemærker nu hos Dansk Eternit A/S.

I en udateret oversigt over varemærkeregistreringer for Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft, Østrig, ""ETERNIT" MARKEN - AUSLAND", fremgår det, at ETERNIT er registreret med fire varemærkeregistreringer i Danmark samt med flere internationale registreringer.

Om øvrig brug af ordet eternit

Det fremgår af forsiden af en brochure fra april 1984 for Eternit (bølgeplader) profil B12, at ordet eternit er skrevet med store bogstaver med anden skrifttype end registreret som varemærke og med tilføjelse af (R).

I Den Store Danske Encyklopædi, 1996, anføres om eternit:

"eter'nit(R), (af lat. aeternus `evig' og -it), handelsbetegnelse for en række asbestcementprodukter. Se også asbest og arbejdsmedicin."

Af byggedataudskrift af 17. marts 1998 fra ETA Danmark, som er en privat godkendelsesinstans, fremgår det, at eternit er anført for følgende produkter:

"Eternit bølgeplader med trædesikkert underlag

Eternit bølgeplader profil B5

Eternit bølgeplader profil B5, B6, B7, og B9

Eternit bølgeplader profil B6

Eternit bølgeplader profil B6

Eternit bølgeplader profil B7

Eternit bølgeplader profil B9

Eternit Facadeplader, Type A

Eternit Skifre

Eternit skifre"

Alle produkter er godkendt af ETA. For Eternit bølgeplader profil B9 anføres det i godkendelsen bl.a.:

"Emne: Brandmæssigt egnet tagdækning, ...
...
Betegnelse:


ETERNIT BØLGEPLADER PROFIL B9

Godkendelsesindehaver:

Dansk Eternit A/S
...
Godkendelse:

Eternit Bølgeplader profil B9 godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger
skal være udført som brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

Godkendelsen meddeles på betingelse af, at oplægning sker i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Dansk Eternit A/S.
..."

En anden bølgeplade er godkendt af ETA under betegnelsen "IVARCEM BØLGEPLADER TYPE P6R OG TYPE P9R".

Det fremgår af fremlagt korrespondance, at Dansk Eternit ved advokat har påtalt andre virksomheders anvendelse af ETERNIT, således -ved brev af 17. december 1999 til HBK Danmark. HBK Danmark beklagede ved brev af 31. december 1999 anvendelsen af betegnelserne Eternit B5, B6 & B9, og bekræftede, at betegnelserne ikke ville blive benyttet i fremtiden,
-ved brev af 4. februar 2000 til Dansk Sømimport A/S og O.L.T A/S. Firmaernes advokat meddelte ved brev af 17. februar 2000, at Dansk Sømimport A/S og O.L.T A/S omgående ville indstille al brug af varemærket ETERNIT i forbindelse med markedsføring m.v. på det danske marked. Brevet fortsætter: "For god ordens skyld skal jeg meddele, at selskaberne ikke ubetinget er enige i, at der ikke er sket degenerering af varemærket ETERNIT, men at disse for nærværende har valgt ikke at "tage kampen op"."

Skanit Eternits anvendelse af betegnelsen eternit og Dansk Eternits reaktion herpå.

På forsiden af Jyllands-Posten den 18. februar 2000 havde Skanit Eternit indrykket følgende annonce:

"DANMARKS BILLIGSTE KVALITETS ETERNITPLADER

Nye, grå B5, B9 og B10 eternitplader til omgående levering/afhentning.
...
SKANIT ETERNIT
..."

Ved brev af 14. februar 2000 rettede Dansk Eternits varemærkeagent henvendelse til Skanit Eternit:

"...

Fra vor klient har vi modtaget kopi af forsiden af Jyllandsposten af 13. februar 2000, hvor De uberettiget benytter varemærket ETERNIT. Det er vor opfattelse, at Deres anvendelse af betegnelsen "ETERNIT" er en overtrædelse af såvel vor klients varemærkeret som af Markedsføringsloven.

...
Som følge af det anførte skal vi derfor anmode Dem om senest den 21. februar 2000, kl. 12.00 overfor vort kontor skriftligt at bekræfte, at 1.De straks efter modtagelsen af dette brev indstiller al brug af varemærket ETERNIT i forbindelse med markedsføring m.v. på det danske marked. 2.De erklærer Dem indforstået med, at alt materiale, hvorpå De har anvendt varemærket ETERNIT destrueres.
..."

Ved brev af 25. februar 2000 svarede advokat Chr. Haahr Hansen på vegne Skanit Eternit, at han ikke var enig i, at der forelå en krænkelse, da varemærket Eternit alene kan opnå beskyttelse en vis årrække, samt at der alene er tale om en varemærkeregistrering, hvorved der ikke opnås eneret til ordet. Han oplyste, at sagsøgte ikke var uvillig til at ophøre med brugen af ordet Eternit, men krævede en økonomisk godtgørelse bl.a. til omtrykning af brochurer.

Ved brev af 3. marts 2000 svarede Dansk Eternits varemærkeagent, at man ikke var enig i sagsøgtes advokats juridiske betragtninger angående anførte:

"at ETERNIT ikke er en produktbetegnelse. Dertil kommer at vore klienter anvender ETERNIT som en del af firmanavnet "Dansk Eternit A/S" og "Dansk Eternit Holding A/S", hvorved Deres klient, ved at anvende Eternit som forretningskendetegn, tillige handler i strid med ASL § 153 og LEV § 6.
..."

Forklaringer

Kurt V. Madsen har forklaret, at han er underdirektør i Dansk Eternit Holding A/S og har bl.a. ansvaret for koncernens immaterialretligheder.

Varemærket ETERNIT har Dansk Eternit A/S i licens fra Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft, Østrig. Betegnelsen eternit bruges for alle sagsøgerens fibercementprodukter, som kan opdeles i bølgeplader til tagbeklædning, i skiferplader og i

facadeplader til facadebeklædning. Produkterne sælges under varemærket ETERNIT og ikke under andre varemærker. Betegnelserne B5 og B6 m.v. var oprindeligt udtryk for pladernes profiler.

På markedet for fibercementplader er der to større konkurrenter, Iversen og Klaus Lyngbæk, som importerer og sælger fibercementplader under egne mærker.

Det er frivilligt, om et firma vil søge at opnå godkendelse fra ETA, da byggelovgivningen ikke stiller krav om godkendelse, men alene krav til materialet. Kravet for godkendelse er, at materialet er brandmæssigt egnet til bygninger.

Ca. 37-39% af nybyggede tage i perioden 1997-2000 blev udført i fibercement, og ud af dette har Dansk Eternit en andel på ca. 90% af nybyggede fibercementtage, efter hvad han kan udlede fra Danmarks Statistik. Dansk Eter nits andel ved udskiftning og renovering er stort set den samme. De sidste 10% af markedet for fibercementplader udgøres af importerede plader.

Dansk Eternit reagerer overfor mulige varemærkekrænkelser ved at bede eventuelle krænkere om at indstille brugen mod, at Dansk Eternit frafalder retsforfølgning. Alle øvrige krænkere har accepteret.

Skanit Eternits annonce i Jyllands-Posten var den første annoncering, som er ham bekendt med fra dette firma. Han har ikke kunnet mærke Skanit Eternits eksistens på markedet, men Skanit Eternit har deltaget i en fagmesse, Fredericia Byggemesse, i marts 2000, hvor Skanit Eternit markedsførte fibercement under betegnelsen eternit.

Problemet med andres brug af ETERNIT er, at ETERNIT står for et kvalitetsprodukt. Dansk Eternit giver en holdbarhedsgaranti på 15 år og afholder løbende omkostninger til godkendelser og til sikring af kvaliteten af produktet. Varemærkekrænkelser kan forlede køberen til at tro, at der købes samme kvalitetsprodukt og kan forbinde ETERNIT med et ringere produkt. Det vides ikke, om Skanit Eternits produkt er ringere, men kvaliteten er ikke dokumenteret.

At man også kan møde betegnelsen eternit i Indien og i andre lande, hænger sammen med, at et globalt selskab, Etex-gruppen, har ret til at bruge varemærket og anvender betegnelsen eternit for fibercementprodukter over- alt. Der er tre internationale varemærkeregistreringer på ETERNIT, og de, der sælger lokalt, får ofte licens til at bruge varemærket.

Carsten Nørgaard har forklaret, at han begyndte at importere "eternitplader" 14 dage efter stormen i 2000, da Dansk Eternit ikke kunne levere. Han kunne skaffe plader gennem et firma i Gibraltar, Maryhill Trading LTD., som har en filial i Flensborg. Han fungerer som konsulent for dette firma.

Det er korrekt, at han har været på messe i Fredericia i marts 2000. Han brugte først navnet Skanit Eternit, men har nu lavet nye brochurer, hvor der kun står Skanit tagplader.

Ud over ham er der et par stykker mere, som sælger plader på samme måde, og pladerne bliver godkendte i EU i Bruxelles.

Han sælger ud over tagpladerne vinduer og rullegardiner. Han vil ikke oplyse sin årlige omsætning eller de mængder af tagplader, han sælger. Ud over anvendelsen i Jyllands-Posten, på messen og i brochurer vil han ikke oplyse, hvor han ellers har anvendt ordet eternit.

Procedure

Dansk Eternit har anført, at Dansk Eternit som licenshaver har retten til at anvende varemærket ETERNIT og til at påtale varemærkekrænkelser. Figurmærket ETERNIT består ikke af andre elementer end ordet eternit. Selv om der er tale om et figurmærke, skal der foretages en almindelig mærkelighedsbedømmelse, da ETERNIT i figurmærket er dominant. ETERNIT har
særpræg for tagplader, idet ETERNIT ikke er beskrivende, men er et fantasiord. ETERNIT er endvidere anvendt som ordmærke og er et indarbejdet og velkendt varemærke, som nyder en udvidet beskyttelse. Da der foreligger forvekslelighed og vareartslighed, er Skanit Eternits anvendelse af ETERNIT en krænkelse af varemærkeretten.

Varemærkeretten er løbende fornyet, og det er ukorrekt, at figurmærkeretten kun skulle kunne beskyttes i 35 år.

Det er endvidere ukorrekt, at Maryhill LTD. skulle have tilladelse til at bruge varemærket ETERNIT.

Skanit Eternit er ligeledes som forretningskendetegn forveksleligt med ETERNIT, da der er tale om identiske ord, og da Skanit ikke har adskillelsesevne i forhold til det velkendte ETERNIT.

Der er forvekslelighed, og det kunne også blive antaget, at der er en sammenhæng mellem mærkerne. Efter § 6 i lov om erhvervsdrivende virksomheder skal virksomheders navne endvidere tydeligt adskille sig fra hinanden. Skanit Eternit må derfor ophøre med anvendelsen af ETERNIT i firmanavnet.

Markedsføringslovens §§ 1 og 5 fører også til tilsvarende resultater.

ETERNIT er ikke degenereret, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2 nr. 2. Eternit anvendes internationalt, men dette er som varemærke efter licens og ikke som betegnelse for eller synonymt med fibercementplader. Der stilles strenge krav til beviset for degeneration.  Bevisbyrden for degenering påhviler Skanit Eternit, og der er intet fremlagt til dokumentation heraf.

Efter varemærkelovens § 43 har varemærkeindehaveren krav på vederlag uden, at der skal være dokumenteret et tab. Der er sket markedsforstyrrelse i forbindelse med annoncen i Jyllands-Posten og fremmødet på Fredericia Byggemesse, og krænkelsen har haft en vis grovhed, da den er fortsat efter Dansk Eternits henvendelse, hvorfor sagsøger tillige har krav på erstatning, jf. markedsføringslovens § 13. Det må komme Skanit Eternit til skade, at Carsten Nørgaard ikke vil oplyse sine omsætningstal, hvilket gør det umuligt at beregne et vederlag- og erstatningskrav.

Skanit Eternit har anført, at der foreligger en dom vedrørende maggiterninger, hvorefter Knorr ikke kunne få beskyttet en varemærkeret længere end 35 år. Skanit Eternit køber fibercementpladerne af Maryhill Trading LTD., der kalder pladerne eternitplader, hvorfor Skanit Eternit også må være berettiget til at bruge navnet. Betegnelsen eternitplader bruges generelt om tagbeklædning af den art.

Rettens bemærkninger

Dansk Eternit har gennem licens eneret til anvendelse af figurmærkerne ETERNIT i Danmark. Da ordet ETERNIT ikke er beskrivende for fibercementplader, findes figurmærkeretten at være suppleret af en ordmærkeret, stiftet ved ibrugtagning, som må tilkomme licenshaveren for

figurmærkerne.

Registreringen af figurmærkerne er forlængede til henholdsvis 30. august 2003, 18. april 2009 og 9. maj 2009. De foretagne forlængelser af registreringer er ikke forhindret af begrænsninger i beskyttelsesperioden.

Der er ingen dokumentation fremlagt til støtte for, at varemærkeretten skulle være degenereret.

Skanit Eternit har efter det fremlagte anvendt ETERNIT i forbindelse med fibercementplader, der ikke er fremstillet af varemærkeindehaveren eller en af dennes licenstager. Da ETERNIT anvendes som varemærke for fibercementplader, findes brugen af ETERNIT i forbindelsen andres fibercementplader forveksleligt med ordmærket ETERNIT. Ordet eternitplader findes
endvidere forveksleligt med figurmærkerne ETERNIT (VR 1969 01064 og VR 1969 01278), idet ordet eternit er den dominerende del af figurmærkerne. Da der tillige foreligger vareartslighed, har Skanit Eternits brug af udtrykket eternitplader krænket de varemærkerettigheder, Dansk Eternit har licens til.

I firmanavnet Skanit Eternit er optaget varemærket ETERNIT i strid med lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 6, stk. 2.

Efter markedsføringslovens § 5 må erhvervsdrivende ikke anvende andre erhvervsdrivendes forretningskendetegn.

Herefter findes Skanit Eternit at være uberettiget til at anvende ETERNIT som forretningskendetegn, varemærke og som led i firmanavnet, hvorfor Dansk Eternits påstand 1 tages til følge i det omfang, påstanden vedrører anvendelse af kendetegnet som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Skanit Eternits anvendelse af varemærket ETERNIT er til dels sket efter, at Dansk Eternit har rettet henvendelse til Skanit Eternit om brugen. Skanit har herved tillige handlet i strid med markedsføringslovens § 1, hvorfor Dansk Eternits påstand 2 også tages til følge.

Der foreligger ikke dokumentation for, at Dansk Eternit har lidt noget tab i anledning af sagsøgtes uberettigede brug af ordmærket ETERNIT. Sagsøgtes uberettigede brug af sagsøges varemærke berettiger sagsøger til vederlag efter Varemærkelovens § 43, stk. 1. Da annoncen samt sagsøgtes deltagelse i messen i Fredericia har skabt en markedsforstyrrelse, har sagsøger tillige et krav herpå, jf. Markedsføringslovens § 13. Retten finder, at Dansk Eternits  vederlagskrav og krav på erstatning for markedsforstyrrelse skønsmæssigt kan fastsættes til  kr. 25.000.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Skanit Eternit v/Carsten Nørgaard, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet ETERNIT som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.

Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik ved at anvende kendetegnet ETERNIT som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.

Sagsøgte tilpligtes til sagsøger, Dansk Eternit A/S, at betale kr. 25.000 med tillæg af sædvanlig procesrente fra 10. marts 2000.

I sagsomkostninger betaler sagsøgte inden 14 dage til sagsøger kr. 20.000.

Mette
Christensen
Vagn Jacobsen Otto Raben 

(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes

p. j. v. Sø- og Handelsretten, den