PASTA BASTA - registreriing af varemærke

Dom i sagen V-33-04

Peter
Tholstrup
(Advokat Susie P. Arnesen) 

mod 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 
(Advokat Søren Holm Serup) 


Indledning og påstande

Sagen drejer sig, om hvorvidt ordmærket PASTA BASTA, der er registreret for klasse 42 og bruges for restaurationsvirksomhed mv. er til hinder for registrering i Danmark under Madrid Protokollen af et figurmærke med teksten Pasta Pasta for visse fødevarer og færdigretter og for forskellige former for reklame- og forretningsvirksomhed. 

Peter Tholstrup har nedlagt påstand om, at Patentankenævnet skal anerkende, at varemærkeregistrering MP721522 Pasta Pasta er ugyldig for klasse 30: "Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta" og for klasse 35: "Advertising; business management; business administration; office functions;", sub-
sidiært, at registreringen er ugyldig for klasse 30: "Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta", mere subsidiært, at registreringen er ugyldig for klasse 30: "Ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour." 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende: Patentankenævnet) har påstået frifindelse. 

PASTA BASTA

Peter Tholstrup, som siden 1986 har drevet restaurant Pasta Basta i Valkendorfsgade i København, registrerede den 2. maj 1988 ordmærket PASTA BASTA for klasse 42. Restauranten udbyder bl.a. forskellige pastaretter à la carte og en buffet kaldet PASTA BASTA BORDET med pastasalater. Restauranten har været omtalt i pressen, herunder aviser og dameblade. Tine Tholstrup, der er gift med Peter Tholstrup, har udgivet 7 kogebøger, herunder "Den Store Pasta Basta" og "Mere Pasta Basta". Restauranten er omtalt i forskellige danske og udenlandske rejse- og spiseguides og omtalt på www.aok.dk. Siden sin åbning har restauranten også solgt mad ud af huset, både mere individuelt bl.a. i form af bakker med pastasalat, og til selskaber og større arrangementer. Restauranten sælger også råvarer som pasta, vilde ris, parmesan, pesto, olivenolie og svampe ud af huset. 

Pasta Pasta mv.

Restauranter med navne, hvori Pasta og Basta indgår, er ifølge Google ganske udbredte. En søgning på engelsk på ordene: pasta basta restaurant giver således 46.600 hits, og et gennemsyn af disse viser, at sådanne restauranter findes i en lang række byer, herunder i New York (Basta Pasta), Amsterdam (Pasta e Basta), Wien (Pasta e Basta), København (Pasta Basta), Oslo og Bergen (Pasta Basta).

Efter ansøgning af 14. september 1999 har Pasta Basta AS, der i Norge driver Pasta Basta restauranter, fået registreret et figurmærke med teksten Pasta Pasta i Norge. Samtidig har Patent- og Varemærkestyrelsen gennem WIPO modtaget meddlelse om, at der er indgivet ansøgning om international registrering af dette mærke under Madrid Protokollen med designering af bl.a. Danmark. I overensstemmelse hermed skete der offentliggørelse i Dansk Varemærketidende for den 21. februar 2001 af registreringen af figurmærket Pasta Pasta for klasse 30: "Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta", klasse 35: "Advertising; business management; business administration; office functions" og klasse 42: "Restaurants; professional consultancy; nonbusiness" Den 19. april 2001 fremsatte Peter Tholstrup indsigelse over for registreringen under henvisning til, at Pasta Pasta figurmærket var forveksleligt med hans registrerede ordmærke PASTA BASTA.

Patent- og Varemærkestyrelsen tog den 9. juli 2002 Peter Tholstrups indsigelse delvist til følge og ophævede registreringen for klasse 30 og for klasse 42: "Professional consultancy, non-business". Efter at Peter Tholstrup havde klaget, traf Patentankenævnet den 9. januar 2004 afgørelse om, at registreringen skulle ophæves for klasse 42, men i øvrigt opretholdes. Det hed-
der i afgørelsen bl.a.: 

"Ankenævnet tiltræder, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for brug af indsigermærkerne for klasse 30. Det angrebne mærke opretholdes derfor for de ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 30. 

... 

Ankenævnet finder endvidere, at det angrebne mærke risikerer at blive forvekslet med indsigermærkerne PASTA BASTA (ordmærker), der er registreret for tjenesteydelser i klasse 42, og at det angrebne mærke derfor bør ophæves for alle tjeneste-
ydelser i klasse 42. 

Herefter bestemmes: 

Det angrebne mærke MP721522 PASTA PASTA <fig> nægtes registrering for alle varer i klasse 42, men registreres endeligt for følgende varer: 
Klasse 30: Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta. 
Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions."

Under sagen har Peter Tholstrup fremlagt erklæringer fra Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening, Danmarks Restauranter & Caféer og Copenhagen This Week, hvoraf det fremgår, at PASTA BASTA er velkendt og indarbejdet i Danmark som mærke for henholdsvis restaurationsvirksomhed og salg af mad ud af huset. 

Forklaringer

Peter Tholstrup har forklaret, at hans restauration PASTA BASTA ved sin åbning lancerede et pastakoncept, som ikke tidligere var set i Danmark. Han er overbevist om, at restauranten er meget velkendt blandt danskere og udlændinge, herunder særligt skandinaver. Stort set alle kender ifølge hans egne undersøgelser restauranten og dens adresse i Valkendorfsgade. Restauranten har omkring 100.000 gæster om året. Hans hustrus kogebøger indeholder PASTA BASTA opskrifter og er trykt i flere oplag, ligesom de har ligget på bestseller-listen. 

Rene Nouard har forklaret, at han har været ansat i restaurant PASTA BASTA siden 1986. Restauranten må efter hans opfattelse betragtes som en institution i København på linie med Café Sommersko. Dette skyldes bl.a., at restauranten har åbent til kl. 03:00 på hverdage og til kl. 05:00 i weekenden. Restauranten har igennem årene fået megen presseomtale og har ca. 10.000 gæster om måneden. Siden åbningen har restauranten solgt færdigretter ud af huset som take-away og udbringning, ligesom de har solgt pasta, olivenolie, soltørrede tomater og vilde ris. 

Anders Hovmand har forklaret, at han er uddannet kok og tjener. Han var med til at åbne restaurant PASTA BASTA og arbejdede dér, indtil han blev selvstændig i 1987. Restauranten er kendt bl.a. på grund af sin aktive markedsføring og sine lange åbningstider. Restauranten solgte i 1986, da han arbejdede der, også mad ud af huset, herunder bakker med pasta fra PASTA BASTA BORDET. Endvidere solgte man pakker med parmesan, vilde ris, brød og Karl Johan-svampe, og disse pakker var forsynet med håndskrevne etiketter med et PASTA BASTA-stempel.

Casper Santin har forklaret, at han styrede driften af restaurant PASTA BASTA fra 1997 til april 2004. Restauranten er meget velkendt i den almene befolkning. Bl.a. har han oplevet, at folk bruger udtrykket, at de skal ind og have "PASTA BASTA". Det er usædvanligt, at en restaurant er så velkendt. Andre restauranter skifter hyppigt ejer, navn og stil, men PASTA BASTA har kørt med samme koncept siden åbningen i 1986. Da han arbejdede i restauranten, solgte de også færdigretter ud af huset, ligesom man solgte bl.a. brød og parmesan. 

Lars Klint har forklaret, at han er lektor på arkitektskolen. Han designede PASTA BASTA-logoet efter et udkast fra Peter Tholstrup. Han har derudover lavet brevpapir for "PASTA BASTA Delikatesse" og har formentlig i starten eller midten af 1990'erne lavet de etiketter, restauranten har brugt bl.a. på pakker med soltørrede tomater, vilde ris og pesto. Derudover har han arbejdet på et koncept med navnet "Pasta-away". 

Parternes synspunkter

Peter Tholstrups advokat har gjort gældende, at figurmærket med teksten Pasta Pasta er forveksleligt med ordmærket PASTA BASTA, som må anses for velkendt både som følge af omtale i pressen og som følge af fru Tine Tholstrups PASTA BASTA kogebøger. De fremlagte brancheerklæringer dokumenterer også mærkets velkendthed. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at PASTA BASTA mærket tillige anvendes for Peter Tholstrups virksomhed med salg af mad ud af huset og salg af ikke tilberedte fødevarer i form af bl.a. pasta, vilde ris og brød. Pasta Basta AS var i ond tro, da dette selskab indgav ansøgning om registrering i Danmark. Dette illustreres af ligheden mellem selskabsnavnet og Peter Tholstrups varemærke, ligesom selskabet i Norge driver restauranter med navnet Pasta Basta. 

Patentankenævnets advokat har gjort gældende, at Peter Tholstrup ikke har godtgjort at have drevet virksomhed, som omfattes af klasse 30. Der er alene fremlagte enkelte fakturaer for salg af mad ud af huset. Peter Tholstrup har heller ikke dokumenteret, at mærket PASTA BASTA nyder udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til, at restauranten er omtalt i forskellige rejse- og spiseguides, idet disse omtaler de fleste københavnske restauranter og ikke kun PASTA BASTA. Brug af Pasta Pasta for varer og tjenesteydelser i klasse 30 og 35 vil endvidere ikke indebære nogen utilbørlig udnyttelse af PASTA BASTA mærket. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten finder, at der er stærk lighed, grænsende til identitet, mellem mærkerne PASTA BASTA og Pasta Pasta, idet den lydmæssige forskel på P og B i det andet ord af disse mærker er ganske ringe, og idet lyden af disse konsonanter i hvert fald ved visse udtaleformer (næsten) ikke er til at skelne fra hinanden. 

Retten finder det godtgjort, at Peter Tholstrup sideløbende med sin restaurationsvirksomhed siden åbningen af restauration PASTA BASTA har solgt både tilberedte og ikke tilberedte fødevarer fremstillet af mel, herunder pasta og brød, ud af huset under mærket PASTA BASTA, som bl.a. har været anvendt på etiketter på emballagen hertil. Retten finder, at denne brug af ordmærket PASTA BASTA for disse varer er til hinder for, at Pasta Pasta registreres for de samme eller lignende varer i klasse 30, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og retten ophæver derfor registreringen af mærket herfor, jf. varemærkelovens § 29, jf. § 28, stk. 1. 

Sammensætninger af ordene Pasta og Basta skaber et sjovt ordspil og er nærliggende betegnelser for restauranter og andre virksomheder, der sælger pasta og lignende fødevarer, og for kogebøger. Restauranter med navne som Pasta e Basta, Basta Pasta og Pasta Basta er ganske udbredte, og ordsammensætningen er herhjemme også indgået i titler på kogebøger. Re-staurant PASTA BASTA i Valkendorfsgade i København har ligget på samme sted og haft samme koncept siden 1986 og må anses kendt både i branchen og af et publikum i det københavnske natteliv.

Restaurantens navn er imidlertid som nævnt en nærliggende ordsammensætning, som skaber et sjovt ordspil, og som også er indgået i titlen på flere kogebøger. Det er muligt, at en bredere del af befolkningen, herunder uden for København, kender ordsammensætningen Pasta Basta, men Peter Tholstrup findes ikke at have godtgjort, at et kendskab til denne ordsammensætning hos en bredere befolkning skyldes hans restaurant i København og ikke blot er udtryk for, at ordsammensætningen skaber et nærliggende ordspil, som folk kan huske, også fordi de er indgået i titler på kogebøger, der har været solgt gennem bogklubber og ligget på bestseller listen.

På denne baggrund findes varemærket PASTA BASTA ikke velkendt her i landet, og brugen af figurmærket Pasta Pasta for et reklamebureau eller for andre af de tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen for klasse 35, vil ikke medføre nogen utilbørlig udnyttelse af Peter Tholstrups varemærkes renommé eller skade særpræget eller renomméet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og § 15, stk. 4, nr. 1. Der er således ikke grundlag for at ophæve registreringen af Pasta Pasta for de tjenesteydelser, for hvilke det er registreret i klasse 35. 

Peter Tholstrups subsidiære påstand tages herefter til følge, således at registreringen af figurmærket Pasta Pasta ophæves for varer i klasse 30. 

Efter sagens resultat bør hver part bære sine egne sagsomkostninger. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at varemærkeregistrering MP721522 Pasta Pasta er ugyldig og skal ophæves for klasse 30: "Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta". Hver part bærer sine egne sagsomkostninger. 

Uffe Thustrup 
Michael B. Elmer 
Hans Jørgen Nielsen 
(retsformand)