Paranova - ulovlig co-branding

Dom i sag V-25-03

1) C.H. Boehringer Sohn (Advokat Karen Dyekjær)
2) Boehringer Ingelheim KG (Advokat Karen Dyekjær)
3) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Advokat Karen Dyekjær)
4) Boehringer Ingelheim A/S (Advokat Karen Dyekjær)

mod

1) A/S af 11. juni 2003 under konkurs (Paranova A/S) (Advokat Pernille Bigaard)
2) Paranova Danmark A/S (Advokat Kim Jensen)
3) Paranova Pack A/S (Advokat Kim Jensen)


afsagt sålydende

D O M:


Indledning og påstande
Sagens drejer sig om, hvorvidt de sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs (tidligere Paranova A/S), Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S (samlet benævnt Paronova), har foretaget ulovlig co-branding ved på Boehringers emballager til medicinske produkter, som Paranova har parallelimporteret og ompakket, at anbringe Paranovas særlige forretningskendetegn, herunder firmaets logo, navn i logotypes i kombination med særlige grafiske striber på emballagerne sammen med Boehringers varemærke, der svarer til de enkelte produkter navn. Endvidere skal der i givet fald tages stilling til, om Boehringer er berettiget til vederlag/erstatning.

Sagsøgerne, C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG og Boehringer Ingelheim A/S (samlet benævnt Boehringer), har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1
De sagsøgte, A/S af 11.juni 2003 nu under konkurs, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S, tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i Boehringers ret til varemærkerne Atrovent®, Berodual®, Berotec®, Bisolvon®, Buscopan®, Catapresan®, Dixarit®, Mexitil® og Persantin® ved at anbringe Paranovas forretningskendetegn på de af Paranova udbudte produkter:

1.1. Atrovent® inhalationsaerosol 20 mkg/dosis, 300 doser, varenr. 549956, (bilag 1)
1.2. Atrovent® inhalationspulver 40 mkg 100 kapsler, varenr. 375725 (bilag 2)
1.3. Berodual® inhalationsaerosol 15 ml, 300 doser, varenr. 091009 (bilag 3)
1.4. Berodual® inhalationspulver 100 stk., varenr. 121699 (bilag 4 og 5)
1.5. Berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis, 300 doser, varenr. 176560 (bilag 6)
1.6. Berotec® inhalationspulver 0,2 mg 100 kapsler, varenr. 381277 (bilag 7)
1.7. Bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904 (bilag 8)
1.8. Buscopan® 10 mg tabletter 100 stk., varenr. 106690 (bilag 9)
1.9. Catapresan® 0,15 mg tabletter, 100 stk., varenr. 090266 (bilag 10)
1.10. Dixarit® 25 mg tabletter 100 stk., varenr. 126367 (bilag 11)
1.11. Mexitil® 200 mg kapsler 100 stk., varenr. 102210 (bilag 12)
1.12. Persantin® 100 mg tabletter 100 stk., varenr. 481580 (bilag 13)

Subsidiært nedlægges samme påstand for de under produkterne 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 1.11., 1.12., 2.1. og 2.2. nævnte produkter.

Påstand 2
A/S af 11. juni 2003 under konkurs, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at gøre indgreb i Boehringers ret til varemærkerne Atrovent® og Bisolvon® ved at anbringe Paranovas forretningskendetegn på de af Paranova udbudte produkter:
2.1. Atrovent® næsespray, opløsning 21 mikrog/dosis, 360 doser, varenr. 003916 (bilag 14)
2.2. Bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904 (bilag 15) ligesom Paranova tilpligtes at ophøre hermed.

Påstand 3
A/S af 11.juni 2003 under konkurs, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S tilpligtes in solidum at betale Boehringer 160.000 kr. i vederlag/erstatning for krænkelse af de i påstand 1 og 2 nævnte varemærker med procesrente for så vidt angår 100.000 kr. fra sagens anlæg den 21. februar 2003 og for så vidt angår 60.000 kr. fra indgivelse af replik den 9. september 2003.

Overfor A/S af 11. juni 2003 under konkurs udgør påstandsbeløbet 175.000 kr., der forrentes med procesrente for så vidt angår 100.000 kr. fra sagens anlæg den 21. februar 2003 og for så vidt angår 75.000 kr. fra indgivelse af replik den 9. september 2003.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S har nedlagt følgende påstande:

Over for Boehringers påstand 1 og 2 påstås frifindelse.

Over for Boehringers påstand 3 påstås frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

Paranova Pack A/S har oplyst, at såfremt Boehringer har krav på vederlag hæfter Paranova Pack A/S solidarisk med Paranova Danmark A/S og A/S af 11. juni 2003.

A/S af 11. juni 2003 under konkurs (i det følgende Paranova A/S) har meddelt, at boet ikke indtræder i sagen.

Sagens omstændigheder
Parterne
Boehringer er lægemiddelproducent hjemmehørende i Tyskland. Det danske selskab, Boehringer Ingelheim A/S, varetager salg, distribution, markedsføring m.v. af koncernens produkter i Danmark.

Paranova A/S markedsførte indtil den 15. oktober 1999 parallelimporterede lægemidler. Paranova Danmark A/S overtog herefter markedsføringen af de samme parallelimporterede lægemidler. Paranova Pack A/S importerer lægemidlerne og foretager ompakning samt er ansvarlig for design og produktion af emballage til de parallelimporterede lægemidler. Paranova selskaberne er datterselskaber i Paranova-koncernen med Paranova Group A/S som moderselskab.

Paranova A/S trådte i betalingsstandsning i 2003 og ændrede i den forbindelse navn til A/S af 11. juni 2003. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 26. september 2003.

Produkterne, parternes varemærker og emballager
Det er under sagen oplyst, at Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG er indehaver af de registrerede varemærker Atrovent®, Berodual®, Berotec®, Bisolvon®, Buscopan®, Catapresan®, Dixarit®, Mexitil® og Persantin®.

Paranova markedsfører de parallelimporterede lægemidler fra Boehringer i egne emballager. Paranova har valgt at anvende samme farver og farvekombinationer, som Boehringer anvender i deres produktlinier på originalemballagen. Et eksempel
fremgår af følgende foto (bilag 21 g):

Udseende og design på Paranovas emballager har varieret over en årrække. Parterne er enige om, at de emballagedesigns, som denne sag vedrører, ikke længere anvendes af Paranova til markedsføringen af Boehringers lægemiddelprodukter i Danmark. Flere varemærker har endvidere været markedsført i flere forskellige emballager. På emballagen er i forskellige kombinationer anbragt Paranovas forretningskendetegn i form af dennes vertikale og/eller horisontale striber/særlig kantmarkering, firmanavn skrevet med logotypes, logo i form af pentagontegnet, stort "P" med linjer ført hele vejen igennem nederst på siden af æsken, samt dannebrogsflag.

I denne sag har Boehringer fremsat indsigelser imod udformningen af flere typer emballagedesigns med påstand om ulovlig co-branding. De pågældende produkters emballager kan overordnet opdeles i 3 kategorier som følger:

1. Produkterne Atrovent® 20 mikrog/dosis med varenr. 549956 (bilag 1), Atrovent® 40 mikrog med varenr. 375725 (bilag 2), Berotec® inhalationsaerosol 0,2 mg 100 kapsler med varenr. 176560 (bilag 6), Catapresan® 0,15 mg tabletter med varenr.
090266 (bilag 10), Dixarit® 25 mg tabletter med varenr. 126367 (bilag 11) er alle blevet markedsført i en emballage udført, som det fremgår af følgende foto (bilag 10):

Boehringer har anfægtet emballagens design med kombinationen af de særlige kantstriber, firmanavn med logotypes på bagsiden samt "P" der grafisk føres igennem nederst på langsiden.

Emballagen med produktet Berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis med varenr. 176560 (bilag 6) havde samme udseende som viste foto (bilag 10), dog var der kun en farvet stribe langs kanten på venstre side, når emballagen betragtes
forfra.

2. Produkterne Berodual® inhalationsaerosol 15 ml 300 doser, med varenr. 091009 (bilag 3), Berodual® Inhalationspulver 100 stk. med varenr. 121699 (bilag 4), Bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk. med varenr.193904 (bilag 8 og 15), Persantin® 100
mg tabletter 100 stk. med varenr. 565051 (bilag 13) og Atrovent® næsespray opløsning 21 mikrog/dosis med varenr.003916 (bilag 14) er alle markedsført i en emballage som den, der fremgår af følgende foto (bilag 8):

Boehringer har anfægtet designet med kombinationen af de særlige kantstriber, firmanavn på forsiden med logotypes, firmalogoet pentagonfiguren på forsiden, på én langside samt på endestykket og endelig det ovale dannebrogsflag på bagsiden
af emballagen.

For så vidt emballagen til produkterne Berodual med varenr. 091009 (bilag 3) og Atrovent® med varenr. 003916 (bilag 14) fremgår det af de under sagen fremlagte fotos, at pentagon-logoet alene er anbragt på forsiden. De øvrige sider af æskerne er ikke fotodokumenteret. For så vidt produktet Bisolvon® med varenr. 193904 (bilag 15), er alene påsat pentagon-logoet på emballagens forside og på én langside.

Emballagen er i øvrigt fuldstændig identisk med den afbildede.

3. Produkterne Berodual® inhalationspulver 100 stk. med varenr. 121699 (bilag 5), Buscopan® 10 mg tabletter 100 stk. med varenr. 106690 (bilag 9) og Mexitil® 200 mg kapsler 100 stk. med varenr. 102210 (bilag 12) er alle markedsført i en emballage, som fremgår af følgende foto (bilag 5):

Boehringer har anfægtet designet med kombinationen af den særlige kantmarkering, pentagon-logoet på forsiden, på én langside samt på endestykket, firmanavn med logotypes på forsiden og ovalt dannebrogsflag på bagsiden.

De afbildede 3 kategorier af emballager blev anvendt til markedsføring af de ovenfor nævnte produkter i 1990érne og frem til 2003. Paranova ophørte herefter med at anvende de emballagedesigns, som er afbildet på billede 2, 3 og 4.

Baggrunden herfor var Højesteret dom af 28. maj 2003 i en sag mellem Boehringer og Paranova A/S.

Den tidligere sag mellem Boehringer og Paranova
I 1992 anlagde Boehringer sag mod Paranova A/S med påstand om, at Boehringer som indehaver af varemærkerne til de medicinske produkter, der er omfattet af denne sags påstand 1, kunne forbyde Paranova A/S at ompakke produkter indkøbt i
en anden EU-medlemsstat til samme pakningsstørrelser, som varemærkeindehaveren havde bragt produkterne på markedet i (én-til-én ompakning) og genanbringe varemærket på Paranovas egen pakning, og om Boehringer havde krav på vederlag/erstatning for uberettiget brug af varemærkerne.

Efter at en række spørgsmål om fortolkning af Rådets Direktiv 89/104/EØF af 21.12. 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker havde været forelagt EF-domstolen, afsagde Sø- & Handelsretten den 29. juni 2001 dom i sagen, hvorefter Paranova A/S bl.a. tilpligtedes at anerkende at have gjort indgreb i Boehringers ret til varemærkerne ATROVENT, BERODUAL, BEROTEC, DIXARIT, MEXITIL og PERSANTIN ved at anbringe disse varemærker på de af
Paranova A/S udbudte produkter Atrovent, Berodual, Berotec, Dixarit, Mextil og Persantin svarende til de under påstand 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 og 1.12 nævnte produkter samt tilpligtedes at ophøre med at anbringe nævnte varemærker på Boehringers produkter udbudt af Paranova i egne pakninger, i det omfang disse produkter var indkøbt eller kunne have været indkøbt i den samme pakningsstørrelse, som de var solgt, ligesom ompakning af BERODUAL med anvendelse af en rudeetiket, der alene lod varemærket synligt gennem en rude, fandtes at gøre indgreb i Boehringers varemærke. Paranova A/S tilpligtedes at ophøre med rudeetiketompakning af dette produkt. Paranova A/S skulle til Boehringer i vederlag og erstatning betale 1.000.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 2. december 1996.

Paranova A/S ankede dommen til Højesteret, og ved processkrift af 15. april 2002 anmodede Boehringer Højesteret om tilladelse til at medtage en supplerende påstand om co-branding vedrørende emballagerne. Ved processkrift af 17. juni 2002
protesterede Paranova A/S mod inddragelsen af en påstand om co-branding. Den 18. juli 2002 besluttede Højesterets Anke- & Kæremålsudvalg, at begæringen om fremsættelse af påstanden ikke skulle imødekommes.

Boehringer anlagde herefter denne sag, hvor Boehringer har inddraget et yderligere antal produkters emballager, der ikke var omfattet den foregående sag.

Den 28. maj 2003 stadfæstede Højesteret Sø- og Handelsrettens dom af 29. juni 2001, og som følge heraf, ophørte Paranova endeligt med at markedsføre parallelimporterede produkter i de i denne sag omhandlende 3 emballage-kategorier.

Endvidere er flere af de i sagen omhandlede produkter udgået af markedet.

Boehringers vederlagspåstand
Boehringer har ikke rejst vederlagskrav vedrørende de produkter, der er omfattet af påstand 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 og 1.12, idet dette var omfattet af den tidligere sag mellem parterne.

Vederlagskravet for ATROVENT (påstand 1.2) er opgjort til 53.000 kr., hvoraf 22.000 kr. vedrører Paranova A/S og 31.000 kr. vedrører Paranova Danmark A/S, vederlagskravet for BEROTEC (påstand 1.6), BUSCOPAN(påstand 1.8) og CATAPRA-SAN (påstand 1.9), er opgjort til 6.000 kr. for hvert af produkterne, i alt 18.000 kr., der alene vedrører Paranova A/S, vederlagskravet for BISOLVON er opgjort til 29.000 kr., hvoraf 8.000 kr. vedrører Paranova A/S og 21.000 kr. vedrører Paranova Danmark A/S, og vederlagskravet vedrørende ATROVENT (påstand 2.1) er opgjort til 80.000 kr. , der alene vedrører Paranova Danmark A/S.

Kravene er tillige gjort gældende over for Paranova Pack A/S.

Forklaring
Linda Hansen har forklaret, at hun har været ansat hos Boehringer i Danmark i 13 år, senest som marketingdirektør. I 1994 besluttede Boehringer at gøre en indsats for at blive en bedre kendt lægemiddelproducent. I samarbejde med flere konsulenter
arbejdede Boehringer på at få lavet en ensartet designlinie, hvor der særligt fokuseredes på genkendeligheden af samtlige Boehringers produkter. Genkendeligheden er endvidere et vigtigt element for mange patienter, hvor en stor del af Boehringers produkter ofte er receptpligtigt medicin til patienter med kroniske lidelser. Boehringer arbejdede ligeledes med det mål at få lavet en international designlinie i hvert fald således, at pakningerne er ens inden for Europa. Boehringer lagde mange penge og ressourcer i designprojektet, bl.a. blev der brugt en del ressourcer på at undersøge, hvilke farver der skulle anvendes på de forskellige kategorier af medicin. På baggrund af disse undersøgelser besluttedes for eksempel at anvende den blå farve til produkter, der relaterer sig til lunge- og luftvejssygdomme, idet blå associerer til luft. Den røde farve anvendes til hjerte- og
blodsygdomme relaterende sig til blod, idet den røde farve associerer til hjerte og blod. Boehringer bruger fortsat mange ressourcer både på uddannelse og materialer omkring emballagedesign.

Boehringer er fortsat interesseret i, at deres parallelimporterede varer sælges i æsker, der er ændret så lidt så muligt i forhold til de originale for at beskytte varemærkerne. Boehringer ønsker, at Boehringers produkter klart fremstår som hidrørende fra Boehringer og ikke i parallelimportørers emballage, som ligner originalemballagen til forveksling.

Parternes argumenter
Boehringer har anført, at sagerne omkring parallelimport af medicin begyndte i midten af 1970'erne, og praksis har løbende været under udvikling. I relation til de produkter, der er omfattet af påstand 1, har EF-domstolen i dommen Bristol-Myers Squibb i 1996 fastslået, at en parallelimportør som hovedregel ikke må ompakke et produkt, medmindre det er nødvendigt for at komme ind på et marked. De nærmere betingelser for, at ompakning kan finde sted, fremgår af præmis 79 i samme dom. Den blotte accept af ompakning ville betyde, at varemærkets funktion som bindeled mellem producent og køber ødelægges, og produkterne "muterer" til at blive parallelimportørens produkt. Når betingelsen for ompakning er opfyldt, og ompakning sker, er det ikke ensbetydende med, at man som parallelimportør kan "udsmykke" sin emballage efter forgodtbefindende.

Co-branding foreligger, når et originalprodukt tilføjes en parallelimportørs egne forretningskendetegn, hvorved produktet får ny identitet. Co-branding er skadelig og uberettiget, fordi den krænker varemærkeretten ved, at der skabes en uberettiget 
forbindelse/association mellem parallelimportøren og originalproduktet, jf. U 2002. 696 H og U 2003.630 H. Samme synspunkt støttes af litteraturen, jf. Koktvedgård: Lærebog i immaterialret, 7. rev. udg. s. 57 og samme: Lærebog i Konkurrenceret 5. udg. s. 61.

Den af Paranova foretagne co-branding på de tre typer af emballager i form af særlige kantstriber, firmanavn med logotypes, pentagonlogo og ovalt dannebrogsflag er distinktiv for Paranova. Kantstriberne placeres altid samme sted, og de har altid samme bredde. Kantstriberne tilføjer emballagerne en grad af særpræg. Kantstriberne er sammen med pentagonlogoet særlige kendetegn for Paranova. Selskabets navn skrives på en særligt markant og særegen måde. Det er denne kombination sammen med de øvrige kendetegn, der giver emballagen en distinktivitet og dermed anledning til indsigelse fra Boehringer. Herved placerer Paranova sig i forbrugernes bevidsthed på bekostning af Boehringer, hvilket er en krænkelse af Boehringers varemærkeret. Ikke enhver påføring af elementer på ompakkede produkter udgør en krænkelse, men Paranova har ikke frihed til at vælge sin markedsføring og indirekte få placeret sig selv som udvikler og indehaver af produkterne på Boehringers bekostning.

Højesteret har i flere afgørelser fastslået, at en adfærd, hvor parallelimportørenforetager co-branding på en sådan måde, at dette skaber en forbindelse mellem produktet og parallelimportøren, giver varemærkeindehaveren skellig grund til at modsætte sig den fortsatte markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2. Den sammenhæng, der skabes mellem Paranova og Boehringers produkter, skader Boehringer og varemærkernes værdi.

Endvidere foreligger der en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 5 (nu § 18). Paranova anvender de samme farvekombinationer i kantstriberne, som Boehringer anvender på deres emballage, hvorfor Paranova ved plagiering snylter
på Boehringers goodwill. Dette skaber unødig forvirring og dermed en større forvekslingsrisiko hos forbrugerne.

Det gøres gældende, at Højesteret har fortolket varemærkeloven og varemærkedirektivet korrekt, og Højesterets praksis er ikke i strid med den af EF-domstolen afsagte dom af 26. april 2007 i sagen Boehringer Ingelheim mod Dowelhurst (Boehringer II-dommen) og EFTA-domstolens dom af 8. juli 2003. I den forbindelse gøres det gældende, at nødvendighedskriteriet har den funktion at supplere eller udgøre en integreret del af det mere overordnede kriterium, om der foreligger en krænkelse af Boehringers varemærkerettigheder derved, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er skadelig for parallelimport og varemærke-V-0025-03 varemærkeindehaveren eller varemærkets omdømme.

Parallelimportøren har bevisbyrden for, at ompakningen og den efterfølgende co-branding i parallelimportørens emballage ikke skader varemærket. Denne bevisbyrde har Paranova ikke løftet.

Paranova har derfor krænket Boehringers ret til de under sagen omhandlede varemærker.

Efter retspraksis skal parallelimportøren forinden markedsføring af ompakkede lægemidler give meddelelse til varemærkeindehaveren. Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S har imidlertid aldrig givet meddelelse om deres markedsføring af de produkter, som de har overtaget fra Paranova A/S i oktober 1999. Endvidere har Paranova Pack A/S og Paranova Danmark A/S undladt at give meddelelse om introduktion af nye pakkedesign. Disse selskaber har også af denne grund krænket Boehringers varemærker.

Boehringer har alene rejst krav om vederlag/erstatning for en del af de i sagen omhandlede produkter, idet Boehringer allerede ved Højesterets dom af 28. maj 2003 fik tilkendt vederlag i relation til de i påstanden under punkterne 1.1, 1.3, 1.4,
1.5, 1.10, 1.11 og 1.12 nævnte produkter. Vederlagskravet for de øvrige produkter er opgjort i overensstemmelse med Højesterets praksis til 5 % af omsætningen.

Vedrørende spørgsmålet om passivitet og forældelse gøres det gældende, at Boehringer i den tidligere sag havde det hovedanbringende, at der ikke skulle ske ompakning overhovedet, og der var derfor, mens den første sag verserede, ikke
særlig anledning til at interessere sig for, hvorledes en omfattende ompakning kunne ske. De anvendte kantstriber havde dernæst på det pågældende tidspunkt ikke opnået distinktivitet. Paranova har endvidere på et for Boehringer ukendt
tidspunkt efter 1992 ændret pakningsdesign til et mere dominerende selvstændigt pakkedesign. Dette design, der indgår i denne sag, er bl.a. karakteriseret ved de farvede kantstriber og firmanavn med logotypes samt pentagonlogo. Paranova har
ikke foretaget behørigt underretning om ændring af pakkedesign overfor Boehringer, og der foreligger derfor ikke retsfortabende passivitet. Boehringer har endvidere retsforfulgt Paranova i andre lande for så vidt de samme pakkedesigns, hvorfor Paranova har været fuldt ud bekendt med Boehringers indsigelser mod disse pakkedesigns. Paranova Danmark A/S har gennem koncerntilhørsforholdet og den nære sammenhæng mellem selskabernes aktiviteter været fuld bekendt med Boehringers indsigelser mod den foretagne co-branding.

Paranova har protesteret mod Boehringers anbringende om manglende notifikation, idet dette først er fremsat i påstandsdokumentet og dermed efter forberedelsens afslutning, hvilket er for sent, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1, nr. 1. Paranova har ikke haft mulighed for at varetage sine interesser, hvorfor der skal ses bort fra anbringendet.

Denne sag vedrører alene "sammærkning", som efter dansk retspraksis var tilladt indtil 2002, fra hvilket tidspunkt denne ændredes.

Udgangspunktet efter EU-retten er varernes frie bevægelighed, jf. art 28. Art. 30 er undtagelse herfra, hvorfor den må fortolkes indskrænkende. Varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, er ligeledes en undtagelse fra konsumptionsprincippet i de tilfælde,
hvor der foreligger skellig grund for varemærkeindehaveren til at modsætte sig markedsføringen. Art. 7, stk. 2 må ligeledes fortolkes indskrænkende. 

Ompakning i sig selv er tilladt, når blot emballagen ikke er forvekslelig med Boehringers emballage. Hvide æsker må ikke anvendes, idet dette vil medføre forvekslingsrisiko, jf. mærkningsbekendtgørelsens § 7. Som parallelimportør er Paranova ligeledes særlig ansvarlig for både patient- og folkesundhed. Paranovas eget varemærke må ikke anvendes alene samtidig med, at man ikke må krænke varemærkeindehavers rettigheder. I forbindelse med parallelimport og ompakning
er det helt uundgåeligt for parallelimportøren at påføre egne forretningskendetegn. Co-branding er derfor svært at undgå.

Spørgsmålet er derfor, hvorvidt co-branding er en varemærkekrænkelse. I EF-domstolens dom af 26. april 2007 i Boehringer II fastslog EF-Domstolen, at det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag, jf. præmis 47, om parallelimportøren handler til skade for varemærkets omdømme ved at anbringe varemærket eller eget logo, et firmadesign eller "udstyr" eller anvende et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske, eller trykke parallelimportørens navn med store bogstaver EF-Domstolen fastslog samtidig, at betingelsen om nødvendighed kun vedrører selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen med henblik på at tillade markedsføring af dette produkt på importstatens marked og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning, jf. præmis 39.

Det er herefter ikke længere nødvendighedskriteriet, der skal anvendes ved bedømmelsen af, om en emballage krænker et varemærke. Derimod anfører EF-Domstolen under henvisning til dommen i sagen Bristol-Myers Squibb, at varemærke-indehaveren alene er berettiget til at modsætte sig parallelimportørens markedsføring, hvis denne har givet produktet en ny emballage og har genanbragt varemærket på en sådan måde, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, jf. præmisserne 21, 32, 40 og 44.

Bevisbyrden for, at varemærket ikke lider skade, påhviler som udgangspunkt parallelimportøren. der skal fremlægge beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af
en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller indehaverens omdømme, jf. præmis 52. Dette udgangspunkt modificeres betydeligt i præmis 53, hvori det anføres, at når parallelimportøren har fremlagt beviser, der i mindre grad end " at det med rimelighed kan formodes, at betingelserne er opfyldt", tilkommer det varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om pakningen kan være skadelig for selskabets og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade. Dommens præmis 52 og 53 må forstås således, at den del af bevisbyrden, som påhviler parallelimportøren, er meget lempelig, hvorimod varemærkeindehaveren bærer den tungeste del. Det er derfor Paranovas opfattelse, at det er Boehringer, der skal løfte denne bevisbyrde. Den bevisbyrde har Boehringer ikke løftet.

Ved Bristol-Myers Squibb-dommen blev det fastslået, hvornår det er tilladt at ompakke parallelimporteret medicin, jf. præmis 49, 50 75 og 76. EF-Domstolen fortolkede artikel 7, stk. 2. om "skellig grund" således, at medmindre de fire betingelser opstillet EF-Domstolens dom af 23. maj 1978 i Hoffmann-La Roche dommen i relation til artikel 36 (nu artikel 30) er opfyldt, kan en
varemærkeindehaver modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på emballagen.

EF- domstolens anførte endvidere, at det ikke kan udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeindehaverens omdømme kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt., jf. præmis 75. Det fremgår endvidere, at der for lægemidler er tale om et følsomt område, hvor aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og integritet, og at produktets præsentationsmåde skal kunne indgive offentligheden tillid i denne henseende. Domstolen tilføjede den femte betingelse om, at det ompakkede produkt præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, og at dette kan være tilfældet, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, jf. præmis 76. Dette er ej tilfældet i denne sag.

I forslag til afgørelse i Bristol-Myers Squibb dommen anførte generaladvokaten, at Paranovas farvestriber gør det muligt at identificere produkterne, og at de hverken er vildledende eller udgør tyveri af varemærkeindehaverens good-will. Endvidere
afvistes, at det ompakkede produkts præsentationsmåde skadede varemærkets omdømme.

I Boehringer II ­ dommen anfører EF-Domstolen under henvisning til Bristol-Myers Squibb dommen, at varemærkeindehaveren alene er berettiget til at modsætte sig parallelimportørens markedsføring, hvis denne har givet produktet en ny emballage
og har genanbragt varemærket på en sådan måde, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, jf. præmisserne 21, 32, 40 og 44.

Ved Sø- og Handelsrettens dom af 23. november 1999 i sagen Eli Lilly mod Paranova fandtes alene Paranovas fotografiske gengivelse af tabletter med Eli Lillys logo at være en varemærkekrænkelse, om end denne krænkelse var meget beskeden, fordi logoet kun var synligt på ganske tæt hold. Herudover fandtes emballagen ikke at krænke Eli Lillys rettigheder efter hverken varemærkeloven eller markedsføringslovens §§ 1-2.

Højesteret har i sagen mellem Bayer og Paranova (U 1999.952 H) taget stilling det design, hvor det store "P" til venstre føres hele vejen igennem i bunden af emballagen. Det er i princippet det samme logo, der er påført nogle emballager i denne sag. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at betegne Paranovas emballage som en inadækvat præsentation, idet der henvistes til Bristol-Myers Squibb dommen præmis 75.

Der er heller ikke holdepunkter i den EU-retlige varemærkeret for at opstille krav til den typografiske opsætning, jf. U 1999.1678 H/2 (Astra mod Paranova), hvor Højesteret under henvisning til EF-Domstolens dom i Bristol-Myers Squibb, fastslog, at der ikke var holdepunkter i den EU-retlige varemærkeret for at give Astra medhold vedrørende kravene om typografisk opsætning. Allerede fordi Højesteret fandt, at ompakningen til samme pakningsstørrelse indebar en varemærkekrænkelse, tog Højesteret ikke stilling til pakningsudformningen.

I sagen Orifarm mod AstraZeneca (U 2002.696) ændrede Højesteret praksis i spørgsmålet om berettigelsen af angivelsen af, om importøren eller dennes logo eller andre kendetegn, der forbinder denne med varemærket, idet dette blev bedømt
ud fra, hvad der er nødvendigt for at give parallelimportøren en effektiv adgang til det danske marked. Højesteret henviste til Upjohn-sagen, præmis 43-44. Højesteret anvendte samme praksis i sagen Orifarm mod Hoechst II (U 2002.1523 H) og i sagen
Orifarm mod Løvens Kemiske Fabrik (U 2003.630 H).

I en sag mellem Paranova og Merck forelagde Norges Høyesterettt for EFTA-Domstolen spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger skellig grund at modsætte sig ompakning, når parallelimportøren har ompakket produktet og genanbragt varemærket på en emballage med parallelimportørens farvestriber og/eller andre grafiske elementer, som udgør en del af emballagens udformning. Ved besvarelsen af spørgsmålet bad Høyesterett EFTA-Domstolen angive, om det nødvendighedskriterium, som EF-Domstolen har anvendt ved fortolkningen af skellig grund, også finder anvendelse på den nærmere udformning af emballagen,
eller om den skal vurderes ud fra vilkåret om, at ompakning ikke må kunne skade varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. EFTA-Domstolen svarede, at "skellig grund" i medfør af artiklen 7, stk. 2, kan foreligge, hvor emballagen er
blevet forsynet med farvestriber langs kanterne, hvis dette er egnet til at skade varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, men at denne vurdering overlades til den nationale domstol. Det blev tilføjet, at spørgsmålet ikke kan vurderes mekanisk på grundlag af det nødvendighedskriterium, som er udviklet af EF-Domstolen. Det anføres endvidere af EFTA-Domstolen, at anvendelse af nødvendighedskriteriet på parallelimportørens markedsadfærd efter, at denne har opnået markedsadgang ­ særlig på dennes strategi med hensyn til produktpræsentation som reklame eller pakningsdesign ­ ville udgøre en uforholdsmæssig begrænsning af varernes frie bevægelighed, jf. præmis 45. Det tilføjes yderligere, at selv om parallelimportøren måtte høste tillægsfordele af en speciel type grafiske design, er dette uden betydning for vurderingen af skade på omdømmet.

Norges Høyesteretts fandt herefter i dom af 4, juni 2004, at Merck ikke havde skellig grund i medfør af artikel 7, stk. 2, til at modsætte sig Paranova pakningsudformning, samt tiltrådte EFTA-Domstolens betragtninger om, at parallelimportøren må have en rimelig mulighed for at præsentere sine varer for publikum, således at der er et vist spillerum for en strategi for produktpræsentation.

På baggrund af ovenstående gennemgang af praksis kan det konkluderes, at det fremgår af EF-Domstolens praksis, at det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag, om
parallelimportørens pakningsudformning med egne forretningskendetegn kan være til skade for varemærkets omdømme. Dette svarer i det væsentlige til Sø- & Handelsrettens og Højesterets tidligere praksis.

EF-Domstolens dom er derfor uforenelig med den ellers så restriktive praksis, som Højesteret introducerede i Orifarm - Astra Zeneca sagen og har fastholdt i senere sager. Sø- & Handelsretten skal derfor i denne sag tage udgangspunkt i Højesterets
praksis indtil 2002. Efter denne praksis har Paranova ikke krænket Boehringers varemærkerettigheder ved de paknings-udformninger, der er til bedømmelse under sagen.

Boehringer har endvidere ej heller hverken ført bevis eller forsøgt ført bevis for, at der er sket skade på varemærkets omdømme, hvorfor Paranova skal frifindes.

For så vidt angår spørgsmålet om påføring af Paranovas forretningskendetegn udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 5, skal der foretages samme interesseafvejning som efter varemærkeloven under inddragelse af de samme momenter, og der er derfor ikke plads til nogen yderligere vurdering efter markedsføringsloven. Det forhold, at Paranova anvender samme farve som Boehringer, indebærer ikke en krænkelse af markedsføringsloven, men øger blot genkendelsesmuligheden og øger derved sikkerheden for patienter og forbrugere.

Paranova har således derfor heller ikke overtrådt markedsføringslovens i forbindelse med sin emballageudformning.

Boehringer har på grund af forældelse, subsidiært passivitet, fortabt retten til at kræve vederlag for varemærkekrænkelsen støttet på et synspunkt om co-branding. Fristerne begyndte at løbe, da sagsøgerne første gang blev bekendt med sagsøgtes
pakningsudseende, og dette skete inden retssag blev anlagt i 1992.

Rettens bemærkninger og resultat
Efter EF-Domstolens dom af 26. april 2007 præmis 47 er det den nationale ret, der skal afgøre, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren anbringer sit eget logo, firmadesign eller "udstyr" eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske, eller trykker parallelimportørens navn med store bogstaver, kan være til skade for varemærkets omdømme.

For en parallelimportør af lægemidler, hvor det for at komme ind på markedet er nødvendigt at foretage ompakning af parallelimporteret medicinalprodukter, gælder, at den nye emballage af sikkerhedsmæssige hensyn skal være påført
oplysning om varemærke, producentens navn samt navnet på den, der har foretaget ompakning. Da en ompakning og genanbringelse af varemærket er et indgreb i varemærkeretten, skal det ske så nænsomt som muligt, således at der ikke skabes en ukorrekt antydning af, at der er en forbindelse mellem varemærkeindehaveren og parallelimportøren, på en sådan måde, at det skaber varemærket..

På 2 af Paranovas emballager, som fremgår af dommens side 7 og 8, er sammen med varemærket anbragt pentagonlogoet, Paranova skrevet med logotypes, et ovalt dannebrogsflag samt kantstriber i farver svarende til Boehringers. Pentagonlogoet og Paranova skrevet med logotypes på forsiden af emballagen og pentagonlogoet på endestykkerne er anbragt således, at der knyttes en forbindelse til varemærket, og der dannes herved et samlet billede. Dette skaber en ukorrekt antydning af, at der en erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærket og Paranovas kendetegn. Dannebrogsflaget på bagsiden er anbragt på en sådan måde, at det danner en forbindelse til varenummeret og varemærket, hvorved en køber kunne antage, at der er tale om et dansk produkt, og dermed understøtter det, at det er et Paranova produkt. Disse to emballager findes at have en sådan udformning, at der skabes en uretmæssig forbindelse mellem Paranova og Boehringer, hvorfor det skader varemærket og Boehringers omdømme. Boehringer har derfor rimelig grund til at modsætte sig denne markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2..

På emballagen, som vist på dommens side 6, er der på bagsiden af emballagen anbragt det forlængede P og i sammenhæng hermed Paranova skrevet med logotypes. Denne skrivemåde må anses for at være distinktiv for Paranova, og fremhæver Paranova på Boehringers bekostning, ligesom producenten ikke klart fremgår klart af alle emballager. Hermed skabes der en ukorrekt antydning af, at er en erhvervsmæssig forbindelse mellem Paranova og varemærket, hvorfor det skader varemærket og Boehringers omdømme. Boehringer har derfor rimelig grund til at modsætte sig denne markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2..

Kantstriberne sammen med varemærket er en måde at adskille de enkelte produkter fra hinanden, og kantstriberne findes ikke i sig selv, således som de er udformet på de foreviste emballager, at indebære en krænkelse.

Boehringers påstand 1 og 2 tages herefter til følge Det ikke er dokumentet, hvornår de enkelte emballager er sat på markedet. Der har gennem 1990'erne verseret sag mellem parterne i Danmark og efter det oplyste sager om samme emballagedesign i andre lande. Da Paranova har været bekendt med Boehringers indsigelse mod emballagerne, finder retten, når henses til denne sags forløb sammenholdt med den foregående, at Boehringers krav på vederlag/erstatning ikke er fortabt ved forældelse eller passivitet.

Boehringer har derfor krav på vederlag i henhold til varemærkeloven § 43, stk. 1.

Efter varemærkelovens § 43 har Boehringer krav på et rimeligt vederlag for Paranovas udnyttelse af de varemærker, for hvilke der ikke allerede er betalt vederlag. Boehringers påstand om vederlag er opgjort i overensstemmelse med retspraksis. Boehringers vederlagskrav overfor Paranova A/S og Paranova Pack A/S udgør herefter 48.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2003 og overfor. Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S udgør 132.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 24 . februar 2003 kr.

Som Boehringers påstand er udformet, kan det samlede krav ikke overstige 175.000 kr., ligesom kravet mod Paranova Pack A/S er begrænset til 160.000 kr.

Sagsomkostninger er fastsat under hensyntagen til sagens omfang til 45.000 kr. i salær og 16.600 kr. til dækning af retsafgift.

Thi kendes for ret:

A/S af 11. juni 2003, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at have gjort indgreb i C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG og Boehringer Ingelheim A/S´ ret til varemærkerne Atrovent®, Berodual®, Berotec®, Bisolvon®, Buscopan®, Catapresan®, Dixarit®, Mexitil® og Persantin® ved at anbringe Paranovas forretningskendetegn på de af sagsøgte udbudte produkter:

1. Atrovent® inhalationsaerosol 20 mkg/dosis 300 doser, varenr. 549956
2. Atrovent® inhalationspulver 40 mkg. 100 kapsler, varenr. 375725,
3. Berodual® inhalationsaerosol 15 ml 300 doser, varenr. 091009,
4. Berodual® inhalationspulver 100 stk. varenr. 121699
5. Berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis, 300 doser, varenr. 1765606. Berotec® inhalationspulver 0,2 mg 100 kapsler, varenr. 381277

7. Bisolvon® 8 mg tabletter 100 stak., varenr. 193904

8. Buscopan® 10 mg tabletter 100 stk. varenr. 106690
9. Catapresan® 0,15 mg tabletter 100 stk. , varenr. 090266
10. Dixarit® 25 mg tabletter 100 stk., varenr. 126367
11. Mexitil® 200 mg kapsler 100 stk., varenr. 102210
12. Persantin® 100 mg tabletter 100 stk., varenr 565051 og 84 stk. varenr 481580.

A/S af 11. juni 2003, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal anerkende at have gjort indgreb i C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG og Boehringer Ingelheim A/S ret til varemærkerne Atrovent® og Bisolvon® ved at anbringe koncernens forretningskendetegn på de af sagsøgte udbudte produkter:

A. Atrovent® næsespray, opløsning 21 mikrog/dosis 360 doser, varenr. 003916
og
B. Bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904 ligesom A/S af 11. juni 2003 under konkurs, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S skal ophøre hermed.

Sagsøgte A/S af 11. juni 2003 og Paranova Pack A/S tilpligtes in solidum at betale 48.000 kr. med tillæg af procesrente fra 24. februar 2003.

Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S tilpligtes in solidum at betale 132.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2003.

Paranova Pack A/S ' hæftelse begrænses til 160.000 kr., og det samlede vederlag begrænses til 175.000 kr.

I sagsomkostninger betaler A/S af 11. juni 2003, Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S in solidum 45.000 kr. og til dækning af retsafgift 16.660 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Peter Gregers Bernhoft
Mette Christensen

Aksel Gybel


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den