Ordmærke - varemærkeret - statisten.dk

Dom i sag V-4-10

Statisten.dk ApS
(Advokat Christina Type Jardorf ved advokat Mette Vestergaard Huss)

mod

Bravo SE
(Advokat Sture Rygaard)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Bravo SE (i det følgende: Bravo) bl.a. har krænket deres varemærkeret ved brug af domænenavnet statist.dk, har Statisten.dk ApS (i det følgende: Statisten.dk) nedlagt påstand om, at Bravo skal:

1. anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet statist.dk uanset Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 13. november 2009

2. overdrage de rettigheder til domænenavnet statist.dk til Statisten.dk, som følger af de for ".dk" fastsatte vilkår, og foranledige overdragelsen registreret hos den administrator, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark, subsidiært slette domænenavnet statist.dk hos den administrator, som forvalter tildelingen og overdragelse af domænenavne i Danmark

3. betale Statisten.dk 50.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 11. januar 2010, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb.

Bravo har påstået frifindelse.

Statisten.dk

Magnus Hansen og en medinteressent stiftede pr. 1. december 2004 interessentskabet Statisten.dk, som via sin hjemmeside www.statisten.dk, som var oprettet den 12. juni 2003, drev virksomhed med formidling af persontyper til casting, reklame, kommunikation og marketing. Interessentskabet blev opløst pr. 30. september 2007, hvorefter Magnus Hansen ifølge det oplyste videreførte virksomheden som et anpartsselskab, Statisten.dk ApS, som blev stiftet den 8. november 2007.

Med henblik på at finde persontyper til databasen reklamerede den da nystartede virksomhed i 2004 på skoler, gymnasier og lignende med denne flyer:

Som dokumentation for sin brug af statisten.dk har Statisten.dk fremlagt diverse hjemmesideopslag angivelig for perioden 2004-05, herunder "DR søger ... er du supersvarer" med tilmeldingsfrist den 3. december 2004, "Boogie søger praktikant" med ansøgningsfrist den 15. december 2005, "Statister søges til Krøniken" med optagelser i slutningen af april 2005, og "Historiefortællere til HCA festivalen" med afholdelse fra den 15. august til 3. september 2005. De fremlagte opslag er uden angivelse af URL-adresse (hjemmesideadresse), hvilket efter Statisten.dk's oplysninger skulle skyldes, at der er tale om udskrifter fra en gammel database. På opslagene har Statisten.dk benyttet følgende figurlige kendetegn:

Den 18. juli 2007 har Statisten.dk under nr. VR 2007 0248 hos Patent- og Varemærkestyrelsen fået registreret følgende figurmærke med teksten STATISTEN.DK for klasserne 35, 38 og 41:

Statisten.dk har fremlagt udskrifter vedrørende sin markedsføring på Google. Under over-skriften "Alle Online kampagner" har Statisten.dk i perioden fra 2004 til 2009 haft følgende markedsføringsudgifter til Google.dk:

Periode Klik Visninger Samlet pris

16.08.04-15.08.05 12.654 1.461.008 22.491,04 kr.

16.08.05-15.08.06 38.150 11.127.688 61.176,34 kr.

16.08.06-15.08.07 45.560 26.485.100 68.140,17 kr.

16.08.07-15.08.08 26.845 4.120.079 31.090,60 kr.

16.08.08-15.08.09 61.673 14.790.809 115.180,71 kr.

Statisten.dk oplyser endvidere i tidsrummet fra februar 2008 til november 2008 at have købt persontyper til statistdatabasen fra leads-leverandører for 293.209 kr. og fra call-centre for 914.727 kr. Statisten.dk har endvidere i et ikke nærmere oplyst omfang benyttet et billede af den professionelle bokser Mikkel Kessler iført en t-shirt med teksten "STATISTEN.DK".

Statist.dk

Bravo er et svensk selskab, som driver virksomhed med formidling via internettet af statister i bl.a. Skandinavien. I Sverige drives virksomheden på domænerne www.statist.se (oprettet den 27. april 2003) og www.statist.com (oprettet den 7. april 1998) og i Norge på www.statist.no (oprettet den 6. juni 2006).

Med henblik på tilsvarende virksomhed i Danmark købte Bravo den 13. december 2006 domænenavnet www.statist.dk, som sælgeren eller en forgænger til denne havde oprettet den 28. juli 1999. Bravo fik aktiveret dette domæne i november 2008, hvor Bravo markedsførte sin nystartede virksomhed statist.dk bl.a. ved indrykning af annoncer i metroXpress og i Politiken, ved afholdelse af en åben casting i januar 2009 i København og ved udsendelse af en nyhedsmail den 29. september 2009 via BioZonen (Nordisk Film).

Øvrige hjemmesider med brug af ordet statist eller lignende

I DK Hostmaster A/S' "Whois database" findes følgende hjemmesider: statistbasen.dk (op-rettet den 18. marts 2007), statist1.dk (oprettet den 19. april 2007) og tist.dk (oprettet den 30. oktober 2007 med henvendelse pr. mail på st@tist.dk).

Sagen for Klagenævnet for Domænenavne

Efter at der havde været udvekslet mails mellem parterne, hvori Magnus Hansen fra Stati-sten.dk havde rejst indsigelse mod markedsføringen på statist.dk, og efter at direktør Magnus Åberg fra Bravo havde afvist indsigelsen under henvisning til, at statist.dk blot havde kontaktet nogle filmselskaber med henblik på at tilbyde sine tjenesteydelser, klagede Statisten.dk til Klagenævnet for Domænenavne med påstand om, at Bravo blev pålagt at overføre domænenavnet statist.dk til Statisten.dk, subsidiært at slette domænenavnet.

Af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 13. november 2009 fremgår, at der på hjemmesiden www.archive.org (Internet Archive Wayback Machine) fandtes en række arkiverede hjemmesider med adressen www.statisten.dk fra perioden 29. oktober 2004 til 21. maj 2008, herunder en hjemmeside dateret den 11. december 2004, der blev fremlagt i sagen. Kla-genævnet gav ikke Statisten.dk medhold i sine påstande med bl.a. følgende begrundelse:

"…

Klagerens virksomhed består navnlig i formidling af statister til brug i film, tv, reklamer o. lign., og betegnelsen "Statisten.dk" har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1 og 2. Det forhold, at klageren har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen "statisten.dk", ændrer ikke herved, idet klager ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele - herunder orddelen - som indgår heri.

…

Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at betegnelsen "Statisten.dk" er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til denne betegnelse.

Efter det oplyste om klagerens brug af betegnelsen "Statisten.dk" som selskabsnavn og forretningskendetegn må det imidlertid antages, at klageren nyder en vis beskyttelse efter markedsføringslovens § 18 og også gjorde det, da indklagede påbegyndte sin brug af domænenavnet "statist.dk" i november 2008. …

Ved vurderingen af, om indklagede har overtrådt markedsføringslovens § 18, må der på den ene side lægges vægt på, at indklagedes domænenavn "statist.dk" - som indklagede på sin hjemmeside også anvender som forretningskendetegn - indeholder hovedparten af klagers virksomhedsnavn og forretningskendetegn, og at domænenavnet anvendes for samme type virksomhed som klagers virksomhed. Det må dog på den anden side også indgå i vurderingen, at klagers kendetegn "Statisten.dk" i høj grad er beskrivende for netop den type virksomhed, som drives af begge parter, og at lignende betegnelser efter det oplyste også anvendes af andre virksomheder i branchen. Klageren kan derfor kun nyde en meget snæver beskyttelse efter bestemmelsen.

Efter en samlet vurdering finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet "statist.dk" ikke indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 18.

Indklagede er desuden forpligtet til at overholde god domænenavnsskik … Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af domænenavnet "statist.dk" er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagers virksomhed, eller i øvrigt er retsstridig i forhold til klager. …"

Forklaringer

Direktør i Statisten.dk, Magnus Hansen, har bl.a. forklaret, at han er majoritetsanpartshaver og idémand til Statisten.dk's forretningskoncept.

Han startede i 2004 sammen med en kammerat Statisten.dk som et interessentskab. I 2007 ophørte interessentskabet, og virksomheden blev videreført i et anpartsselskab med samme navn. Der var et slip på lidt over en måned ved overgangen fra interessentskabet til anpartsselskabet, men driften fortsatte ændret. Der var bl.a. nogle skattetekniske forhold, der skulle falde på plads.

Ved overgangen til anpartsselskabet blev datingvirksomheden scor.dk medanpartshaver. Samarbejdet med scor.dk påbegyndtes i oktober 2007 og stod på i ca. 2½ år, indtil scor.dk udtrådte som medanpartshaver. Statisten.dk's logo blev i den forbindelse ændret til figuren af en mand, der springer frem, og med teksten STATISTEN.DK.

Hjemmesiden www.statisten.dk blev taget i brug i 2004. De fremlagte opslag, hvor der søges deltagere til DR's supersvarerne, statister til tv-serien Krøniken og historiefortællere til HCA festivalen, er eksempler fra hjemmesiden. Den udaterede flyer var Statisten.dk's første markedsføringstiltag og blev i 2004 omdelt på skoler, opsat i Netto-forretninger mv. Siden har Statisten.dk markedsført sig på Google.

De oplyste markedsføringsudgifter til Google.dk vedrører udelukkende Statisten.dk og har intet med scor.dk at gøre. Statisten.dk har betalt for kundeemner fra leads-leverandører og call-centre. Leads er digitale netværk, hvor interesserede kan oprette en profil, såfremt de ønsker at være en del af Statisten.dk. Ved calls har en person samtykket i at blive kontaktet af Statisten.dk vedrørende oprettelse af en profil. Det er rigtigt, at der på Statisten.dk's posteringsoversigt for udgifter til leads og calls er en mellemregning med scor.dk, men udgifterne i øvrigt vedrører udelukkende Statisten.dk. Endelig har Statisten.dk benyttet sig af radio-spots og onlinemarkedsføring på egen og samarbejdspartneres hjemmesider, herunder scor.dk. Billedet af Mikkel Kessler med en t-shirt med teksten "STATISTEN.DK" og hans søster er bragt i bl.a. Se & Hør og Ekstra Bladet.

Det tog nogle år at lære branchen at bruge Statisten.dk som et billigt kvalitetsværktøj til casting af forskellige persontyper. Fra 2007 var udviklingen imidlertid eksplosiv. I 2008 havde Statisten.dk 50-55.000 medlemmer, og dette tal er nu fordoblet til ca. 105.000. Opgaverne til medlemmerne er bredt fordelt og omfatter eksempelvis reklamer, tv-programmer, musikvideoer mv. Statisten.dk har en restriktiv praksis, når det vedrører børn og pornografisk materiale.

Der er fortsat tale om en nichebranche i Danmark. www.statistbasen.dk, www.statist1.dk og www.tist.dk er ikke reelle konkurrenter. Statistbasen.dk er en statisk side, og Statist1 er en referencesite for indehaverens eget statistarbejde. De eneste reelle aktører på markedet i Danmark er foruden Statisten.dk og Bravo www.onlinecasting.dk og www.dask-online.dk.

I starten af 2008 viste en medarbejder ham hjemmesiderne www.statist.se og www.statist.no, der lagde sig tæt op af deres egen hjemmeside. Det er rigtigt, at en kollega på et tidspunkt i hans navn har benyttet www.statist.se. Formålet hermed var imidlertid at søge efter overvægtige børn til en dansk kampagne, idet han og kollegaen fandt det uetisk at bruge danske børn til en sådan kampagne, hvor de kunne risikere at blive udsat for mobning. Ellers søges der som udgangspunkt altid efter statister i nærområdet.

Han modtager jævnligt, formentlig hver 14. dag, henvendelser vedrørende forvekslinger mellem hjemmesiderne www.statisten.dk og www.statist.dk.

Mads Korsgaard har bl.a. forklaret, at han har været ansat hos Bravo siden september 2008. Bravos hjemmesider er ens for hele Skandinavien, og han læste korrektur på den danske oversættelse. Efterfølgende blev han tilbudt at fortsætte sit arbejde hos statist.dk. Han er i dag ansvarlig for den daglige drift og markedsføringen af statist.dk.

 

Ved opstarten af statist.dk kendte han Statisten.dk, der havde oprettet en profil hos statist.se. Statist.dk har ham bekendt ikke foretaget nogen kopiering af opslag fra Statisten.dk, hvilket i øvrigt heller ikke ville give nogen mening, da der ikke derved opnås adgang til de bagvedliggende oplysninger.

Bravo opkøbte domænenavnene for "statist" med henblik på ekspansion i hele Norden, og de nationale landekoder ".se.", ".no" og".dk" viste sig mere populære end ".com". Selskabet har i dag ca. 19.000 profiler i Danmark, og 420 godkendte producenter. Indehavere af profiler betaler et årligt beløb. Producenterne kontakter selv den enkelte profil/person, og producenternes brug af statist.dk er gratis. Herudover findes der stillingsopslag, i 2010 ca. 1.200 i Danmark. Et stillingsopslag kan omfatte alt fra én kat til 200 statister.

Parternes synspunkter

Statisten.dk's advokat har anført, at det må lægges til grund, at virksomheden Statisten.dk har været drevet siden den 1. december 2004, først i interessentskabsform og siden i et anpartsselskab. Direktør Magnus Hansen, der selv var aktiv i filmmiljøet, fik ideen til Statisten.dk, og efter hans forklaring må det lægges til grund, at hjemmesiden www.statisten.dk blev taget i brug i 2004, hvilket også understøttes af de fremlagte hjemmesideopslag om deltagere til DR's supersvarere og tv-serien Krøniken, og at virksomheden også blev drevet i den korte overgangsperiode fra interessentskabets opløsning og indtil anpartsselskabets stiftelse. I dag er Statisten.dk en større virksomhed, som har hjemmesiden www.statisten.dk som omdrej-ningspunkt, idet ca. 105.000 personer har deres profil på denne hjemmeside, hvor castere mv. kan søge efter bestemte persontyper.

Statisten.dk har den 18. juli 2007 uden indsigelser fået figurmærket med teksten STATISTEN.DK registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen for vareklasserne 35, 38 og 41. Statisten.dk har endvidere erhvervet varemærkeret til statisten.dk gennem ibrugtagning. Ordet statisten er den bestemte form af statist, og Statisten.dk's virksomhed er at stille en it-platform til rådighed for forskellige personers profiler og at formidle forskellige statistroller. Der er således ikke tale om en virksomhed, som promoverer en bestemt statist, og statisten.dk besidder derfor tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse som ordmærke. Under alle omstændigheder har ordmærket statisten.dk opnået særpræg ved indarbejdelse, således at det i den relevante omsætningskreds opfattes som et kendetegn for Statisten.dk's virksomhed. Statisten.dk har således gennem en længere årrække markedsført sig over for den relevante kundekreds, herunder på Google. Derudover er der i 2008 afholdt betydelige udgifter til køb af kundeemner i form af leads og calls, og disse vedrører efter direktør Magnus Hansens forklaring udelukkende Statisten.dk, der i øvrigt også har benyttet sig af andre former for markedsføring, herunder billedet med Mikkel Kessler iført en t-shirt med teksten "STATISTEN.DK".

De tjenesteydelser, som udbydes på Bravos hjemmeside statist.dk er de samme som dem, der udbydes på Statisten.dk's hjemmeside, og Bravos brug af hjemmesiden statist.dk er derfor vildledende for forbrugerne, ligesom den medfører risiko for forveksling. Efter en helhedsvurdering er det ikke forskel på statist og statisten, og den forskel, der består i tilføjelsen af den bestemte form "-en", ændrer ikke på ordets visuelle eller lyd- eller begrebsmæssige udtryk.

Skulle retten nå til, at statisten.dk ikke er beskyttet som varemærke, gøres det subsidiært gældende, at Statisten.dk har kendetegnsbeskyttelse efter markedsføringslovens § 18. Bravo har ved registrering og ibrugtagning af domænet statist.dk snyltet på Statisten.dk's goodwill og renommé og forsøgt at tilegne sig Statisten.dk's markedsposition og kundekreds.

Bravos domænenavn statist.dk er endvidere i strid med god domæneskik, jf. domænelovens § 12, idet Bravo ved sin ibrugtagning af denne hjemmeside for en tilsvarende virksomhed havde kendskab til Statisten.dk's hjemmeside. At Bravo bruger lignende domænenavne i de andre skandinaviske lande, må i den forbindelse være uden betydning.

Statisten.dk's krav på vederlag og erstatning kan passende opgøres til i alt 50.000 kr.

Bravos advokat har anført, at det påhviler Statisten.dk at godtgøre, at Statisten.dk har indarbejdet statisten.dk som varemærke for formidling af statistydelser, eller at Bravo har handlet i strid med god domæneskik.

Bravo har siden 1999 drevet virksomhed i Sverige og Norge med formidling af statistjobs ved brug af domænenavnene www.statist.se, der blev registreret i 2003, www.statist.no, der blev registreret i 2006, og www.statist.com, der blev registreret i 1998. Registreringen og ibrugtagningen af det danske domænenavn www.statist.dk må anses for at ligge i naturlig forlængelse af Bravos virksomhed i Sverige og Norge, idet det fra begyndelsen har været Bravos hensigt at drive sin virksomhed i hele Skandinavien.

Hjemmesiden www.statist.dk blev taget i brug i november 2008, og at den opnåede succes, skyldtes navnlig, at den danske hjemmeside kunne bygge på Bravos erfaringer fra Sverige og Norge. Bravo har endvidere fra opstarten i 2008 og gennem 2009 markedsført sin danske hjemmeside i gratisavisen metroXpress, i Politiken mv.

Både statist og statisten er almindelig beskrivende ord for statistydelser, og ordet statisten har derfor ikke i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at kunne beskyttes som forretningskendetegn. Statisten.dk's registrering af et figurmærke, hvori teksten statisten.dk indgår, medfører ikke i sig selv nogen beskyttelse af ordet statisten. Registreringen af Statisten.dk som selskabsnavn ændrer heller ikke herved, idet der ved registrering af selskabsnavne ikke stilles krav om særpræg.

Der er da også flere hjemmesider, der gør brug af den beskrivende betegnelse statist eller variationer heraf, herunder statistbasen.dk, statist1.dk og tist.dk (med henvendelse til statist.dk). Det er udokumenteret, at disse hjemmesider ikke også skulle udbyde statistydelser. Klagenævnet for Domænenavne har da også i sin afgørelse lagt til grund, at kendetegnet statisten.dk "i høj grad er beskrivende for netop den type virksomhed…" Såfremt Stati-sten.dk blev indrømmet eneret til det beskrivende ord statisten, ville konkurrenter blive stillet urimeligt ringe og reelt kunne blive holdt uden for markedet for statistydelser.

Statisten.dk har ikke godtgjort, at Statisten.dk har indarbejdet statisten.dk som betegnelse for sin virksomhed. Det afgørende tidspunkt for bedømmelsen af, om der er sket indarbejdelse heraf, er november 2008, hvor Bravo påbegyndte sin markedsføring af statistydelser på www.statist.dk. Statisten.dk's markedsføringsomkostninger fra efter november 2008 er således uden relevans, ligesom det er ganske udokumenteret, hvad de angivne udgifter reelt vedrører. Navnlig kan betaling for leads og calls, selv hvis det lægges til grund, at disse betalinger ikke vedrører den anden hjemmeside scor.dk, ikke bidrage til indarbejdelse af sta-tisten.dk som varemærke.

Fremlæggelse af oplysninger om markedsføringsudgifter dokumenterer i øvrigt i sig selv ikke nogen indarbejdelse af et bestemt kendetegn. Der savnes fuldstændig oplysning om markedsandele, salgs- og omsætningstal og bekendthedsgrad, hvortil kommer, at markeds-føringsomkostningerne er af begrænset størrelse.

Bravos registrering og brug af domænenavnet statist.dk kan ikke betegnes som illoyal over for Statisten.dk. Bravo har alene anvendt den danske variant af det domænenavn, som Bravo har brugt i Sverige og Norge. Der er således på ingen måde tilstræbt nogen snyltning på Statisten.dk's renommé.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Kendetegnet statist eller i bestemt form statisten i sammensætning med .dk må i forhold til begge parters virksomhed anses for en beskrivende betegnelse, hvortil der kun kan erhverves varemærkeret gennem ibrugtagning og påfølgende indarbejdelse af kendetegnet som mærke for den pågældende vare eller tjenesteydelse.

Det henstår efter bevisførelsen som noget uklart, hvornår Statisten.dk har taget kendetegnet statisten.dk i brug. Registreringen af Statisten.dk som virksomhedsnavn for et interessentskab i december 2004 og senere for et anpartsselskab indebærer ikke i sig selv nogen ibrugtagning som varemærke. Den hjemmeside fra 11. december 2004, der er gengivet i kla-genævnets afgørelse, viser brug af domænenavnet statisten.dk som adresse, men ikke som varemærke. De fremlagte opslag vedrørende deltagere til forskellige programmer i Danmarks Radio indeholder ingen URL-adresse eller andre angivelser vedrørende deres ydre fremtræden, og oplysningen om, at der på Google har været markedsført online kampagner, viser heller ikke noget om brugen af dette kendetegn.

Efter direktør Magnus Hansens forklaring blev logoet med figuren af en mand, der springer frem, og med teksten STATISTEN.DK, taget i brug i 2007 i forbindelse med indledningen af samarbejdet med scor.dk, men der foreligger ikke oplysninger, som nærmere kan belyse anvendelsen af dette mærke eller det andet figurmærke, som Statisten.dk lod registre-re i 2007.

Retten finder herefter, at Statisten.dk ikke har løftet sin bevisbyrde for, at kendetegnene statisten og statisten.dk gennem indarbejdelse havde opnået særpræg som kendetegn for Statisten.dk's varer og tjenesteydelser på det tidspunkt, da Bravo tog domænenavnet www.statist.dk i brug.

Idet varemærkeloven er den specielle lov om forretningskendetegn, kan den generelle regel om kendetegnsbeskyttelse i markedsføringslovens § 18 ikke føre til noget andet resultat.

Under hensyn navnlig til Bravos forudgående brug af tilsvarende domænenavne i Sverige og Norge findes der heller ikke grundlag for at antage, at Bravo har tilsidesat god domænenavnsskik som omhandlet i domænelovens § 12.

Bravos påstand om frifindelse tages herefter til følge.

Efter sagens resultat, værdi, karakter og omfang skal Statisten.dk betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til dækning af Bravos udgift til advokatbistand.

T H I K E N D E S F O R R E T

Bravo SE frifindes.

Statisten.dk ApS skal inden 14 dage betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Bravo SE. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Karin Schou Andersen Michael B. Elmer Ole Lundsgaard Andersen

(Retsformand)

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 29. april 2011