Ophævelse af varemærkeregistrering

Dom i sagen V-83-03

ICS/Penetron International Limited
(Advokat Louise Unmack Rygaard)
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(advokat Bjørn Ryberg)

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om varemærkeregistreringen af PENETRON i Danmark er sket med urette og skal ophæves og udslettes af varemærkeregistret som følge af tidligere rettigheder til det identiske varemærke i USA, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.

ICS/Penetron International Limited (i det følgende ICS) har nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende Ankenævnet) skal anerkende, at varemærkeregistreringen VR 1997 04263 PENETRON er registreret med uret-
te og skal ophæves og udslettes af varemærkeregistret.

Ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse.

- 2 -


Sagens omstændigheder

Varemærkeregistreringerne

ICS fik den 8. september 1992 registreret PENETRON som varemærke i USA. Det
fremgår af registreringen, at mærket er taget i brug i 1983, og at ansøgningen er ind-
givet i 1991.

Thorkild Wyke ansøgte den 23. juli 1997 om at få registreret PENETRON som va-
remærke i Danmark. Registreringen skete den 10. oktober 1997.

Robert Revera Sr. og Thorkild Wyke

Robert Revera Sr., medejer af ICS, og Thorkild Wyke stiftede i 1983 International
Coatings Systems Inc., USA, og drev frem til 1990 i USA virksomhed med præpara-
ter til overfladebehandling af beton. Samarbejdet mellem Robert Revera Sr. og Thor-
kild Wyke ophørte i 1990.

Efter samarbejdsophøret etablerede Robert Revera Sr. ICS, som driver virksomhed
med salg af præparater til overfladebehandling af beton. Selskabet er hjemmehørende
i staten New York, USA.

Der blev i forbindelse med samarbejdsophøret i 1990 mellem Robert Revera Sr. og
Thorkild Wyke ikke blev taget stilling til rettighederne til navnet Penetron, og de
havde ved samarbejdsophøret lige ret til at anvende navnet.

Thorkild Wykes brug af betegnelsen Penetron i USA

Thorkild Wyke har til brug for sagens behandling for Ankenævnet for perioden fra
marts 1990 og til med 1997 fremlagt breve til og fra ham, fakturaer, forsikringspapi-
rer, bankudskrift, kontrakter mv. som eksempler på sin anvendelse af navnene Pe-
netron, Penetron Systems, Penetron Systems Inc. og Penetron Waterproofing System
og lignende i den virksomhed, som ifølge materialet har været drevet af Thorkild
Wyke i Connecticut, USA.

- 3 -


Der er mellem parterne enighed om, at der ikke har eksisteret et registreret Inc. med
det anførte navn i perioden frem til Thorkild Wykes ansøgning om varemærkeregi-
strering i Danmark.

I 1990 forsøgte Thorkild Wyke at få registreret varemærket Penetron i USA, men
indehaveren af varemærket Penetrade rejste indsigelse.

ICS' brug af annoncering

ICS har for perioden 1994 til 1997 fremlagt nogle annoncer fra publikationerne Con-
crete Construction, American Export Directory, American Literature Review,
Sweets' Group (General Building & Renovation og International Building Products)
og Thomas Register.

Det fremgår af annoncerne, at ICS har annonceret for produkter med navnet PE-
NETRON.

Forlig mellem ICS, Penetron Group, Inc., og Thorkild Wyke

Konflikten mellem ICS og Thorkild Wyke opstod i 1999, da begge havde givet til-
bud på leverance til et byggeprojekt i Sverige.

Efter korrespondance om retten til varemærket/navnet Penetron i USA indgik ICS,
Penetron Group, Inc., og Thorkild Wyke den 26. april 2000 et forlig. Af forliget
fremgår bl.a.:

"[....]
1. WYKE agrees:
(a) within 90 days of the Effective Date, not to use the word Penetron in the United States as
or in its company name;
(b) within 90 days of the Effective Date, not to use the word Penetron in the United States as
the product name for any existing product sold by Wyke; and
(c) not to adopt any new logo, trademark, trade name or service mark incorporating the word
penetron on or in connection with any product or service offered by Wyke in the United States.

2. Notwithstanding paragraph 1 herein, WYKE shall have the right to sell its existing inventory
of 13.5 tons of products already in packaging bearing the word Penetron for a period of 90
days from the Effective Date of this Agreement.

3. ICS warrants that it is sole owner of U.S Trademark Registration No. 1,712,874 [vare-
mærkeregistreringen af Penetron]

- 4 -


4. Notwithstanding paragraph 1 herein, ICS recognize Wyke's continuing right to provide in
writing or otherwise to third parties the details (1) of his involvement with a company bearing
the name Penetron during the period of approximately 1981 through 1989 and (2) concerning
the product sold by said company under the name Penetron on condition that Thorkild Wyke in
the United States informs said third parties that he and his present day company and its prod-
ucts are in no way affiliated with ICS.
[...]"

Tvisten

Den 19. maj 2003 traf Ankenævnet afgørelse om, at der efter varemærkelovens § 15,
stk. 3, nr. 3, ikke var grundlag for at imødekomme en begæring fra ICS om ophævel-
se af Thorkild Wykes varemærkeregistrering af PENETRON i Danmark.

Denne sag er anlagt den 14. juli 2003.

Forklaring

Robert Revera har forklaret, at han ejer ICS sammen med sin far, Robert Revera Sr.
De ejer hver 50 %. Vidnet blev ansat i virksomheden i 1990 og blev medejer i 1992.

ICS' årlige omsætning er i dag ca. 4,6 mio. dollar. I perioden 1995-97 lå den årlige
omsætning på ca. 2,5 mio. dollar. ICS har siden 1995 brugt årligt ca. 300.000 dollar
på markedsføring. I 1990 lå det årlige markedsføringsbudget på ca. 150.000 dollar.
Annonceringen er bl.a. sket i en række specialmagasiner mv.

ICS har altid benyttet varemærket PENETRON for sine produkter. I forbindelse med
vidnets fars og Thorkild Wykes forretningssamarbejdsophør i 1990 blev det ikke
aftalt, hvem der skulle have retten til at benytte varemærket PENETRON. Vidnets
far skrev den 23. juni og 26. juni 1990 til Thorkild Wyke om nogle problemer med
betaling af skatter mv., og vidnets far oplyste overfor Thorkild Wyke, at vidnets far i
ICS agtede at fortsætte med at markedsføre produkter under varemærket PE-
NETRON. Thorkild Wyke reagerede ikke på brevene. ICS fortsatte med at benytte
varemærket PENETRON, og de fik uden problemer varemærket registreret i USA.
ICS ejer domæneadresserne penetron.com og penetron.net.

Selskabet markedsfører produkter under varemærket PENETRON i samtlige ameri-
kanske stater, herunder Connecticut, hvorfra Thorkild Wyke angiver at have drevet

- 5 -

forretning. I nogle stater sælger selskabet selv sine produkter, mens man i andre sta-
ter har aftaler med agenter om salg. Selskabet har gjort en stor indsats for at synlig-
gøre sine produkter og har deltaget på messer, herunder bl.a. branchens største årlige
messe, World of Concrete, i Las Vegas, Nevada. ICS har siden 1997 solgt sine pro-
dukter i ca. 60 lande over hele verden.

Publikationen Concrete Construction er et i betonbranchen anerkendt amerikansk
magasin, som distribueres til 73.000 virksomheder hver måned. Publikationen Ame-
rican Export Directory distribueres til mere end 200 lande og er, som navnet angiver,
et eksportkatalog. Sweet Group udgiver bl.a. magasinet Productline, som udgives i
USA. Thomas Register er en publikation, som er tilgængelig i USA og Europa, i Eu-
ropa under navnet Thomas Register Europe. Registret angiver producenter, produkter
og varemærker. ICS har foretaget markedsføring med varemærket PENETRON i alle
de angivne publikationer.

Han er ikke bekendt med, at Thorkild Wyke har drevet virksomhed i USA, efter at
samarbejdet mellem Thorkild Wyke og vidnets far ophørte, herunder at Thorkild
Wyke har anvendt navnet Penetron. Man skal være registreret for at drive virksom-
hed i USA, og vidnet har undersøgt, om Thorkild Wyke har været registreret, hvilket
ikke er tilfældet. En eventuel virksomhed i USA har været ulovlig på grund af mang-
lende registrering. Det er helt utænkeligt, at Thorkild Wyke ikke har været bekendt
med ICS' anvendelse af varemærket PENETRON i USA. Den virksomhed, som
Thorkild Wyke angiver at have drevet, ligger 8 miles fra ICS' hovedkontor. Der er i
øvrigt tale om et meget specialiseret og afgrænset marked, og de magasiner, som ICS
har anvendt i sin markedsføring, er førende inden for området og helt almindelige i
branchen.

Vidnet blev først i 1999 i forbindelse med et tunnelprojekt i Sverige bekendt med, at
Thorkild Wyke anvendte navnet Penetron i sin virksomhed. ICS har anlagt en sag i
Sverige om Thorkild Wykes benyttelse af navnet Penetron dér. Sagen og forliget
vedrørende Thorkild Wykes benyttelse af varemærket PENETRON i USA er genåb-
net som følge af de oplysninger om Thorkild Wykes brug af Penetron i USA, som er
fremkommet i denne sag.

- 6 -

Procedure

ICS har gjort gældende, at det må lægges til grund, at ICS er indehaver af varemær-
ket PENETRON i USA, hvor ICS har opnået registrering den 8. september 1992, og
hvor mærket er taget i brug første gang i januar 1983. Thorkild Wykes eventuelle
tidligere varemærkerettigheder i USA er bortfaldet ved ICS' registrering af rettighe-
den i USA i 1992. ICS havde rettigheden i USA på ansøgningstidspunktet den 23.
juli 1997, hvilket er det afgørende, og ICS anvender fortsat varemærket i USA for
varer af samme og lignende art som de varer, som er omfattet af Thorkild Wykes
varemærkeregistrering. Thorkild Wyke havde ikke nogen varemærkerettigheder i
USA på det tidspunkt, hvor han søgte om varemærkeregistrering i Danmark, og
Thorkild Wykes ganske begrænsede og uberettigede brug af navnet Penetron i USA
kan ikke føre til, at han opnår nogen bedre rettighed i Danmark.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Thorkild Wyke har haft kendskab til
ICS' rettigheder til varemærket PENETRON i USA, da han ansøgte om det identiske
varemærke i Danmark, hvilket bl.a. bekræftes af ICS' breve af 23. og 26. juni 1990,
hvor ICS på sit brevpapir anvender varemærket PENETRON. Antages det, at Thor-
kild Wyke har drevet virksomhed i USA, er det oplagt, at han har foretaget konkur-
rentovervågning, og det er helt usandsynligt, at Thorkild Wyke som tidligere samar-
bejdspartner på det ganske afgrænsede marked har været uden kendskab til, at ICS
under anvendelse af varemærket PENETRON drev virksomhed inden for nøjagtigt
samme produktkategori, som Thorkild Wyke selv angiver at have drevet forretning
indenfor. De amerikanske retsregler om "constructive notice" medfører i øvrigt, at
Thorkild Wyke ved ICS' varemærkeregistrering er bragt i ond tro, samt at eventuelle
ibrugtagningsforsøg eller brug har været uberettiget.

Ankenævnet har gjort gældende, at hensigten med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.
3, er, at reglen skal beskytte mod egentligt misbrug. Reglen har sit udspring i vare-
mærkedirektivet, hvor formuleringen "bad faith" anvendes, og der må ved anvendel-
sen af § 15, stk. 3, nr. 3, indfortolkes et krav om illoyalitet. Det vil også være over-
ensstemmende med den tidligere konkurrencelovs § 9. ICS har bevisbyrden for, at
der forelå ond tro den 23. juli 1997, hvor Thorkild Wyke indgav sin varemærkean-
søgning i Danmark, og denne bevisbyrde er ikke løftet.

- 7 -

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Thorkild Wyke har brugt Penetron
som forretningskendetegn i USA. ICS og Thorkild Wyke havde i 1990 en lige ret til
at anvende navnet Penetron i USA, og denne lige ret har været gældende helt frem til
det indgåede forlig i 2000. Dette understøttes af, at det intetsteds i forliget er anført,
at Thorkild Wyke har været uberettiget til at anvende Penetron, og at Thorkild Wyke
i forliget bl.a. er indrømmet en udfasningsperiode på 90 dage, hvor Thorkild Wyke
kunne sælge sine restvarer under anvendelse af navnet. Der har således principielt
foreligget et aftaleforhold, hvor begge parter har haft en lige ret til navnet, hvorfor
Thorkild Wyke ikke har været i ond tro. Thorkild Wyke har da også løbende anvendt
navnet Penetron som forretningskendetegn. Den registrering, som ICS har ladet fore-
tage af varemærket PENETRON, kan ikke i sig selv tillægges nogen betydning.

Ved vurderingen efter § 15, stk. 3, nr. 3, er det ikke tilstrækkeligt, at Thorkild Wyke
på det relevante tidspunkt havde kendskab til ICS' virksomhed. Det må tillige kræ-
ves, at han var bekendt med, at ICS anvendte varemærket PENETRON. Der er ikke
holdepunkter for at antage, at han har haft et sådant kendskab, hvilket understøttes af,
at ICS ifølge sine egne oplysninger ikke er stødt på Thorkild Wyke i det amerikanske
marked. Det er i øvrigt usandsynligt, at Thorkild Wyke har haft kendskab til den an-
noncering, som er sket, fordi annonceringen efter bevisførelsen i hovedsagen retter
sig mod eksportkataloger og således markedsføring rettet mod virksomheder udenfor
USA.

Begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at ICS på ansøgningstidspunktet den 23.
juli 1997 havde den registrerede rettighed til at benytte varemærket PENETRON i
USA, og at ICS havde taget varemærket i brug i USA.

Retten finder endvidere, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Thorkild
Wyke som tidligere samarbejdspartner med Robert Revera Sr. og konkurrent til ICS
på det amerikanske marked må have været bekendt med, at ICS benyttede det kon-
kurrerende varemærke PENETRON i USA, da han indgav sin ansøgning den 23. juli
1997 i Danmark.

- 8 -

Da betingelserne for ophævelse og udslettelse af registreringen derfor er opfyldt,
tages ICS' påstand til følge.

Thi kendes for ret

Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at varemærkeregistreringen
VR 1997 04263 PENETRON er sket med urette og skal ophæves og udslettes af va-
remærkeregistret.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker betaler inden 14 dage til ICS/Penetron In-
ternational Limited 15.000 kr. i sagsomkostninger.

Mette Christensen
Uffe Thustrup Bjarne Egedal


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den