Metro - MetroXpress - navneforveksling

Dom i sagen V-113-01 

Det Berlingske Officin A/S
(Advokat Morten Stadil) 

mod 

MetroXpress Danmark A/S
(Advokat Janne Glæsel) 

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om Metro Express A/S (i det følgende: MetroXpress) har krænket Det Berlingske Officin A/S' (i det følgende: Berlingske) rettigheder til mærket "Metro" gennem benyttelsen af mærket "MetroXpress", og om MetroXpress har 
benyttet ordet "Metro" på en måde, der støder mod Berlingskes ret. 

Berlingske har nedlagt følgende påstande: 

1. MetroXpress forbydes at anvende "MetroXpress" som navn for MetroXpress' gratisomdelte avis. 

2. MetroXpress tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende "METRO" som navn eller forretningskendetegn for MetroXpress' gratisomdelte publikation "MetroXpress", herunder i forbindelse med omtale, markedsføring og uddeling af MetroXpress' publikation. 

MetroXpress har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagsfremstilling

Berlingske er moderselskab i Berlingske-koncernen, som driver medievirksomhed i Danmark og blandt andet udgiver dagbladet Berlingske Tidende. 

Efter ansøgning af 20. marts 1991 fik Berlingske den 31. januar 1992 registreret et figurmærke, hvori blandt andet indgår ordet "METROPOL". Den 14. december 1994 indgav Berlingske ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af ordmær-
ket "METRO" i vareklasse 16: Aviser, tidsskrifter og bøger. Mærket blev registreret den 21. juli 1995 med udløb den 21. juli 2005. Tillige efter ansøgning af 14. december 1994 fik Berlingske registreret mærkerne "METROPOLITAN", "BERLINGSKE 
METROPOL" og "METROPOLEN". Den 27. november 2000 fik Berlingske registreret ordmærket "METRO" tillige for klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. 

MetroXpress er et datterselskab i Metro-International-gruppen. Gruppen udgiver gratisaviser i en række byer fordelt på 17 lande. Avisen har navnet Metro i 14 lande. Det første land, gratisavisen udkom i, var Sverige i 1995. I Danmark hedder udgivelsen MetroXpress, og avisen udkom første gang den 3. september 2001. 

Den 9. december 1994 indgav Kinnevik A/S, som er koncernforbundet med MetroX-press, ansøgning om registrering af mærket "METRO" i Danmark. Ansøgningen blev senere tilbagekaldt. Koncernens første registrering af Metro mærket skete i Sve-
rige, hvor det svenske selskab, Tidnings AB Metro, som er koncernforbundet med MetroXpress, efter ansøgninger af 9. februar 1995 fik registreret rettighederne til "METRO" som ordmærke den 1. marts 1996 og som figurmærke den 19. april 1996.

Ved brev af 5. maj 1999 rettede Tidnings AB Metros advokat henvendelse til Berlingske med krav om, at Berlingske overdrog retten til varemærket Metro til Tidnings AB Metro under henvisning til, at Berlingske måtte have været bekendt med Metro-
udgivelsen i Sverige på det tidspunkt, hvor Berlingske ansøgte om registrering af mærket i Danmark samt, at det var en fejltagelse, at Kinnevik A/S´ ansøgning om registrering, der var først i tid, blev tilbagekaldt. 

I et brev af 29. juni 1999 svarede Berlingskes advokat, at Tidnings AB Metro ikke havde krav på overtagelse af varemærkeregistreringen, da Berlingskes registrering ikke var sket på baggrund af kendskab til udgivelsen af en Metroavis i andre lande. 

Den 10. juni 1999 indgav MTG A/S, som er koncernforbundet med MetroXpress, ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af mærket "Metro FM". Den 30. oktober 2000 ansøgte Tidnings AB Metro om registrering af figurmærket "metro", med 
o´et udformet som en globus. Den 6. april 2001 ansøgte TV3 A/S, som er koncernforbundet med MetroXpress, om registrering af figurmærket "metro.com" og figurmærket "metro.dk" begge med o´et i "metro" udformet som en globus. Den 12. juli 
2001 indgav administrerende direktør i MetroXpress, Per Mikael Jensen, ansøgning om registrering af ordmærkerne "METROEXPRESS" og "METROX". Ordmærket "METROXPRESS" er senere overdraget til MetroXpress. Berlingske har protesteret 
mod alle de ovennævnte ansøgninger, og Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af ansøgningerne er sat i bero blandt på udfaldet af nærværende retssag. 

Der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser, udskrifter fra internettet mv., der illustrerer Berlingskes anvendelse af Metro mærket. På bagsiden af 1. sektion af Berlingske Tidende den 4. september 1997 er der skrevet "Metro" med store typer, og der er et fotografi af Københavns rådhustårn i t´et. På forsiden af Berlingskes Metro sektion fra den 4. august 2000 og fire andre Metrosektioner frem til den 31. august 2001 er "Metro" skrevet med store typer, blå skrift og med gule stjerner i bogstaverne. Der er endvidere en henvisning til det Berlingske ejede aok.dk, med følgende tekst "Metro på nettet: www.aok.dk". I sektionen fra den 31. august 2001 er der øverst på siderne inde i sektionen angivet "Metro www.aok.dk". På forsiden af Ber-
lingske Tidende fredag den 23. juni 2000 og otte andre fredage frem til den 20. april 
2001 er der henvist til Metro sektionen med store rubrikker bestående af både billeder og tekst. Af Berlingskes Guide sektion fra den 26. april 2002 samt af forsiden på Berlingske Tidende samme dag fremgår det, at fredagstillægget denne dag ændrer 
navn til Guide. På udskrift af Berlingske Tidendes hjemmeside den 15. marts 2002 ses blandt andet en henvisning til Metrosektionen. På udskrift af aok´s hjemmeside den 15. marts 2002 er der et link til Berlingske Tidendes Metro sektion under logoet "BerlingskeMetro". 

Der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser og udskrifter fra internettet, som illustrerer MetroXpress´ markedsføring mv. I første udgivelse af MetroXpress den 31. august 2001 er navnet skrevet med lille begyndelsesbogstav, og teksten er hvid med grøn baggrund. I MetroXpress fra den 2. oktober 2001 fylder navnet mindre, men det har tilsvarende udseende. På udskrift af MetroXpress´ hjemmeside den 15. marts 2002 er blandt andet afbilledet et kreditkort med påtegningen "club metro", hvor o´et er udformet som en globus. Endvidere er der et link til "Club Metro i verden". I udskrift fra hjemmesiden af 29. august 2002 er øverst på siden skrevet "metrophilharmonic", hvor o´et i metro er udformet som en globus, og "metro" er skrevet på en væsentlig mørkere baggrund, end "philharmonic" er skrevet på. Kreditkortet og linket til Club Metro i verden er tillige på udskriften. I bladet Markedsførings udgave af 20. januar 2004 fremgår under overskriften "Metro-tillæg skal styrke Øresundsintegrationen", at mediekoncernen Metro vil lancere et nyt månedsblad "MetroØresund", som vil udkomme sammen med MetroXpress i København og Metro i Skåne. I artiklen, der er med dansk tekst, er påtrykt et billede af en avisforside med angivelse af "MetroØresund" som navn for avisen. 

Under sagen er der fremlagt udskrifter af artikler fra publikationerne "Resumé" af 3. november og 24. november 1994, "TT" af 28. november 1994, "PressText" af 29. november 1994 og "Affärsvärlden" af 7. december 1994. Det fremgår af artiklerne, 
at der fra foråret 1995 udgives en gratisavis med navnet "Metro" i Stockholm. 

Der er endvidere fremlagt en artikel fra Mandagmorgen med undersøgelse af brand (mærke) værdi, hvor MetroXpress´ er vurderet til at have høj mærkevitalitet (særpræg og relevans) og noget under middel mærkestyrke (anseelse og dominans). Der er fremlagt en reklame for Berlingske Tidende, der har været opsat i lufthavne og togstationer, hvor blandt andet Metrosektionen er afbilledet på en grøn baggrund, gallupundersøgelse af læsertal for blandt andet Berlingske Tidende, en page traffic analyse udarbejdet af Berlingske Tidende, hvoraf fremgår, hvor mange procent af læserne der ser de enkelte sider/sek-tioner, læsertal for Berlingske Tidende i 2. halvår 1997 opgjort af Gallup, læsertal for Berlingske Tidende og aok.dk for februar, marts og maj måned 2002, uddrag af ordbøger, avisartikler fra diverse bladhuse skrevet i anledning af lanceringen af MetroXpress og endelig udskrift af endeligt registrerede varemærker i Danmark begyndende med "Metro". 

Forklaringer

Søren Østergaard Sørensen har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå sin forklaring, som han afgav under den tidligere domsforhandling den 15. august 2003 i denne sag. Af protokolleringen fremgår følgende: 

"[at han] blev ansat hos Berlingske i 1991 som journalist, og at han nu er medlem af koncernledelsen som strategi- og projektchef. 

Det Berlingske Officin ansøgte den 14. december 1994 om registrering af varemærkerne "Metropolitan", "Berlingske Metropol", "Metro" og "Metropolen". "Metropol" er navnet på et annoncesamarbejde, som har fungeret siden 1992, mellem Berlingske, de tre stiftstidender og Jydske Vestkysten. "Metropol" fandtes dækkende for salg af annoncer i de store danske metropoler. Hjemmesiden www.metropol.dk er den overordnede paraply for metropolsamarbejdets internetaktiviteter. Beslutningen om brugen af "Metropol" gav ideen til registrering af de beslægtede mærker. Varemærkeregistreringerne skete på et tidspunkt, hvor samarbejdet overvejede udgivelsen af en fælles metropolavis, der også skulle være på internettet. 

Han har været med i overvejelserne omkring Berlingskes anvendelse af Metro mærket. Berlingske begyndte at bruge mærket i 1997 på bagsiden af 1. sektion. Formålet var, at avisen skulle knytte sig tættere til hovedstaden og markere, at det er en københavneravis, hvilket skete med anvendelsen af "Metro", som er et ord, der forbindes med hovedstæder eller byer af tilsva-
rende størrelse. Med til at slå tilknytningen til København fast var fotografiet af rådhustårnet i et af bogstaverne i layoutet på bagsiden. 90 % af læserne bor i og omkring København. Planlægningen af anvendelsen af "Metro" begyndte før end i 1997. Det var ikke med i overvejelserne i 1997, at der fandtes en gratisavis i andre storbyer med navnet "Metro". Der var imidler-
tid nok nogle hos Berlingske, som kendte til udgivelsen af Metroavisen i Sverige fra 1994. Metrobagsiden var en samling af små skæve historier med udgangspunkt i København. Placeringen på bagsiden er en stærkere placering end placeringen som navn for en sektion, idet bagsiden er der hver dag og ikke blot en gang om ugen. Berlingske ophørte med brugen på bagsiden 
i 1998, idet bagsiden er dynamisk, hvilket blandt andet markeres med jævnlige ændringer. Endvidere havde man overvejelser om at bruge navnet til stof om byen. Det førte senere til sektionen med navnet "Metro", da man gav "Gå i Byen" sektionen et mere moderne udtryk. For at markedsføre Metro sektionen blev der henvist til den på forsiden, hvilket også var med til at gen-nemføre strategien om at knytte hele avisen tættere til København. Metrosektionen blev kraftigt markedsført bl.a. ved omdeling af sektionen på cafeer mv. Sektionerne i avisen har ikke i særlig høj grad specielle målgrupper, hvilket skyldes praktiske hensyn og hensynet til annoncørerne. Samarbejdet mellem hjemmesiden www.aok.dk, som er ejet af Berlingske, og Metrosektionen blev gradvis udviklet med krydshenvisninger og krydsmarkedsføring. Da Urban begyndte at udkomme i september 2001, indgik den i samarbejdet. Anledningen til lanceringen af Urban var, at MetroXpress medførte konkurrence på vitale dele af annoncemarkedet. Navnlig annoncer fra detailhandlerne blev der konkurrence om. Urban var vejen til slagkraftig konkurrence på dette marked. Der havde imidlertid også tidligere været overvejelser omkring udgivelsen af et produkt som Urban. Konkurrencen medførte lavere priser på annoncer. Metrosektionen skiftede navn til "Guide" i 2002 som følge af, at man frygtede, at der kunne ske forveksling med MetroXpress, når der skete krydshenvisninger i aok og Urban. Berlingske Tidende er et massemedie og har i vidt omfang samme læsermålgruppe som gratisbladene. Navnet ville være blevet videreført, hvis ikke MetroXpress var kommet. Han er ikke bekendt med forvekslinger i anledning af MetroXpress og Berlingskes anvendelse af ordet "Metro". Express er et almindeligt navn på avismarkedet. Der findes på verdensplan de første 50 aviser, som har 
navn efter en by med Express sat bagefter." 

Søren Østergaard Sørensen har supplerende forklaret, at de indgik annoncesamarbejdet for at fremme reklameomsætningenen i de store danske byer. De indgav ansøgningen om mærket "Metro" i forlængelse af dette samarbejde, fordi de ville knytte Berlingske tættere til København. Mærket "Metro" havde en modernitet, som var interessant for Berlingske, men hvad udkommet skulle være, var ikke klart, da Berlingske indgav ansøgningen. Den markedsmæssige fokus var på daværende tidspunkt rettet mod det danske marked. 

Det var først i 1995, at Metroavisen begyndte at udkomme i Sverige. Han er ikke bekendt med, om Berlingske og Metrokoncernen i 1995 drøftede et samarbejde vedrørende "Metro". Publikationen "Resumé" er et svensk fagblad, som iagttager udvik-
lingen på det svenske mediemarked. "TT" er det svenske telegrambureau, der svarer til det danske "Ritzau". "Affärsvärlden" er et svensk erhvervsmagasin. Han kan udelukke, at han var bekendt med artiklerne eller udgivelsen i Sverige, da Berlingske 
indgav sin ansøgning om "Metro". De svenske publikationer blev ikke anvendt som led i Berlingskes konkurrentovervågning på daværende tidspunkt. 

Bladet "Markedsføring" henvender sig til beslutningstagere i medieverdenen. Initiativet til en artikel i dette blad kan komme både fra journalisten og fra aktører i markedet.

Berlingske og MetroXpress henvender sig til samme målgruppe. Den eneste forskel er, på hvilket tidspunkt af døgnet aviserne læses. Berlingske har ikke mistet oplag efter lanceringen af MetroXpress. Berlingske anvender ikke længere mærket "Me-
tro". 

Per Mikael Jensen afgav forklaring under den tidligere domsforhandling i denne sag. Af protokolleringen, som Per Mikael Jensen skriftligt har bekræftet rigtigheden af, fremgår følgende: 

"[...] at han er uddannet journalist og har været administrerende direktør for MetroXpress, siden avisen begyndte at udkomme i Danmark. Han blev ansat i koncernen to måneder før lanceringen. 

Koncernen havde på tidspunktet for lanceringen af MetroXpress gratisaviser i 19 byer fordelt på 14 lande. I dag udkommer avisen i 25 byer fordelt på 16 lande. Det samlede oplag på verdensplan er 4,5 millioner eksemplarer, heraf 200-220.000 i Danmark. Avisen ser ens ud i alle landene. Navnet "Metro" bruges i alle på nær tre byer. Det drejer sig om to aviser i Chile, der har fået navnet "Publi Metro", da bystyret mener, at navnet er i strid med navnet på tognettet, og tilsvarende i Polen, hvor avisen har fået navnet "Metropol". Koncernen bruger helst navnet "Metro", og da det var registreret af Berlingske som varemærke i Danmark, kontaktede man en ekspert på varemærkeretsområdet, som konkluderede, at navnet MetroXpress ikke var i strid med rettighederne til Metro mærket. I 1994 planlagdes den første gratisavis i Sverige, og det blev i begyndelsen af november samme år publiceret i flere svenske aviser, at Stockholm skulle få sin første gratisavis, som skulle hedde "Metro". Den 9. december 1994 indgav Kinnevik A/S ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af Metro mærket i Danmark. Ved en fejl blev ansøgningen tilbagekaldt. Han ved ikke, hvordan fejlen skete. Den 10. juni 1999 indgav koncernen ansøgning til Patentdirektoratet om registrering af mærket "METRO FM". I Sverige har koncernen en radiostation, der sender under dette navn. Det er planen at lave en paneuropæisk station med navnet "Metro FM". 

MetroXpress er især tænkt som et tilbud til en gruppe mennesker, der ikke længere læser avis. Endvidere er konceptet nært knyttet til transport. Avisen uddeles navnlig på stationer, universiteter, cafeer og handelspladser. Målgruppen er alle læsende danskere, men kernegruppen er dem, der tager kollektiv trafik og er under 30-40 år. MetroXpress er den avis, hvis læserskare svarer bedst til gennemsnitsbefolkningen i Danmark, idet de andre aviser har flest læsere over 40 år. MetroXpress udfylder et hul i markedet, da mange unge læsere ikke køber aviser som tidligere. Berlingskes Metro Guide og MetroXpress kan ikke sammenlignes, idet Guiden har stof om København, mens MetroXpress har stof fra hele verdenen. MetroXpress har ikke været ude for annoncører, som troede, at MetroXpress tilhørte Berlingske. En stor del af læserne har forkortet navnet til ekspressen, hvilket navnlig er tilfældet i Jylland.

MetroXpress fik straks mange læsere i Danmark, og det gik også godt med annoncørerne. Berlingske reagerede med udgivelsen af Urban samt udtalelser fra Orklas formand, der proklamerede, at Urbans erklærede mål var at slå MetroXpress af banen. Politiken udtalte, at udgivelsen af en gratisavis var en fordel for eksisterende dagblade, idet det ville være med til at opdrage 
læsere til avislæsere. MetroXpress blev lanceret på et tidspunkt, hvor avisbranchen i forvejen var økonomisk presset, og annoncepriserne lå lavt. Derfor skete der ikke meget med annoncemarkedet, da den kom på gaden. Det var først, da Urban begyndte at udkomme, at annoncepriserne faldt mærkbart. MetroXpress klagede til Konkurrencestyrelsen over Berlingskes dumpning af priserne, da Berlingske har en dominerende stilling i HT-området. Konkurrencestyrelsen pålagde Urban at stoppe den aggressive prispolitik på annonceområdet. Påbudet er nu udløbet, og Konkurrencestyrelsen overvejer, om det skal forlænges. Der verserer en erstatningssag anlagt af MetroXpress mod Berlingske som følge af den unfair konkurrence. Ved lancerin-
gen af MetroXpress var det væsentligt med uddelere af avisen, og man havde omkring 200 uddelere. Efter et par måneder gik man ned til 60 uddelere, og i dag er der 10-15 i København. Det er under 10 % af aviserne, som hånduddeles. I dag gøres det alene for synlighedens skyld. Han ved ikke, om enkelte uddelere har brugt navnet " Metro" i forbindelse med uddelingen, 
men instruksen til dem har været, at de skulle anvende det fulde navn. Efter indsigelsen i processkriftet fra Berlingske er dette blevet indskærpet over for vikarbureauet, hvorfra uddelerne kommer. 

På MetroXpress´ hjemmeside reklameres der blandt andet for Club Metro, som er en læser- og loyalitetsklub. Læserklubben har dette navn i hele verden. Endvidere er der en reklame for Metrophilharmonic orkesteret. Det er et symfoniorkester på 150 mand, som Jan Hugo Stenbeck købte, da der var meget dårlige forhold for musikere i Moskva. Dirigenten samlede orkesteret, 
som først fik sit navn efter, at Stenbeck havde givet sit tilsagn om støtte." 

Søren Riis har forklaret, at han blev ansat i 2002 som salgsdirektør og har siden maj 2004 været administrerende direktør i MetroXpress. Han har været i branchen i en længere årrække. 

I 1994 var han mediechef i Mediecom. Han var bekendt med lanceringen af "Metro" i Sverige allerede omkring årsskiftet til 1995. Det er næppe sandsynligt, at "toppen" i større bladhuse og interesseforeninger, som naturligt orienterer sig i branchen, var ubekendt med lanceringen. 

MetroXpress er et nyhedsoplæg. Berlingske er en avis i traditionel forstand. Der er stor forskel på Berlingske og MetroXpress' målgruppe. Der er mellem 30.000 og 40.000 mennesker, som dagligt læser begge aviser. Han har ikke været ude for, at 
kunderne har forvekslet aviserne.

Det har hele tiden været hensigten, at den særlige Øresunds-sektion skulle hedde MetroXpressØresund i Danmark, hvilket den da også gør i dag. Det forsideeksemplar, som fremgår af bladet "Markedsføring", kommer sandsynligvis fra MetroX-
press, og baggrunden for, at navnet er forkert angivet som MetroØresund, er formentlig, at der i den indledede arbejdsfase er lavet en "dummy", som skulle bruges både i Danmark og Sverige. I Sverige skulle tillægget hedde MetroØresund. 

MetroXpress udgives i dag i ca. 220.000 eksemplarer i Danmark. På verdensplan udgives avisen dagligt i 5 - 5,5 mio. eksemplarer i 17 forskellige lande og 50-70 byer. 

Procedure

Berlingskes advokat har anført, at Berlingske har ret til Metro varemærket som følge af sin registrering af rettighederne hos Patentdirektoratet den 21. juli 1995. "Metro" er ikke et svagt varemærke for en avis. "Metro" betyder undergrundsbane eller storby, og varemærket er således ikke beskrivende, når det anvendes om en avis, hvorved bemærkes, at det ved registreringen må være lagt til grund, at mærket ikke er omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2. At mærket er anvendt for andre virksomheders produkter, medfører ikke i sig selv, at det ikke har særpræg. Afgørelsen af, om varemærket har særpræg, skal vurderes i forhold til den konkrete vare. Mærket har således oprindeligt særpræg. 

Hvis det lægges til grund, at varemærket ikke havde oprindeligt særpræg, da har varemærket fået det fornødne særpræg ved den indarbejdelse af mærket, som er sket ved anvendelsen siden 1997, jf. herved U 1977.743 V. Af pagetraffic analyser kan 
udledes, at der er mindst 400.000 læsere, som dagligt har set varemærket, mens Berlingske brugte det på bagsiden. Det er tillige anvendt som reklamationsnavn på forsiden, som ses af 480.000 læsere om dagen, og som navn for en sektion, der havde 275.000 læsere om dagen. Endvidere er navnet anvendt i internetudgaven, som havde besøg af 1 ½ mio. læsere om dagen i anvendelsesperioden. Dette kan sammenholdes med Søren Østergaard Sørensens forklaring om den intensive markedsføring for at markere tilknytningen til hovedstaden, og at mærket associeres med Berlingskes medievirksomhed.

Registreringen strider ikke mod varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet denne bestemmelse først trådte i kraft i 1996. I øvrigt kunne Berlingske ikke på ansøgningstidspunktet i december 1994 vide noget om planerne om at lancere en gratisavis med navnet "Metro", idet Metro først udkom i 1995, hvorved bemærkes, at det ikke er dokumenteret, at Berlingske da vidste noget om lanceringen af Metroavisen i Sverige. Under alle omstændigheder var mærket ikke taget i brug i udlandet på ansøg-
ningstidspunktet. Endvidere var det en hel gruppe af navne, som blev anmeldt til registrering, og Søren Østergaard Sørensen har givet en troværdig forklaring om baggrunden herfor. Der er ikke tale om en defensiv registrering. Hvis man havde kendt 
til Kinnevik A/S´ ansøgning, havde der jo ikke været grund til at indgive en ansøgning, der var senere i tid. Selv om Tidnings AB Metro skulle have haft krav på overdragelse af varemærket, da er denne ret fortabt som følge af passivitet, jf. varemær-
kelovens § 9. 

Berlingskes rettigheder er ikke bortfaldet som følge af ophøret med anvendelsen af varemærket, idet ophøret ifølge Søren Østergård Sørensens forklaring alene skyldes risikoen for forveksling med MetroXpress efter dens lancering. Berlingske vil således gerne have muligheden for at genoptage brugen. Det følger endvidere af varemærkelovens § 25, at retten ikke er bortfaldet, idet der ikke er forløbet 5 år siden, at Berlingske ophørte med brugen af varemærket i 2002. 

Anvendelsen af mærket MetroXpress udgør ifølge varemærkelovens § 4 en krænkelse af varemærket Metro, idet varemærkerne er forvekslelige. Efter praksis beror forvekslelighedsbedømmelsen på et helhedsindtryk, der består af flere momenter. Synsindtrykket tillægges betydning, hvorved bemærkes, at tilføjelsen af "Xpress" til "Metro" ikke er egnet til at adskille varemærkerne fra hinanden. Selve X´et tilføjer ikke særpræg, idet det alene fungerer som en opdeling af varemærket i to dele. At "Metro" skrives med lille i avisen, understreger denne opdeling. "Metro" er den dominerende del af varemærket, idet "Xpress" er beskrivende ifølge Søren Østergaard Sørensens forklaring om, at Express en sædvanlig betegnelse for en avis. Endvidere 
henviser "Metro" i MetroXpress til togrejsen, hvorfor der kan ses bort fra endelsen "Xpress". Kernen i det er, at man ønsker at kalde sin gratisavis "Metro" som i de øvrige lande i verden, men grundet Berlingskes rettigheder kan man ikke det, hvorfor 
man vælger at lave en tilføjelse, som ikke ændrer ved det overordnede indtryk af "Metro" som varemærket. Dette bekræftes af den tidligere tilbagetrukne ansøgning om "Metro" som varemærke samt anmeldelsen af "METRO FM" og "Metro.dk" etc. 
som varemærker. Endvidere er det hovedreglen, at når et tostavelsesvaremærkeord indgår i et firestavelsesvaremærkeord, da er de to varemærker forvekslelige. I helhedsbedømmelsen indgår endvidere lydbilledet, hvor trykket i MetroXpress ligger på 
"Metro", hvilket understøtter forveksleligheden. 

Endelig indgår eventuel varelighed i bedømmelsen. Når der er varelighed, slækkes kravene for at statuere forvekslelighed. I denne sag er der varelighed, idet der er tale om aviser, som har samme målgruppe, da der overordnet set kæmpes om læsere i det storkøbenhavnske område og de samme annoncekroner. At Berlingske har lanceret Urban er ikke udtryk for, at aviserne har forskellige målgrupper. Det er blot en styrkelse af Berlingskes kamp for annoncekronerne. 

Der er risiko for, at læsere mfl. vil antage, at der er en forbindelse mellem de to varemærker som nævnt i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, idet "Xpress" som anført intet tilføjer til varemærket Metro. Det fremstår derfor nærliggende at tro, at Me-
troXpress er tilknyttet Berlingske. Det var også derfor, at Berlingske ophørte med brugen af Metro mærket, hvor det bemærkes, at på MetroXpress hjemmeside er "Metro" fremhævet i "Metrophilharmonic", og der reklameres for et "Club Metro" kre-
ditkort samt læserklubben "Club Metro", hvor der ingen henvisninger er til, at det er navne, som indgår i koncernen og således ikke vedrører MetroXpress. 

Konklusionen på helhedsbedømmelsen er, at varemærkerne er forvekslelige, hvorfor der må gives Berlingske medhold i påstand 1. 

For så vidt angår påstand 2 har sagsøgeren anført, at Metro mærket er brugt på MetroXpress´ hjemmeside vedrørende kreditkort, Metrophilharmonic orkestret, Club Metro, og MetroXpress har angivet at ville anvende mærket MetroØresund, hvilket 
også er i strid med Berlingskes varemærkeret. Der er ikke tale om en begrænset anvendelse. Da der er tale om brug af et identisk varemærke til markedsføring af varer af samme art, er der ikke krav om forvekslelighed. 

MetroXpress' advokat har anført, at det beror på en helhedsbedømmelse, hvorvidt mærket MetroXpress udgør en krænkelse af Metro mærket. Ved denne bedømmelse må der lægges vægt på, at "Metro" er et svagt varemærke, hvilket blandet andet følger af, at der er 131 varemærkeregistreringer i Danmark, hvori "Metro" indgår i forskellige klasser, og der er også andre registreringer end Berlingskes i vareklasse 16. De 84 af mærkerne har "Metro" som den første del af varemærket. At varemærket er svagt, er ikke det samme som, at det ikke kan registreres, hvorfor registreringen ikke er udtryk for, at varemærket ikke er svagt. Endvidere er varemærket suggestivt, hvilket også gør det svagt, og giver det en meget snæver beskyttelse. Det følger af praksis, at man ikke kan sætte sig på rettighederne til et sædvanligt ord, hvilket Metro mærket er. Mærket er også svagt som følge af, at det beskriver liv i hovedstaden samt betyder undergrundsbane. Også Per Mikael Jensens forklaring om, at MetroXpress navnlig i Jylland kaldes Expressen, understøtter, at Metro mærket er svagt, da læserne fokuserer mest på endelsen. At varemærket er svagt indebærer, at beskyttelsen ikke kan udstrækkes til det tilfælde, hvor der er tilføjet et ord, som adskiller det fra det beskyttede varemærke. Ud over, at varemærket er svagt, bemærkes, at varemærkerne ikke er forvekslelige. X er et sjældent anvendt bogstav på dansk, og det fungerer ikke som en opdeling af ordet i MetroXpress. Det bevirker, at de to varemærker adskiller sig væsentligt fra hinanden. Det er alene en hovedregel, at der statueres forvekslelighed, når et varemærke på to stavelser er indeholdt i et firestavelsesord. Denne hovedregel finder alene anvendelse, når varemærkerne er quasiidentiske, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Visuelt drages læseren mod X´et, således at hverken "Metro" eller "press" bliver visuelt dominerende. Endvidere er der indsat en globus i MetroXpress, og navnet står i et grønt felt. MetroXpress skrives med lille, og det er hvid skrift på grøn baggrund. Det forholder sig lige omvendt med Berlingskes varemærke, hvor det var blå bogstaver på en hvid baggrund, stort begyndelsesbogstav, stjerner på en nattehimmel og rådhustårnet, hvorfor der visuelt er en markant forskel. I praksis er det den visuelle fremtoning, der lægges mest vægt på i forvekslelighedsbedømmelsen. Lydmæssigt er der en markant forskel i den naturlige udtale, idet der ikke er tryk på første stavelse i MetroXpress. "Metro" er således ikke dominerende, hvorfor de to varemærker også adskiller sig væsentligt i udtalen. "Xpress" er ikke beskrivende, idet ordet ikke er et synonym for en avis. Endvidere har man ikke anvendt den gængse stavemåde. Både "Metro" og "Xpress" er suggestive ord, hvor "Xpress" er stærkere end "Metro". Tager man to suggestive ord og sætter dem sammen til et samlet kunstord, får man et stærkt varemærke. I en analyse fra Mandag Morgen er MetroXpress vurderet som et stærkt varemærke. Efter praksis er kunstord ikke forvekslelige med ord med betydning. Det er en del af MetroXpress´ strategi at skille sig ud. Omverdenen er ikke i tvivl om forskellen mellem Berlingske og MetroXpress, og hvilke produkter der hører til de to steder. Metro produktet var velkendt, inden det kom til Danmark. MetroXpress har således en legitim interesse i at anvende "Metro" i sit navn, da navnet er anvendt af koncernen i hele verden under behørig hensyntagen til ikke at krænke eksisterende rettigheder i de enkelte lande. Endvidere brugte Berlingske kun Metro mærket i en ganske kort periode og kun som navn for et avistillæg, hvorimod MetroXpress anvendes som navn på en gratisavis. 

Der er heller ikke vareartlighed og samme aftagerkreds. Berlingske Tidendes læsere er hovedsagelig over 40 år, og MetroXpress´ læsere er hovedsagelig under 40 år, og MetroXpress er beregnet til læsning under transport, og avisen vil med sin målgruppe ikke tage kunder fra de traditionelle aviser. MetroXpress distribueres også anderledes. Endvidere er der forskellen i vareart, idet MetroXpress ikke er en avis i traditionel forstand, men snarere en trykt radioavis. Dette er også dokumenteret ved Berlingskes egen lancering af gratisavisen Urban. Der er et vist overlap i læserskaren til parternes aviser, men det er to forskellige medier. 

Helhedsbedømmelsen efter varemærkelovens § 4 fører på baggrund af det anførte til den konklusion, at der ikke foreligger en krænkelse, jf. herved U 1956.993 S. 

Der er fremlagt korrespondance mellem parterne fra 1995, og det har formodningen for sig, at der har været kontakt forinden. Søren Østergaard Sørensen forklarede, at Berlingske Tidende på ansøgningstidspunktet måtte have kendskab til, at Metro var 
på vej som gratisavis i Sverige. Per Mikael Jensen forklarede, at dette stod i svenske aviser allerede i november 1994. Kinnevik A/S havde også indsendt ansøgning om registrering af Metro mærket syv dage, inden Berlingske gjorde det. Ikke før 1997 
anvendte Berlingske varemærket aktivt. Efter 1998 gik der igen to år, inden Berlingske anvendte varemærket på ny. Berlingske har anført, at ophøret med brugen skyldes frygt for forveksling med MetroXpress, hvilket ikke kan lægges til grund. Det må også antages at hænge samme med, at der er kommet en metro i København. Disse forhold tyder på, at der var tale om en defensiv registrering uanset Søren Østergaard Sørensens forklaring. Formålet har primært været at forhindre konkurrenter i at anvende varemærket i Danmark. Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, var ikke trådt i kraft i 1994, men efter principperne i bestemmelsen er Berlingskes registrering af varemærket således ikke sket med rette. Bestemmelsen er udtryk for almindelig god skik, og principperne fandt derfor også anvendelse, allerede inden bestemmelsen trådte i kraft. Berlingske var bekendt med brugen af Metro world-wide og tiltagene vedrørende brug af varemærket i Danmark, da Berlingske ansøgte om registrering af Metro i Danmark, hvorfor der ikke kan støttes ret på varemærkeregistreringen i forhold til MetroXpress. Det er af vital betydning for MetroXpress, at Metro kan anvendes som en del af et varemærke, jf. herved almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 1. Henset hertil kan den registrerede varemærkeret ikke gøres gældende. 

Over for Berlingskes påstand 2 gøres det gældende, at MetroXpress ikke bruger varemærket Metro i en avisudgivelse, og Berlingske har ikke registreret varemærket for underholdning og annoncer. Annoncen om Club Metro er i øvrigt loyalt gengivet over for den internationale klub. Anvendelsen af betegnelsen MetroØresund var en fejl begået af den pågældende journalist. Der er således ikke tale om illoyal anvendelse af varemærket, hvor man prøver at liste det ind ad bagdøren. MetroXpress har heller ikke interesse heri, idet der er brugt masser af reklamekroner på at reklamere for varemærket MetroXpress. MetroXpress bruger således ikke Metro mærket på varemærkemæssig måde i vareklasse 16. 

Retten skal udtale

Efter bevisførelsen finder retten ikke, at der er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Berlingske var bekendt med den påtænkte anvendelse af mærket Metro i Sverige eller i andre lande, da Berlingske indgav varemærkeansøgningen om bl.a. 
Metro. 

På den baggrund er der ikke grundlag for en stillingtagen til, om principperne i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, eller almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 1 kan finde anvendelse ved vurderingen af, hvorvidt registreringen 
var berettiget, eller om den kan gøres gældende overfor MetroXpress. Der ses i øvrigt ikke at være grundlag for at tilsidesætte registreringen. 

Ad påstand 1:

Retten finder ikke, at "Metro" er beskrivende for en avis, hvorfor Berlingskes Metro varemærke har oprindeligt særpræg. Uagtet at aviserne distribueres på forskellig måde, og at der kun er delvist sammenfald af læserkredsen, finder retten, at der er vareartlighed mellem Berlingskes produkter og MetroXpress. 

2 dommere (Aksel Gybel og Uffe Thustrup) udtaler: 

Selv om varemærket Metro har oprindeligt særpræg, bør den beskyttelse, som registreringen skal nyde ­ dog alt afhængig af den konkrete anvendelse - ikke være for vid, når der henses til den omfattende anvendelse af ordet Metro i almindelig sprog-
brug samt for registreringer i såvel vareklasse 16 og andre vareklasser. 

Tilføjelsen Xpress findes efter den anvendte stavemåde i sig selv også at have oprindeligt særpræg og kan ikke anses som beskrivende for en avis. Da sammensætningen af ordene metro og Xpress findes hverken synsmæssigt eller lydmæssigt at frembyde forvekslelighed med Berlingskes mærke, er der efter en samlet vurdering ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der er en sådan risiko for forveksling, at anvendelsen af MetroXpress' mærke strider mod Berlingskes rettigheder til varemærket Metro. Som følge heraf skal MetroXpress frifindes for påstand 1. 

1 dommer (Mette Christensen) udtaler: 

De to første stavelser i de omtvistede varemærker er identiske, og ved udtale af MetroXpress er der et ensartet tryk på de to ord i MetroXpress. Der foreligger derfor såvel visuel som auditiv forvekslelighed. Hertil kommer, at tilføjelsen Xpress, der er 
et anvendt navn for avis, har karakter af at være beskrivende. På den baggrund findes de to varemærker at være forvekslelige, idet der vil være en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem varemærkerne, såfremt Berlingske genoptager brugen af sit varemærke. Som følge heraf tages Berlingskes påstand 1 til følge. 

Der gives dom efter stemmeflertallet. 

Ad påstand 2:

Ved den af MetroXpress foretagne afbildning af club metro kortet på MetroXpress´ hjemmeside, bjælken på metroXpress´ hjemmeside med teksten "club metro i verden" og annoncen på MetroXpress´ hjemmeside for Metrophilharmonic orkesteret, 
finder retten, at MetroXpress har foretaget en omtale og markedsføring vedrørende sin danske udgivelse MetroXpress, der strider mod Berlingskes varemærkeret. 

Herefter gives der Berlingske medhold i påstand 2, idet der dog sker frifindelse for så vidt angår den del af påstanden, som vedrører uddeling, da der ikke er ført bevis for, at MetroXpress har anvendt mærket Metro i den forbindelse. 

THI KENDES FOR RET

MetroXpress A/S tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende "METRO" som navn eller forretningskendetegn for MetroXpress' gratisomdelte publikation "MetroXpress", herunder i forbindelse med omtale og markedsføring af MetroX-
press' publikation. 

I øvrigt frifindes MetroXpress A/S. 

Hver part bærer egne omkostninger. 

Mette Christensen 
Aksel Gybel
Uffe Thustrup 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den