Ferrari legetøjsbil - Krænkelse af markedsføringsloven

Dom i sagen V-78-05

Ferrari S. p. A.
(Advokat Thorbjørn Swanstrøm)

mod

Rema 1000 Danmark A/S
(Advokat Mogens Birkebæk)

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om en af Rema 1000 Danmark A/S (Rema) importeret Formel 1-legetøjsbil krænker Ferrari S.p.A.´s (Ferraris) registrerede EU-design og/eller er i strid med ophavsretslovens § 2, varemærkelovens § 4 og den dagældende markedsføringslovs §§ 1 og 5.

Ferrari har nedlagt følgende påstande:
1. Rema tilpligtes at anerkende, at toldmyndighedernes suspension af frigivelsen af et vareparti indeholdende 1.040 skala 1:6 legetøjsbiler, som vist i bilag 2, er berettiget, og at dette vareparti destrueres.
2. Rema forbydes salg, import, eksport eller direkte eller indirekte markedsføring af en legetøjsbil som vist i bilag 2.
3. Rema tilpligtes at betale erstatning og/eller vederlag på 250.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 18. april 2005.
4. Rema pålægges at betale omkostninger til Ferraris varemærkeagent, Internationalt Patent-Bureau A/S samt udgifter til told-myndighedernes destruktion af varerne.
5. Rema pålægges at betale en bøde efter rettens skøn til statskassen.

Rema har over for påstand 1 nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om frifindelse mod, at alene papemballagen fjernes og destrueres.

Over for påstand 2 har Rema nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært frifindelse mod, at salg, import, eksport eller direkte eller indirekte markedsføring af en sådan legetøjsbil ikke sker i den som bilag 8 viste papemballage.

Over for påstand 3 og 4 har Rema nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Over for påstand 5 har Rema nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Ferrari er en italiensk bilfabrik, der sælger personbiler i luksusklassen. Derudover producerer Ferrari specialdesignede biler til væddeløbskørsel og deltager i forskellige kategorier i sådanne løb. Ferraris forretningsområde omfatter endvidere licensgivning til produktion af forskelligt merchandise, herunder model- og legetøjsbiler. Siden 1950 har Ferrari deltaget i stort set alle Formel 1-mesterskaber, altid med røde biler.

Den 12. juni 2003 fik Ferrari registreret det nedenfor viste EU-design nr. 37593-0001 på en legetøjsbil.

I brev af 8. februar 2005 har Dansk Supermarked A/S mod, hvem Ferrari har anlagt sag, gjort indsigelser mod registreringen under henvisning til, at designet ikke opfylder nyhedskravet og ikke har individuel karakter.

Billede af en Ferrari Formel 1-modelracer, jf. sagens bilag 15, ses nedenfor.

En anden udgave af model-raceren har været forevist under domsforhandlingen. Som det fremgår, er Ferrarien blandt andet påført sponsormærkerne Shell, Marlboro og Vodafone.

Rema er en discountkæde, der handler med dagligvarer, men har også et sortiment i legetøj. Rema har 160 butikker i Danmark. I 2005 købte Rema et parti fjernstyrede Formel 1-legetøjsbiler i Kina. I foråret 2005 ankom legetøjsbilerne til havnen i Århus, hvor ToldSkat tilbageholdt varepartiet, da der var mistanke om, at bilerne var varemærkeforfalskninger.

Billede af den bil, Rema importerede, jf. sagens bilag 2, ses nedenfor.

Bilen er endvidere blevet forevist under domsforhandlingen. Bilen er blandt andet påført sponsormærkerne Fiery Red Margin (gult ovalt mærke) og Margin
(sort skrift på hvid baggrund).

De biler, Rema indkøbte, blev leveret i den nedenfor viste æske, bilag 8. Ifølge Ferrari kan sponsormærket Vodafone genkendes på siden af frontspoileren, umiddelbart foran hjulet.

Formel 1-biler har en speciel udformning, som til en vis grad beror på forskrifter fastsat af FIA, Fédération Internationale de l´Automobiles. Ferraris biler har farven pantone tpg 323, rosso scuderia, mens Remas bil har farven pantone 1797c.
Ferrari har brugt denne pantonefarve på sine Formel 1-biler siden 1950.

Rema har som dokumentation for, at den overordnede udformning af Formel 1-racerbiler er meget ens, fremlagt fotografier af diverse Formel 1-legetøjsbiler af andre mærker i rød/hvid end Ferrari, herunder Honda og Toyota, samt med Shells logo.

Som dokumentation for, at Remas bil ikke er identisk med Ferraris, har Rema henvist til blandt andet et billede fra Børsen Magasiner fra februar 2005 og et billede på forsiden af Tipsbladets Formel 1 guide, hvorpå er afbilledet Ferrari Formel 1-racere udstyret med en sort finne og vinger på luftindtaget bag føreren.

Som dokumentation for Ferraris anvendelse af sponsormærker på en måde, der afviger fra den model, der fremgår af den oven-for afbillede Ferrari, har Rema fremlagt en reklame fra Shell i bladet Formel 1 med et billede af en Ferrari Formel 1-racer med sponsormærkerne FedEx og tictac, begge placeret på bagerste halvdel af bilens side.

Af en tilbudsavis fra varehuset Bilka fremgår et eksempel på en Ferrari Formel 1 legetøjsbil, hvor Marlboros sponsormærke er fjernet, hvorefter feltet på bagspoileren og på luftindtaget bag føreren er hvidt.

Til illustration af Ferraris bekendthedsgrad og anvendelse af den røde farve har Ferrari henvist til den tidligere nævnte artikel fra Børsen Magasiner, hvoraf det blandt andet fremgår, at man under et Formel 1-løb altid kan genkende de røde biler som Ferrari. Videre er fremlagt en boligannonce, hvori der reklameres med et "Ferrarirødt" køkken og en pressemeddelelse af 4. februar 2004 fra Lego, som bekendtgør indgåelsen af et treårigt samarbejde mellem Lego og Ferrari, og hvori vises en rød Ferrari. Som dokumentation for anvendelsen af den røde farve som "corporate colour" er fremlagt udskrifter fra Ferraris hjemmeside, hvoraf
fremgår, at farven anvendes som baggrundsfarve og på det viste merchandise. Ifølge oversigter over seertal udarbejdet af Gallup blev TV2-transmitterede Formel 1-løb i juni 2005 set i mellem 54.000 og 199.000 danske husstande.

Forklaringer

Ulrik Rasmussen har forklaret, at han er salgschef i Ferrari Danmark. Forretningen sælger 25 gadebiler om året. 60 % af disse er røde, mens de øvrige er grå, gule eller sorte. Derudover sælger de merchandise, hvilket er ekstremt vigtigt på grund af motor-sporten, hvor Ferrari er dominerende. Merchandise er alt fra nåle, slips og sko til legetøj, klapvogne og modelbiler. Priserne er i den dyre ende. Man kan købe modelbilerne i str. 1:43 og 1:10. Ferrari producerer også biler i str. 1:5, men det er ikke legetøj, men samlerobjekter.

Formel 1-bilerne ændrer sig fra år til år, og der bliver ved hver sæsonstart præsenteret en ny model. Der er visse restriktioner i FIA-reglementet, men derudover kan man udvikle bilerne, som man ønsker, og der er derfor også designmæssige opgaver forbundet med at lave en racer. De rigtige kendere kan se forskel fra årgang til årgang.

Ferraris racere er røde. Det er unikt for Ferrari, der som det eneste team i Formel 1-sporten gennem alle årene har haft rød som gennemgående farve, også under sponsormærkerne. Der er andre teams, der gennem tiderne har haft en rød farve på bilerne, men ikke som gennemgående farve.

Ferrari er meget udsat for piratkopiering. De får ofte reklamationer på eksempelvis piratkopierede ure og modelbiler, der er i stykker. Udviklingen er stigende på grund af den massive interesse for motorsporten. Begrebet "Ferrarirødt" er noget, han støder på, når folk ringer for at få oplyst farvekoden til brug for maling af køkken, cykler m.v.

Marlboro er Ferrari-holdets hovedsponsor. Da man ikke må reklamere for tobak i Europa, fremstilles modelbilerne med den hvide farvesammensætning, som fremgår af de biler, der er vist i Bilkas tilbudsavis. Mange af sponsorerne, herunder Shell, har været sponsor i mange år, men der er også en del nyere mærker. Placeringen af sponsorernes mærker er ikke tilfældig. Marl-boros mærke sidder bedst placeret. Han ved ikke, om andre holds måde at udnytte placeringen er anderledes, men Ferraris har været konsistent.

Jørgen Houlberg har forklaret, at han som indkøbschef i Rema købte legetøjsbilen på sin årlige indkøbstur til Kina. Rema havde en kontaktperson i Taiwan, som havde fundet bilen for ham. Den bil, han fik forevist, var rød og stod uden emballage. Han var ikke interesseret i farven, men i prisen og om bilen kørte godt. Han har ikke set bilen i en sort eller blå udgave som vist på emballagen. Han købte 1.000 biler og har ikke bestilt eller købt yderligere. Emballagen så han første gang i forbindelse med fotograferingen af bilen til Remas tilbudsavis. Bilerne var da ikke ankommet. De nåede ikke at markedsføre bilerne. Bilen skulle
bruges som slagvare, da der var stor efterspørgsel på fjernstyrede biler. Bilen var købt for 179 kr. inkl. moms og skulle sælges for 199 kr.

Remas kontaktperson i Taiwan er en "trader", der leder efter de produkter, indkøbschefen beder ham om. Han ved ikke, om Rema tidligere har købt andre produkter fra samme fabrikant. Traderen er Remas kvalitetskontrollør, mens kontrol af ophavs- og varemærkerettigheder foretages af Rema selv. De undersøgte ikke, om der kunne være problemer med bilen, og han havde ingen anelse om, at dette kunne være tilfældet. Det er første gang, han er involveret i en sag af denne karakter.

Parternes argumenter

Ferrari har anført, at den af Rema importerede Formel 1-bil krænker Ferraris registrerede EU-design. Registreringen er sket uden indsigelser, og Rema har først sent i sagsforløbet protesteret mod gyldigheden. Registreringen bør derfor lægges til grund.

I forhold til de tegninger, der ligger til grund for registreringen, er det åbenbart, at der er identitetspunkter med den importerede bil. Sammenholdt med anvendelsen af den røde farve og sponsormærkernes placering er kravet om forvekslelighed opfyldt, og der foreligger derfor en krænkelse af Ferraris designret. De påviste forskelle i placeringen af sorte finner mv. er i den sammenhæng uden betydning, da disse ikke er tilstrækkelige til at udgøre selvstændige designelementer i forhold til Ferraris bil.

Bilen er endvidere beskyttet af ophavsretsloven. Bilen skal kunne køre hurtigt, men er i øvrigt formgivet uafhængigt af funk-tionen. I dommen KG 05/85, Ferrari S.p.A. ctr. Asian Gear B.V., afsagt den 12. april 2005 af retten i Haag, er det lagt til grund, at modellen af Ferrari-raceren er ophavsretligt beskyttet. Tilsvarende må det i denne sag lægges til grund, at modellen har den fornødne værkshøjde og derfor er beskyttet af ophavsretsloven.

Bilens helhedsfremtoning, herunder navnlig den røde farve, er i sig selv et varemærke. Med til denne helhed hører emballagen. Varemærket er meget kendt og stiftet ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3. At varemærket er taget i brug på det danske marked, fremgår af Legos pressemeddelelse og Bilka-avisen. Andre Formel 1-hold bruger den røde farve til modelbiler, men ikke på samme måde som Ferrari. De øvrige hold bruger farven rød i enkelte sæsoner, eksempelvis fordi sponsorens mærke har denne farve, men Ferrari er den eneste, der har gjort det konsekvent.

Importen af Remas bil indebærer endvidere en overtrædelse af den dagældende markedsføringslovs §§ 1 og 5. Bilerne fremstår ens ud fra en helhedsbetragtning for en forbruger. Begge biler er røde. Remas bil har hvide felter, men disse er ikke tilstrækkelige til at adskille bilerne, da der stadig er tale om en rød bil. Med hensyn til sponsormærkerne er disse anbragt med kendskab til den originale Ferrari. Producenten af den importerede bil har anbragt et gult, ovalt sponsormærke ved luftindtaget, som minder om Shells. Sponsormærket Margin minder endvidere om Marlboro, da der er tale om samme sorte skrifttype på hvid baggrund. Ligheden mellem bilerne er derfor tilsigtet og lavet for at skabe forveksling. Af emballagen fremgår det tydeligt, at bilen på gavlen er anderledes end bilen i kassen. Til emballagen har man taget et billede af en Ferrari og fjernet reklamerne, bortset fra Vodafone-reklamen, som man har glemt. Dette viser, at det er et regulært piratprodukt. Køberne af Ferraris modelbiler er ikke særlige kendere, men almindelige forbrugere, hvilket blandt andet kan ses ved, at bilerne forhandles i Bilka.

Vedrørende påstanden om erstatning og vederlag er der er tale om grov og direkte kopiering med det formål at erobre markedsandele.

Med hensyn til påstand om bødestraf foreligger der en grov form for krænkelse. Rema vidste eller burde vide, at bilen var en piratkopi. Rema havde ingen procedurer, der kunne sikre mod køb af sådanne kopier, men stolede blot på sin for-
handler og accepterede dermed risikoen for, at der kunne ske import af varemærkeforfalskede produkter. Rema har som erhvervsdrivende og med det fokus, der er på området, som minimum udvist grov uagtsomhed.

Rema har anført, at retten ved sagens afgørelse ikke kan lægge den registrerede designret til grund. For at der kan foreligge en gyldig designret, skal der være tale om et nyt design af individuel karakter. Udformningen af en Formel 1-racer er givet af standarder, og der er ikke under sagen påvist noget konkret om, hvori det nye i designet består. Der ligger endvidere en konkret indsigelse mod den påberåbte designret. Der er derfor samlet tilstrækkelig med tvivl til, at man ikke kan tage designretten i betragtning. Hvis retten lægger designretten til grund, risikerer retten at træffe en forkert afgørelse, der kan medføre store omkostninger for Rema.

Hvis retten måtte lægge designretten til grund, så indebærer fastlæggelsen af omfanget af beskyttelsen i henhold til design-retten betydelige problemer. De Ferrari-modeller, der er blevet præsenteret under sagen, adskiller sig klart fra den afbildning, der fremgår af selve designregistreringen, ligesom modellerne indbyrdes er forskellige.

Det er endvidere vanskeligt at fastslå, hvori det designmæssigt individuelle ved Ferraris Formel 1-bil består. Samtlige enkelt-elementer kan genfindes på et utal af andre biler. Den forreste spoiler ses således på Toyotas og Hondas Formel 1-biler, mens den spidse aflange snude findes på alle Formel 1-bilerne fra denne sæson. Sideindsuget findes både i organisk form, men også med mere skarpt afskårne kanter. Sponsorreklamerne placeres der, hvor de kan, og hvor de opnår størst mulig synlighed, og placeringen er derfor ikke udtryk for et individuelt design.

Når man sammenligner sagens to biler, ses klare forskelle blandt andet på udformningen af snuden, spoileren, indsuget på siden og indsuget omkring føreren. Der er endvidere forskel på de røde farver, ligesom Remas bil ikke er rød over det hele. Remas bil har derimod store hvide stafferinger og sorte spoilere, og indtrykket minder mere om Toyotas Formel 1-bil end om Ferraris. Der er derfor sådanne forskelle, at en eventuel designret ikke er krænket.

Ferraris og Remas racere er heller ikke forvekslelige. Der må i den forbindelse lægges vægt på, at der er stor forskel mellem køberne af Ferraris biler og Remas. Ferraris aftagere er kendere, der ved, hvad en Ferrari Formel 1-racer er. Ferraris produkter henvender sig til en lille kreds, der interesserer sig for løbene, og som har råd til at købe Ferraris produkter. Remas kunder derimod handler i en discount dagligvarebutik og er derfor almindelige forbrugere, der alene er interesserede i at købe en fjernstyret Formel 1-racer. Der foreligger derfor af denne grund heller ingen krænkelse af Ferraris designret.

En bil kan være beskyttet som et værk i medfør af ophavsretsloven, men under henvisning til tilblivelsen af designet, så er der meget lidt plads til en ophavsret. Det er ikke godtgjort, at Ferraris Formel 1-bil har den fornødne værkshøjde, og den af Rema importerede bil indebærer derfor ingen ophavsretskrænkelse.

Bilen er endvidere ikke i sig selv blevet et varemærke. En farve kan måske være et varemærke, men bilernes farver er forskellige. Remas bil opleves endvidere ikke som rød over det hele, og der er derfor ingen forvekslingsrisiko.

Hvis retten når frem til, at der ikke foreligger en krænkelse efter design-, ophavsrets- eller varemærkeloven, er der kvalitativt ikke noget tilbage i markedsføringsloven at beskytte Ferrari imod. Med hensyn til emballagen er det rigtigt, at billedet på æskens gavl ser specielt ud, og at der derfor kan være tale om et manipuleret foto af en Ferrari. Hvis det er et problem, er den naturlige konsekvens at bortkende emballagen og ikke bilen.

Vedrørende sanktionerne har Rema ingen bemærkninger til påstanden om destruktion og forbud mod salg mv. af bilen, hvis retten finder, at der er tale om en krænkelse.

For så vidt angår erstatningspåstanden har Ferrari ikke sandsynliggjort sammenhængen mellem den påståede krænkelse og den påståede erstatning. Varen blev standset i tolden og aldrig markedsført. Der kan derfor højst blive tale om erstatning for udgifter til opbevaring og destruktion. Der er imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for disse udgifter, og der er derfor intet grundlag for erstatning.

Med hensyn til bøde skal retten lægge vægt på Jørgen Houlbergs forklaring, hvorefter han har købt varen på sædvanlig måde. Han har set varen og skønnet, at der ikke kunne være problemer. Det er sædvanlig agtpågivenhed, og Rema har derfor gjort tilstrækkeligt for at undgå en sådan sag. For at ifalde bødestraf skal der være tale om en klar bevidst handling eller om accept af en betydelig risiko, og det er ikke tilfældet her. Der er derfor ikke handlet hverken forsætligt eller groft uagtsomt.

Rettens begrundelse og resultat

Retten lægger til grund, at udformningen af en Formel 1-racer er fastlagt af FIA´s regulativer samt en række tekniske faktorer som eksempelvis aerodynamik i en sådan grad, at udformningen ikke beror på en sådan selvstændig skabende indsats, at bilen har den fornødne værkshøjde. Bilen er derfor ikke beskyttet efter ophavsretsloven, jf. ophavsretslovens § 1.

Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte registreringen af Ferraris design som ugyldig. I forhold til det registrerede design udviser Remas Formel 1-bil en række forskelle, blandt andet på frontspoileren, luftindtaget, vingen på luftindtaget og hjulophænget. Bilen ligner således ikke en Ferrari mere, end den ligner andre Formel 1-biler, hvorfor Ferraris design ikke er krænket.

For så vidt angår en eventuel varemærkeret er det ikke dokumenteret, at den røde Ferrari Formel 1-bil i sig selv er et vare-mærke etableret ved indarbejdelse. Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at Ferrari ikke har eneret til den røde farve, ligesom bilernes udformning ændres fra år til år.

Med hensyn til markedsføringsloven finder retten ikke, at selve udformningen af Formel 1-bilen har tilstrækkeligt særpræg til, at denne efter markedsføringsloven

er beskyttet mod slavisk efterligning, da udformningen, jf. det ovenfor anførte,
er bestemt dels af FIA´s reglement, dels af tekniske hensyn. Vedrørende den røde farve bemærkes, at bilernes farver ikke er ens, og at Ferrari som ovenfor anført ikke har eneret til den røde farve.

For så vidt angår placeringen af sponsormærkerne finder retten imidlertid, at disse giver bilens fremtoning et vist særpræg, og at dette særpræg er søgt efterlignet ved placeringen af sponsormærkerne på Remas bil. Det fremgår således, at det gule sponsormærke på denne bil, er placeret der, hvor Shells ligeledes gule mærke gennem mange år har været placeret på Ferrarien. Videre er Marlboro og Margins sponsormærker ens for så vidt angår farvekombination, typografi og placering. Helhedsindtrykket, der understøttes af emballagen, giver derfor indtryk af, at bilen er en Ferrari. Da denne lighed må anses for tilstræbt, indebærer købet og importen af bilen en overtrædelse af den tidligere markedsføringslovs § 5, jf. § 1, hvorfor Ferraris påstand 1 og 2 tages til følge, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 1.

Da legetøjsbilerne ikke er kommet i omsætning, er der ikke grundlag for at tilkende Ferrari erstatning for afsætningstab eller markedsforstyrrelse. Da der ikke på tidspunktet for krænkelsen i markedsføringsloven var hjemmel til at tilkende vederlag, frifindes Rema for påstand 3 og 4.

Rema skal erstatte Ferraris udgifter til destruktion af de af Rema importerede biler, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Ferrari har derimod ikke godtgjort at have haft udgifter til varemærkeagenten udover sædvanlige sagsomkostninger, hvorfor sådanne omkostninger er omfattet af de nedenfor tilkendte sagsomkostninger.

Vedrørende påstanden om bødestraf finder retten ikke, blandt andet under henvisning til, at Jørgen Houlberg ifølge sin for-klaring ikke forud for købet havde set emballagen, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Rema frifindes derfor for påstand 5.

Efter sagens omfang og resultat skal Rema betale sagens omkostninger med i alt 23.300 kr., heraf udgør retsafgiften 3.300 kr.

Thi kendes for ret:
Rema tilpligtes at anerkende, at toldmyndighedernes suspension af frigivelsen af et vareparti indeholdende 1.040 skala 1:6 legetøjsbiler, som vist i bilag 2, er berettiget, og at dette vareparti destrueres.

Rema 1000 Danmark A/S forbydes at sælge, importere, eksportere eller direkte eller indirekte at markedsføre en legetøjsbil som vist i bilag 2.

Rema pålægges at betale udgifterne til toldmyndighedernes destruktion af varerne.

Rema frifindes for Ferrari S.p.A.'s påstand 2 og 5.

Inden 14 dage betaler Rema 1000 Danmark A/S til Ferrari S. p. A. i sagsomkostninger 23.300 kr., hvoraf retsafgiften udgør 3.300 kr.

Christian Hvidt Mette Christensen Flemming Skouboe

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den