Manglende særpræg på varemærke

Den 4. januar 2007 blev af retten i sagen

V-136-05

Woodfloor A/S
(advokat Michael Jensen)

mod

Royal Woodfloor ApS
(advokat Susanne Ingemann)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om der er stiftet varemærkeret til benævnelsen WOODFLOOR.

Woodfloor A/S har nedlagt følgende påstande:

1. Royal Woodfloor ApS (Royal Woodfloor) skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet WOODFLOOR ved handel med trægulve eller produkter af lignende art.
2. Royal Woodfloor skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik.
3. Royal Woodfloor skal betale 500.000 kr. til Woodfloor A/S med procesrente fra den 5. januar 2006.

Royal Woodfloor har principalt nedlagt påstand om frifindelse, og subsidiært frifindelse mod anerkendelse af at Royal Woodfloor er uberettiget til at anvende virksomhedsnavnet Royal Woodfloor ApS.

Sagens omstændigheder
Woodfloor A/S blev stiftet den 1. november 1989 af Henrik Andersen. Royal Woodfloor blev stiftet den 8. september 2004 af Baaring Savværk, der ejes af René Solberg Kristensen. Begge selskaber er hjemmehørende på Fyn. Begge selskaber sælger trægulve.

I marts 2005 blev Woodfloor A/S opmærksom på Royal Woodfloors aktiviteter. Woodfloor A/S anmodede Royal Woodfloor om at ophøre med at anvende WOODFLOOR, men det ønskede Royal Woodfloor ikke.

Woodfloor A/S' markedsføring
Woodfloor A/S har fremlagt forskellige bilag til belysning af selskabets anvendelse af WOODFLOOR. I selskabets nettoprisliste pr. 1. januar 1998 anvendtes WOODFLOOR i overskriften. Nederst var der tilføjet "Exclusive trægulve..." I selskbets profilbrochure fra 1999, der blev trykt i 5000 eksemplarer, var der på forsiden anført WOODFLOOR og "exclusive trægulve". Profilmagasinet indeholdt en beskrivelse af selskabet, herunder af at selskabet henvendte sig til såvel arkitekten, trælasthandlen som gulv-entreprenøren og tømrermesteren. Profilbrochuren blev ultimo 2000 bragt som indstik i magasinet "Byggeplads Danmark".

Woodfloor A/S markedsfører såvel egne trægulve som trægulve fra producenter som den finske producent Karelia og den tyske producent Nolte. I en periode fra år 2000 og nogle år frem markedsførte Woodfloor A/S selskabets egne trægulve under navnet Vindeby, jf. således selskabets nettoprisliste fra marts 2003 og produktblade dateret september og oktober 2003 samt august 2004.

Siden har Woodfloor A/S alene markedsført selskabets egne trægulve under ken detegnet WOODFLOOR, jf. således selskabets prisliste for november 2005, selskabets hjemmeside pr. 21. november 2005 og produktblade fra oktober 2005.

Woodfloor A/S har fra november 2004 iværksat en særlig intensiv markedsføring, bl.a. i form af pressemeddelelser m.m.

Royal Woodfloors markedsføring

Royal Woodfloor har haft en stand på Byggecentrum Middelfart siden 1. januar 2005. Selskabet har i den forbindelse markeds-ført sig i en kvartsides annonce i messeavisen for den 24. september 2005. Selskabet er endvidere blevet omtalt i erhvervsmagasinet Erhverv Fyn for juni 2005:

"Det har altid været Baaring Savværks målsætning at levere høj kvalitet, men med "Royal Woodfloor" udvider vi sortimentet med et unikt produkt, som vil kunne tilfredsstille selv de største krav til trægulve i blandt andet luksuslejligheder, ... de nye massive kvalitetsgulve i blandt andet Ask og Eg... bliver forhandlet gennem det nye selskab "Royal Woodfloor", der er en del af Baaring Savværk. - Der er allerede indgået en samarbejdsaftale med Tæppeland, som skal præsentere og sælge "Royal Woodfloor" i [sine] forretninger..."

Ifølge faktura af 12. november 2004 er der til Baaring Savværk leveret 12.000 meter emballage-materiale påtrykt Royal Wood-floors logo. Ifølge faktura af 13. januar 2005 har Royal Woodfloor derudover fået udarbejdet reklamemateriale for knap 28.000 kr.

Andres anvendelse af kendetegnet WOODFLOOR
Af udskrifter af 6. januar 2006 af en række internetsider fremgår at "woodfloor" og "wood floor" anvendes som betegnelse for trægulv. Af udskrifter af 15. august og 11. september 2006 af to svenske hjemmesider fremgår at der i Sverige findes et selskab der bærer navnet Universal Woodfloor (Europe) AB, og at selskabet Cewex Trading AB forhandler trægulve under betegnelsen Nordic Woodfloor.

Ifølge Gyldendals Dansk-Engelsk ordbog ved Vinterberg og Bodelsen, 1990, kan "trægulv" oversættes med "wooden (eller boarded) floor". Ifølge Dansk-engelsk Ordbog ved Jens Axelsen, 9. udgave, 2. oplag, kan trægulv oversættes med "wooden floor" eller "timber floor". Af udskrift af 6. januar 2006 af internetsiden Ordbogen.com fremgår at "trægulv" kan oversættes med "wooden flooring", "wooden floor" eller "wood floor".

Forklaringer
Henrik Andersen har forklaret at han er uddannet revisor. I november 1989 stiftede han sammen med sin far, gulventreprenør Henning Andersen, Woodfloor A/S. Formålet med selskabet var navnlig at importere trægulve fra Fjernøsten til videresalg til Henning Andersens gulventreprenørvirksomhed. De fandt selv på navnet WOODFLOOR. Omsætningen var i begyndelsen på 2-3 mio. kr.

Woodfloor A/S henvender sig til professionelle inden for byggebranchen. Markedsføringen har traditionelt bestået i at selskabets salgsassistent har kørt rundt il potentielle nye kunder, ligesom man har deltaget i messer og udleveret håndprøver. Selskabet har bl.a. haft en stand på messen Byggecentrum Middelfart.

Fra 2005 øgede man det samlede markedsføringsbudget fra 100.000 kr. excl.moms til 810.000 excl. moms. Dette har resulteret i en omsætningsfremgang fra 34 mio. kr. i 2004 til forventet 50 mio. kr. i 2006.

I begyndelsen solgte man egne produkter under navnet WOODFLOOR. Dog anførtes på prislisterne ikke noget navn foran de enkelte produkter. Man havde sideløbende også fremmede mærker som Karelia i produktsortimentet. I perioden 2000 til 2004 anvendte man Vindeby som indskudt navn om Woodfloor A/S' egne produkter. Da Vindeby ikke kunne registreres, har man siden anvendt WOODFLOOR i forbindelse med disse produkter, herunder også på prislister mv.

Produktbladene fra august 2004 blev skrevet ud efter behov på selskabets egen farveprinter. De blev brugt i en kortvarig peri-ode på nogle måneder. Man har ikke anvendt Vindeby frem til oktober 2005. Trægulvene bliver så vidt muligt mærket med kendetegnet WOODFLOOR hos producenten.

Første gang man hørte om Royal Woodfloor var fra et par kunder der havde handlet med Royal Woodfloor, men troede at de havde handlet med Woodfloor A/S.

René Solberg Kristensen har forklaret at han er uddannet revisor. Han købte Baaring Savværk A/S i 1999. Savværket handler med såvel private som virksomheder, tømrermestre og trælaster. Da man var god til at producere massive gulve i savværket, opstod idéen om at stifte et nyt selskab, Royal Woodfloor, der hovedsageligt skulle beskæftige sig hermed. Royal Woodfloor skulle alene sælges gennem et forhandlernet, sådan at selskabet ikke konkurrerede med savværket. Royal Woodfloor købte sit træ af savværket der importerede træet fra USA, og der blev indgået aftale med Tæppeland Danmark om at forhandle Royal
Woodfloor. Royal Woodfloor skulle ikke sælges til andre. På den måde opnåede man en opdeling af markedet og salgs-kanalerne.

På grund af nærværende sag er der alene blevet gennemført to salg af Royal Woodfloor-gulve. Det drejer sig om i alt ca. 150 m2. Aftalen med Tæppeland er sat i bero.

René Solberg Kristensen fandt selv på navnet Royal Woodfloor. Det skulle være et navn der signalerede at man producerede eksklusive trægulve. På grund af nærværende sag har man undladt at anvende Royal Woodfloor, herunder er man holdt op med at anvende emballagen der er sort med guldprint med Royal Woodfloors logo.

Royal Woodfloor har ikke været repræsenteret på andre messer end Byggecentrum i Middelfart. Royal Woodfloor har ikke annonceret andre steder end hvad der er fremlagt under nærværende sag. René Kristensen havde ikke hørt om Woodfloor A/S før nærværende sag. Woodfloor A/S har ikke været på messen i Byggecentrum Middelfart samtidig med Royal Woodfloor. Han har ikke stødt ind i problemer med forveksling.

Baaring Savværks omsætning er på ca. 10-12 mio. kr.

Procedure
Woodfloor A/S har anført at man har anvendt kendetegnet WOODFLOOR for sin virksomhed siden 1. november 1989. Selv om man i en periode anvendte Vindeby, anvendtes sideløbende WOODFLOOR som virksomhedsnavn. Der er derfor ved langvarig brug opstået en varemærkeret til kendetegnet WOODFLOOR.

WOODFLOOR er ikke en almindelig betegnelse for trægulv, jf. ordbøgerne. Der er på grund af navnet en klar risiko for forveks- ling mellem Royal Woodfloor og Woodfloor A/S. Det er samme produkter og samme kundegrupper man henvender sig til. Royal Woodfloor forhandler eksklusive trægulve. Det er præcis det samme Woodfloor A/S sælger. For så vidt angår kunde-grupperne optræder de to selskaber på samme messer og i samme annoncemedier.

Selv om Royal Woodfloor angivelig alene har solgt omkring 150 m2 gulv, skal der betales vederlag. Woodfloor A/S' omsætning er øget betydeligt i 2005. Man kan derfor ikke dokumentere et egentlig tab eller mistet markedsandel. Det grundlag man frem- sætter kravet på, er markedsforstyrrelsen, jf. herved de meget store markedsføringsomkostninger som Woodfloor A/S har afholdt.

Royal Woodfloor har anført at Woodfloor A/S ikke kan opnå varemærkeret til WOODFLOOR, da betegnelsen er udelukket fra registrering på grund af manglende særpræg. WOODFLOOR er alene beskrivende. Det er betegnelsen for varens art. WOOD-FLOOR betyder trægulv, uanset om det er den korrekte sproglige anvendelse på engelsk. Sammenstillingen af wood og floor giver ikke ordet særpræg, og indebærer ingen forskel i lydbilledet.

Andre virksomheder anvender også WOODFLOOR som betegnelse for trægulv, jf.de fremlagte hjemmesider.

Det bestrides at særpræg er stiftet ved indarbejdelse. Da der er tale om et svagt mærke, må kravene være tilsvarende større til indarbejdelsen. Woodfloor A/S har ikke ført bevis for at WOODFLOOR er blevet kendt inden for omsætningskredsen. Det er uvist i hvilket omfang Woodfloor A/S har solgt produkter under betegnelsen WOODFLOOR. I profilmagasinet fra 1999 anvendtes betegnelsen udelukkende som virksomhedsnavn og ikke som navnet på de enkelte produkter. Tilsvarende gælder prislisten for 1998. Anvendelsen af WOODFLOOR som virksomhedsnavn opfylder ikke betingelserne for at opnå varemærkeret. Woodfloor
A/S har endvidere ikke anvendt betegnelsen WOODFLOOR kontinuerligt, idet man i en periode har anvendt navnet Vindeby. Det er ikke dokumenteret at WOODFLOOR er taget i brug før oktober 2005. Den eventuelle indarbejdelse der er sket efter at Royal Woodfloor tog sit navn i brug i efteråret 2004, er imidlertid uden betydning.

Der foreligger ikke en retligt relevant risiko for forveksling. WOODFLOOR er et svagt mærke, og beskyttelsen er derfor snæver. Royal adskiller WOODFLOOR fra Royal Woodfloor. Royal fremtræder lyd- og synsmæssigt som en væsentlig del af mærket.

Det er ikke dokumenteret at der er sket forveksling i praksis.

Vederlag efter varemærkelovens § 43 må være meget beskedent og ikke mere end 10.000 kr. Der er ikke dokumenteret tab for markedsforstyrrelse. Royal Woodfloor har alene annonceret i Byggecentrums messeavis.

Man kan ikke forbyde anvendelsen af Royal Woodfloor efter markedsføringsloven. Brugen er ikke i strid med markedsførings-lovens § 1. Markedsføringslovens § 5 hviler på samme principper som varemærkeloven. Selv mangeårigt brug af WOODFLOOR
som kendetegn fratager ikke andre muligheden for at anvende WOODFLOOR som betegnelse for trægulve. Der er ikke tale om goodwill-snyltning idet der ikke er nogen goodwill knyttet til betegnelsen WOODFLOOR.

Hertil kommer at Woodfloor A/S selv anvendte navnet Vindeby.

Rettens begrundelse og resultat

Ordene wood og floor er alene af beskrivende karakter. Sammenstillingen af ordene, WOODFLOOR, der for den almindelige køber må opfattes som en betegnelse for "trægulv", er ligeledes af beskrivende karakter og savner således fornødent særpræg til at kunne registreres som varemærke, uanset om sammenstillingen på engelsk ikke er gængs og ikke stemmer med almin-delig engelsk sprogbrug.

Det er ikke dokumenteret at WOODFLOOR har opnået særpræg ved indarbejdelse. I den forbindelse lægger retten til grund at Woodfloor A/S anvendte navnet Vindeby for egne produkter frem til kort tid før Royal Woodfloor ApS tog sit navn i brug.

Der er ikke grundlag for at anse Royal Woodfloor ApS' anvendelse af WOODFLOOR som stridende mod god markedsføringsskik.

Som følge heraf frifindes Royal Woodfloor ApS.

Sagsomkostningerne fastsættes i forhold til de nedlagte påstande og sagens skønnede værdi til 40.000 kr.

T h i k e n d e s f o r r e t

Royal Woodfloor ApS frifindes.

I sagsomkostninger betaler Woodfloor A/S til Royal Woodfloor ApS 40.000 kr. inden 14 dage.

Thorkild Juul Jensen Jens Feilberg Carsten Vagn Jacobsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den