Erhvervsmæssig brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com krænkede Dagbladet Børsen A/S´s varemærke
Dom i sagsen V-53-01
Digital Marketing Support ApS
(Advokat Peter Høgh)
mod
Dagbladet Børsen A/S
(Advokat Lisbeth Andersen)
Sagen angår navnlig spørgsmålet om, hvorvidt Dagbladet Børsen A/S har retten til varemærket BØRSEN, og om Digital Marketing Support ApS (i det følgende: Digital Marketing Support) har krænket denne ret ved erhvervsmæssig brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com.
Børsen og BØRSEN
Dagbladet Børsen A/S udgiver dagbladet Børsen og hjemmesiden Børsen Online på internetadresserne borsen.dk og boersen.dk. Udgivelsen foretoges tidligere af A/S Børsen Holding (tidligere navn: A/S Forlaget Børsen), der i 1999 blev opløst ved spaltning, i hvilken forbindelse selskabets aktiver, herunder varemærkerettigheder, overgik til 3 Bonnier-selskaber, Bonnier Business Press A/S, Bonnier Business Publishing A/S og Bonnier Business Information A/S. I det følgende betegnes de selskaber, der igennem tiderne har udgivet dagbladet Børsen og udbudt Børsen Online, under ét som Børsen. Børsen har med virkning fra 1982 haft BØRSEN registreret som ordmærke bl.a. for klasse 16, herunder aviser, tidsskrifter, bøger, tryksager, m.v., og klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksomhed og edb-rådgivning i forbindelse med forretningsvirksomhed. Med virkning fra 1984 blev registreringen udvidet til tillige at omfatte klasse 38 (telekommunikationsvirksomhed). Der er under sagen fremlagt en overdragelseserklæring af 20. august 2001, hvorved Bonnier-selskaberne har overdraget rettighederne til BØRSEN til Dagbladet Børsen A/S. Børsen har endvidere med virkning fra 1984 haft BØRSEN INFORMATIK registreret som varemærke i klasse 35, annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 38 og 42, herunder edb-rådgivning og edb-service, bl.a. udvikling og bearbejdelse af software.
BØRSEN SOFTWARE har med virkning fra 1984 været registreret som varemærke for Børsen bl.a. for klasse 9, databehandlingsudstyr, optagne dataprogrammer mv., 35, 38 og 42.
Med virkning fra 1992 har Børsen endvidere haft BØRSENLINIEN registreret som ordmærke i bl.a. klasse 38.
Digital Marketing Support
Digital Marketing Support udbyder edb-rådgivning i vid forstand og har siden 1997 handlet med og formidlet domænenavne til Internettet. Den hjemmeside, hvorpå handlen mv. foregår, benævner sig Navnebørsen, og fandtes ifølge aftaler fra 1999 om salg af domænenavne på Internetadressen www.navne.dk. Domænenavnene borsen.com og boersen.com er registreret den 23. september 1996 og den 12. oktober 1996, og Digital Marketing Support stod som indehaver af registreringerne på det tidspunkt, der er relevant for sagen. Børsen gjorde i forlængelse af en telefonsamtale om retten til navnet i en mail af 8. november 2000 til borsen.com opmærksom på risikoen for forveksling med Børsens hjemmeside borsen.dk, navnlig i forbindelse med afgivelse af adgangskode ved logon. Børsen har den 8. november 2001 konstateret, at opslag på internetadressene
www.borsen.com og www.boersen.com automatisk blev videresendt til Digital Marketing Supports internetadresse dansk.net.
Opslag på www.borsen.com og www.boersen.com åbnede den 7. november 2002 for Navnebørsen.
WIPO's afgørelse af 11. april 2001.
Digital Marketing Support underkastede sig ved registreringen af borsen.com og boersen.com reglerne fra ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), der har bemyndiget WIPO (World Intellectual Property Organisation) til at træffe afgørelse i konflikter i overensstemmelse med ICANN's regler, herunder Uniform Name Dispute Resolution Policy (i det følgende: Policy'en), hvis afsnit 4 lyder således i dansk oversættelse:
"4. Obligatorisk administrativ klagebehandling.
Denne paragraf angiver den type tvister, hvor du er forpligtet til at underkaste dig en obligatorisk administrativ klagebehandling. Denne klagebehandling gennemføres af en af ... (betegnes hver for sig "udbyder").
a. Tvister, hvor denne Policy finder anvendelse. Du skal underkaste dig en obligatorisk administrativ klagebehandling såfremt en tredjemand (en "klager") til den relevante udbyder i overensstemmelse med procedurereglerne nedlægger påstand om, at
(i) dit domænenavn er identisk med eller kan forveksles med et varemærke eller et tjenesteydelsesmærke, som klageren har rettigheder over, og
(ii) du ikke har nogen rettigheder over eller legitim interesse i domænenavnet, og
(iii) dit domænenavn er registreret og anvendes i ond tro.
Under den administrative klagebehandling skal klageren bevise, at alle disse tre elementer er til stede.
b. Bevis for registrering og anvendelse i ond tro. For så vidt angår § 4, litra a stk. iii, anses følgende omstændigheder især, men uden begrænsning, såfremt de af Klagenævnet findes at være til stede, for at være bevis for registrering og anvendelse af et domænenavn i ond tro:
(i) omstændigheder, som viser, at du har registreret eller erhvervet domænenavnet primært med det formål at sælge, udleje eller på anden vis overdrage domæne-navnet til klager, som er indehaver af varemærket eller tjenesteydelsesmærket, eller til en af klagers konkurrenter for et gyldigt vederlag, der overstiger dine dokumenterede reelle direkte udgifter i forbindelse med domænenavnet, eller
(ii) du har registreret domænenavnet for at forhindre indehaveren af vare- eller tjenesteydelsesmærket i at afspejle mærket i et tilsvarende domænenavn, såfremt der er et mønster af en sådan adfærd fra din side, eller
(iii) du har registreret domænenavnet primært med det formål at genere en konkurents virksomhed, eller
(iv) du ved at anvende domænenavnet med forsæt til at opnå en erhvervsmæssig fordel har forsøgt at tiltrække internetbrugere til dit websted eller andet onlinested ved at gøre det sandsynligt, at der sker en forveksling af klagernes mærke med hensyn til kilde, finansiering, tilhørsforhold eller støtte med hensyn til dit websted eller andet sted eller en vare eller en tjenesteydelse på dette websted eller andet sted.
c. Sådan demonstrerer du dine rettigheder over eller legitime interesse i domænenavnet som svar på en klage. Når du modtager en klage, skal du benytte § 5 i procedurereglerne for at fastslå, hvordan dit svar skal udarbejdes. Enhver af de følgende omstændigheder, især, men uden begrænsning, såfremt nævnet i sin vurdering af alt det fremlagte bevismate-riale finder det bevist, demonstrerer dine rettigheder over eller legitime interesse i domænenavnet, for så vidt angår § 4, litra a, stk. ii:
(i) før du bliver bekendt med tvisten, din anvendelse af eller påviselige forberedelser til at anvende domænenavnet eller et navn, der svarer til domænenavnet, i forbindelse med udbud af varer eller tjenesteydelser i god tro,
eller
(ii) du (som enkeltperson, virksomhed, eller anden organisation) har været almindeligt kendt under domænenavnet, også selv om du ikke har erhvervet vare- eller tjenesteydelsesmærkeret hertil, eller
(iii) du gør berettiget ikke kommerciel eller fair brug af domænenavnet uden at have til hensigt at opnå en erhvervsmæssig fordel for at vildlede forbrugerne eller skade det pågældende vare- eller tjenesteydelsesmærke.
..."
Den 28. december 2000 indgav Børsen klage til WIPO over registreringen af borsen.com og boersen.com.
Efter at WIPO den 8. marts 2001 havde bedt Dagbladet Børsen A/S om at dokumentere sin ret til varemærket BØRSEN, sendte Dagbladet Børsen A/S WIPO en erklæring af 13. marts 2001 fra Bonnier-selskaberne om, at Dagbladet Børsen A/S "at all times has had and continues to have an unlimited, unconditional licensed right to use and exploit" ordmærket BØRSEN, som Børsen Holding A/S fortsat var anført som indehaver af i varemærkeregistret. Det fremgår af erklæringen, at "[t]his licensed right includes the right and obligation to safeguard A/S Børsen Holding's interests, including taking appropriate action against any infringement ... and acting on behalf of Børsen Holding A/S in this respect." Det fremgår af afgørelsen af 11. april 2001, at WIPO fandt, at Dagbladet Børsen A/S havde dokumenteret sin ret bl.a. til varemærket BØRSEN, at Digital Marketing Supports
brug af borsen.com og boersen.com var egnet til forveksling med Dagbladet Børsens varemærker, og at Digital Marketing Support ikke havde godtgjort, at de havde bedre ret til eller legitim interesse i disse domænenavne. Digital Marketing Support havde registreret et stort antal domænenavne, som syntes at afspejle andres navne eller varemærker. Herefter og idet Digital Marketing Support havde registreret domænenavnene med kendskab til Dagbladet Børsen A/S og dette selskabs rettigheder, fandt WIPO, at domænenavnene var registreret og anvendt i ond tro, og traf bestemmelse om, at registreringen af domænenavnene borsen.com og boersen.com skulle overføres til Dagbladet Børsen A/S.
Forklaringer
Anani Voulé har bl.a. forklaret, at han er hovedanpartshaver i Digital Marketing Support, og at grunden til, at han valgte navnene borsen.com og boersen.com, var, at han i 1996 benyttede dem som adresse for en internetportal over børser i forskellige lande. Ved registreringerne kendte han BØRSEN, men vidste ikke, at Børsen havde en internetbaseret nyhedstjeneste. Digital Marketing Support har ikke på noget tidspunkt været en konkurrent for Børsen. Efterfølgende er domænenavnene udelukkende blevet brugt til Navnebørsen.
Han ønskede ikke at anvende navnet Navnebørsen som domænenavn for tjenesten, idet tjenesten er internationalt orienteret, og det danske ord "navne" ikke er internationalt kendt, hvorimod ordet "børs" er kendt i flere lande. Siden 1996 har det været muligt for Digital Marketing Support at se, hvem der har været inde på Navnebørsen, og det er på denne baggrund hans opfattelse, at der ikke er sket forveksling, således at personer, som har ønsket at læse Børsen Online, fejlagtigt er havnet på Navnebørsen. Der er efter hans opfattelse ikke nogen risiko for forveksling mellem borsen.dk og borsen.com.
Niels Barfod har bl.a. forklaret, at han har udviklet Børsen Online. Det var først i efteråret 2000, at man konstaterede, at Bor-
sen.com og boersen.com blev benyttet i forbindelse med Navnebørsen. Det er rigtigt, at Børsen den 11. december 1997 sendte en mail til bl.a. Digital Marketing Support, men det var en masseudsendelse, som blev indledt med: "Kære nternetvirksom-
hed", og mailen var således ikke udtryk for, at Børsen var bekendt med, at Digital Marketing Support anvendte de her omhandlede domænenavne. Børsen Online er af stor betydning for Børsen og indeholder bl.a. en afdeling om fondsmarkederne, et arkiv med ca. 150.000 artikler, en virksomhedsdatabase og en engelsk-sproget afdeling. Børsen Online supplerer således avisudgaven. Børsens abonnenter skal for at få fuld adgang til Børsen Online indtaste en adgangskode. For at komme på Navnebørsen skal der ligeledes indtastes en adgangskode, og det er hans opfattelse, at der let kan ske utilsigtet videregivelse af kode i forbindelse med forveksling af borsen.dk og boersen.dk, henholdsvis borsen.com og boersen.com.
Jesper Angelo har forklaret, at han er udviklingschef og teknisk chef for Børsen Online. Børsen blev opmærksom på Digital Marketing Supports anvendelse af borsen.com og boersen.com efter at være blevet kontaktet af utilfredse abonnenter, som havde forvekslet disse adresser med borsen.dk og boersen.dk, og som havde opgivet deres adgangskode. Efter hans opfat-
telse søger de fleste danske virksomheder at få registreret både en .dk-adresse og en .com-adresse.
Påstande
Digital Marketing Support har nedlagt følgende påstande:
1. Dagbladet Børsen A/S skal anerkende, at klagen til WIPO den 28. december 2000 blev indgivet i strid med Policy'ens artikel 4 a, idet Dagbladet Børsen A/S ikke var indehaver af varemærket BØRSEN på klagetidspunktet, og at WIPO's afgørelse af 11. april 2001 således er ugyldig.
Subsidiært har Digital Marketing Support nedlagt følgende påstande:
2. Digital Marketing Support frifindes for WIPO's afgørelse af 11. april 2001.
3. Børsen skal anerkende, at Digital Marketing Supports erhvervsmæssige brug af
domænenavnene borsen.com og boersen.com ikke udgør en krænkelse af Børsens varemærkerettigheder til varemærket BØRSEN.
Børsen har over for påstand 1 og 3 påstået frifindelse og over for påstand 2 principalt afvisning, subsidiært frifindelse.
Parternes synspunkter
Digital Marketing Supports advokat har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at Dagbladet Børsen A/S først fik overdraget retten til varemærket BØRSEN efter indgivelsen af klagen til WIPO, men at klageren ifølge Policy'ens afsnit 4, litra a, (i), skal have ret til varemærket på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Det er ikke tilstrækkeligt, at Dagbladet Børsen A/S påberåber sig en varemærkeret, der tilhører et andet selskab.
Vedrørende påstand 2 og 3 gøres det gældende, at borsen.com og boersen.com uanset den ordmæssige lighed ikke er forvekslelige med varemærket BØRSEN, idet der ikke er lighed mellem de udbudte varer og tjenesteydelser. Digital Marketing Support anvender således domænenavnene som indgang til Navnebørsen, hvor der handles med domænenavne. Børsen handler ikke med domænenavne, men anvender varemærket BØRSEN for en avis og internettjenesten Børsen Online, som formidler nyheder om erhvervsvirksomheder og om finansielle forhold generelt. BØRSEN er ikke et velkendt varemærke.
Digital Marketing Support har legitime interesser i at bibeholde sine domænenavne, idet man har brugt dem erhvervsmæssigt siden 1996 i forbindelse med Navnebørsen. Digital Marketing Support har ikke haft til hensigt at udnytte den goodwill, som er knyttet til varemærket BØRSEN, der er ikke sammenfald mellem de udbudte tjenester, og der foreligger derfor ikke nogen krænkelse af Børsens rettigheder. Digital Marketing Support har heller ikke registreret domænenavnene i den hensigt senere at sælge dem. Digital Marketing Support har derfor hverken været i ond tro ved registreringen eller ved anvendelsen af domænenavnene. Både BØRSEN, borsen og boersen er generiske betegnelser, som også Digital Marketing Support må have ret til at bruge. Børsen har forholdt sig passivt ved først at indgive klage til WIPO den 28. december 2000, selv om det ved Børsens e-mail af 11. december 1997 er dokumenteret, at Børsen allerede da var bekendt med Digital Marketing Supports virksomhed og domænenavne.
Børsens advokat har fremhævet, at Børsen ubestridt siden 1980'erne har været indehaver af en række varemærker, hvori ordet BØRSEN indgår alene eller som det bærende led, og at Børsen også har stiftet varemærkeret til BØRSEN ved at tage dette mærke i brug og indarbejde det igennem mange år. Det fremgår af erklæringen af 13. marts 2001, at det uanset den formelle registrering i varemærkeregistret er Dagbladet Børsen A/S, der har ret til at anvende dette varemærke og både ret og pligt til at værne det mod krænkelser. WIPO har på denne baggrund i sin afgørelse af 11. april 2001 lagt til grund, at Dagbladet Børsen A/S havde retten til BØRSEN, og at Digital Marketing Supports registrering og brug af borsen.com og boersen.
com var egnet til at skabe forveksling med Dagbladet Børsens varemærker og domænenavne borsen.dk og boersen.dk. Policy'en stiller ikke krav om, at en klager selv skal være indehaver af det krænkede varemærke, og efter dansk varemærkeret er en licenstager påtaleberettiget i sager om krænkelse af varemærkeretten, medmindre andet er aftalt, jf. varemærkelovens § 45, stk. 1. Dagbladet Børsen A/S må derfor frifindes for påstand 1. Påstand 2 er uklar og synes rettet imod WIPO, ligesom Digital Marketing Support ikke har retlig interesse i at få påstanden prøvet. Den skal derfor afvises. Subsidiært skal Børsen
frifindes, idet afgørelsen er korrekt. Digital Marketing Support har således ikke godtgjort at have nogen varemærkeret til borsen eller boersen eller i øvrigt legitime interesser heri. At Digital Marketing Support på sin hjemmeside bruger betegnelsen Navnebørsen, skaber ikke nogen ret til navnene borsen eller boersen, som er forvekslelige med BØRSEN. Efter WIPO's praksis anses registranten af et domænenavn for at være i ond tro, hvis den pågældende er eller har været indehaver af et stort antal domænenavne, hvilket har været tilfældet for Digital Marketing Support, der ubestridt handler med domænenavne. Endvidere har Anani Voulé forklaret, at han kendte varemærket BØRSEN, da domænenavnene blev registreret.
Det er ikke korrekt, at Børsen kendte til Digital Marketing Supports anvendelse af de omhandlede domænenavne, da Børsen den 11. december 1997 foretog en masseudsendelse af mails, som også blev modtaget af Digital Marketing Support. Børsen blev først bekendt hermed i efteråret 2000 og har ikke tabt sin ret ved passivitet. Digital Marketing Supports erhvervsmæssige brug af domænenavnene udgør en krænkelse af Børsens varemærke BØRSEN, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Kendetegnene borsen og boersen er identiske med BØRSEN, og det er uden betydning, at det danske bogstav "ø" er erstattet med "o" eller "oe", idet det danske bogstav ø ikke findes i det engelske alfabet, som Internettets domænenavnssystem bygger på. I 1996, da domænenavnene blev registreret, var det ikke muligt at få registreret domænenavne indeholdende bog-
stavet "ø", og det er uden betydning, om dette nu er eller er ved at blive muligt. Digital Marketing Supports anvendelse af borsen.com og boersen.com som indgang til en hjemmeside på Internettet med Navnebørsen og edb-rådgivning er i strid med Børsens ret til BØRSEN, der er registreret som varemærke i klasse 35 og 38 for edb-rådgivning og telekommunikations-
virksomhed, til BØRSEN SOFTWARE, der bl.a. er registreret som varemærke for klasse 38 og 42 for edb-rådgivning, edb-service og telekommunikationsvirksomhed, edb-rådgivning og edb-service, og til andre mærker, hvori BØRSEN indgår. BØRSEN må anses for et velkendt mærke, som har krav på udvidet beskyttelse.
Sø- og Handelsrettens afgørelse
Digital Marketing Supports påstand 2 findes efter sin affattelse tilstrækkelig klar til at kunne påkendes, og Digital Marketing Support findes at have retlig interesse i at få prøvet WIPO's afgørelse. Børsen har med virkning fra 1982 haft ordmærket BØRSEN registreret for bl.a. annonce- og reklamevirksomhed og edb-rådgivning i forbindelse med forretningsvirksomhed
(klasse 35) og med virkning fra 1984 for telekommunikationsvirksomhed (klasse 38). Børsen har endvidere med virkning fra 1984 haft ordmærket BØRSEN INFORMATIK registreret bl.a. for telekommunikationsvirksomhed (klasse 38) og edb-rådgivning og edb-service herunder udvikling og bearbejdelse af software (klasse 42), ligesom Børsen med virkning fra 1984, henholdsvis fra 1992 har haft figurmærkerne BØRSEN SOFTWARE og BØRSENLINIEN registreret i de samme klasser.
Det lægges under henvisning til de nævnte varemærkeregistreringer og oplysningerne om Børsen Online til grund, at Dagbladet Børsen og selskaber, hvorfra dette selskab har erhvervet rettighederne til sine varemærker, har været først i tid med hensyn til at stifte ret til varemærket BØRSEN og lignende mærker for internetbaseret virksomhed, der også drives med domænenavnene borsen.dk og boersen.dk. Retten finder, at Digital Marketing Supports erhvervsmæssige brug af identiske eller i høj grad lignende kendetegn som indgang til sin hjemmeside med Navnebørsen og udbud af edb-rådgivning, som må anses for samme eller lignende virksomhed, krænker Dagbladet Børsen A/S' ret. Herefter og idet Børsen ikke har udvist passivitet, er der ikke grundlag for at tilsidesætte WIPO's afgørelse af 11. april 2001, hvis indhold retten kan tiltræde, og Dagbladet Bør-
sen A/S' frifindelsespåstande tages i det hele til følge.
T H I K E N D E S F O R R E T :
Dagbladet Børsen A/S frifindes.
Digital Marketing Support Marketing Support ApS skal inden 14 dage betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til Dagbladet Børsen A/S.
Claus Jepsen Elmer. Allan Suhrke
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den