Vederlag efter varemærkeloven-V-0097-97
Resumé
Om hvorvidt sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs (tidligere Paranova A/S), og de adciterede, Paranova Danmark A/S (herefter Paranova Danmark) og Paranova Pack A/S (herefter Paranova Pack), i forbindelse med parallelimport af lægemidler har krænket den sagsøgerne/adcitanterne, sanofi-aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB (i det følgende: Sanofi) tilhørende ret til varemærket DEPRAKINE, og om Sanofi i den anledning har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43
UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG
____________
Den 4. april 2005 blev af retten i sagen
V-97-97
1) sanofi-aventis SA
(Advokat Helle Lorentsen)
2) Sanofi-Synthélabo A/S (tidligere Sanofi-Winthrop A/S)
(Advokat Helle Lorentsen)
3) Sanofi-Synthélabo AB (tidligere Sanofi-Winthrop AB)
(Advokat Helle Lorentsen)
mod
A/S af 11. juni 2003 under konkurs (tidligere Paranova A/S)
(Advokat Pernille Bigaard)
og som adciterede
1) Paranova Danmark A/S
(Advokat Kim Jensen)
og
2) Paranova Pack A/S
(Advokat Kim Jensen)
- 2 -
afsagt sålydende
D O M:
Indledning og påstande
I denne dom træffes der afgørelse om, hvorvidt sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under
konkurs (tidligere Paranova A/S), og de adciterede, Paranova Danmark A/S (herefter
Paranova Danmark) og Paranova Pack A/S (herefter Paranova Pack), i forbindelse
med parallelimport af lægemidler har krænket den sagsøgerne/adcitanterne, sanofi-
aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB (i det følgende: Sanofi)
tilhørende ret til varemærket DEPRAKINE, og om Sanofi i den anledning har krav
på vederlag efter varemærkelovens § 43.
Sagen blev anlagt mod Paranova A/S den 17. juli 1997. Paranova A/S blev taget un-
der konkursbehandling den 26. september 2003. Konkursboet meddelte i skrivelse af
29. oktober 2003, at boet ikke ønskede at indtræde i sagen. Adcitationssagerne mod
Paranova Danmark A/S og Paranova Pack A/S blev anlagt den 3. december 2002.
Sanofi har overfor sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs, nedlagt følgende
påstande:
1) Sagsøgte skal anerkende at have gjort indgreb i Sanofis ret til varemærket
DEPRAKINE® ved at anbringe varemærket DEPRAKINE ® på de af sag-
søgte i sagsøgtes pakninger udbudte produkter DEPRAKINE® Retard, 500
mg, 100 depottabletter, DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter, DE-
PRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter x 2 (sampak), DEPRAKINE®, 300
mg, 100 enterotabletter, DEPRAKINE®, 300 mg, 300 enterotabletter og DE-
PRAKINE® Retard, 300 mg, 100 depottabletter, som fremgår af bilag 1, 2a
og b, 3, 4 og 30, samt for så vidt angår DEPRAKINE® Retard, 500 mg, 100
depottabletter (bilag 32), DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter (bilag
33) og DEPRAKINE®, 500 mg, 200 enterotabletter (bilag 34).
- 3 -
2) Sagsøgte tilpligtes at ophøre med de i påstand 1 omtalte krænkelser i det om-
fang, krænkelserne ikke allerede er ophørt.
3) Sagsøgte tilpligtes at betale 870.000 kr. i vederlag for sagsøgtes indgreb i
Sanofis ret til varemærkerne angivet i påstand 1 og 2 med sædvanlig proces-
rente fra den 28. juli 2000.
Sagsøgte er uden oplyst lovligt forfald udeblevet fra domsforhandlingen.
Sanofi har overfor Paranova Danmark og Paranova Pack nedlagt følgende påstande:
1) Paranova Danmark og Paranova Pack skal anerkende at have gjort indgreb i
Sanofis ret til varemærket DEPRAKINE® ved at anbringe varemærket DE-
PRAKINE ® på de af Paranova Danmark/sagsøgte i hovedsagen i sagsøgte i
hovedsagens pakninger udbudte produkter DEPRAKINE® Retard, 500 mg,
100 depottabletter, DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter, DEPRA-
KINE®, 500 mg, 100 enterotabletter x 2 (sampak), DEPRAKINE®, 300 mg,
100 enterotabletter, DEPRAKINE®, 300 mg, 300 enterotabletter og DE-
PRAKINE® Retard, 300 mg, 100 depottabletter, som fremgår af bilag 1, 2a
og b, 3, 4 og 30 i hovedsagen, samt for så vidt angår DEPRAKINE® Retard,
500 mg, 100 depottabletter (bilag 32 i hovedsagen), DEPRAKINE®, 500 mg,
100 enterotabletter (bilag 33 i hovedsagen) og DEPRAKINE®, 500 mg, 200
enterotabletter (bilag 34 i hovedsagen).
2) Paranova Danmark og Paranova Pack skal ophøre med at tilvirke og mar-
kedsføre DEPAKINE® 500 mg, 200 enterotabletter v.nr. 008934 i pakninger
som vist i bilag 1.A.
3) Paranova Danmark skal til Sanofi betale 165.000 kr. i vederlag for Paranova
Danmarks og Paranova Packs indgreb i Sanofis ret til varemærkerne/forret-
ningskendetegnene omfattet af påstand 1 og 2 med sædvanlig procesrente fra
2. december 2002.
- 4 -
4) Paranova Pack skal til Sanofi betale 538.000 kr. i vederlag for Paranova Dan-
marks og Paranova Packs indgreb i Sanofis ret til varemærkerne/forretnings-
kendetegnene omfattet af påstand 1 og 2 med sædvanlig procesrente fra 2.
december 2002.
Sanofi har alene gjort påstand 1 gældende mod Paranova Danmark for så vidt angår
tiden efter 1. marts 2000.
Paranova Danmark har under domsforhandlingen som sin endelige påstand taget
bekræftende til genmæle vedrørende påstand 1, påstået frifindelse vedrørende på-
stand 2 og vedrørende påstand 3 frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det
påstævnte.
Paranova Pack A/S har påstået frifindelse.
Sagens omstændigheder
Sanofi-Aventis SA, som har hjemsted i Frankrig, sælger lægemidler i hele verden.
Sanofi-Synthélabo A/S er Sanofi-Aventis SA's danske datterselskab, som foretager
distribution af koncernens lægemidler i Danmark. Sanofi-Synthélabo AB, et svensk
datterselskab til Sanofi-Aventis SA, er indehaver af lægemiddeltilladelserne. Sanofi-
Aventis SA er indehaver af varemærket DEPRAKINE (klasse 5). Efter aftale med
Sanofi-Aventis SA kan Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB benytte
varemærkerne.
Paranova-koncernen driver virksomhed med parallelimport af lægemidler fra andre
EU-lande til Danmark, er blandt de største danske virksomheder inden for denne
branche og var den første på markedet her i landet.
Lægemidlet Deprakine markedsføres i Danmark af Sanofi i forskellige pakningsstør-
relser og typer. Lægemidlet anvendes til behandling af epilepsi.
Paranovas parallelimport og ompakning af lægemidlet begyndte i 1993 og fortsatte
op gennem årene i forskellige typer og pakningsstørrelser. I alle tilfælde, hvor Para-
novas ompakning er sket i forholdet 1:1, og hvor Paranova har foretaget ommærk-
- 5 -
ning af det importerede produkt Depakine til Deprakine, har Paranova som følge af
udviklingen i retspraksis anerkendt at have krænket Sanofis varemærkeret.
Efter at Sanofi den 26. maj 1997 ved fogedretten i Ballerup havde begæret forbud
mod Paranovas ommærkning af Depakine til Deprakine på forskellige pakningsstør-
relser, notificerede Paranova overfor Sanofi markedsføringen af et nyt Deprakine-
produkt (Deprakine Retard depottabletter 300 mg). I en upåkæret kendelse af 27.
november 1997 afviste fogedretten i Ballerup at tage Sanofis forbudsbegæring til
følge. Nærværende retssag var i en periode udsat på EF-Domstolens afgørelse i
Pharmacia&Upjohn-sagen (dom af 12. oktober 1999 i sag C-379/97). Mens sagen
var udsat, rejste Sanofi i en skrivelse af 28. januar 1999, stilet til Paranova Gruppen
A/S, med henvisning til den ved Sø- og Handelsretten verserende retssag indsigelse
mod et tilfælde af Paranovas ommærkning af varemærket Depakine til Deprakine. Af
skrivelsen fremgik afslutningsvis:
"Da Sø- og Handelsretssagen i øjeblikket er udsat på udfaldet af Pharma-
cia&Upjohn-sagen , afventer [Sanofi] foreløbig udfaldet af denne sag, før der
endeligt tages stilling til, hvorledes ovennævnte krænkelse af mine klienters
varemærkeret skal forfølges. Alle rettigheder forbeholdes imidlertid, herunder
at inddrage den nævnte krænkelse i den verserende sag."
Reorganisering af Paranovakoncernen
Paranova A/S stod indtil omkring slutningen af 1999 for Paranovakoncernens salg og
markedsføring af lægemidler i Danmark.
Den 15. oktober 1999 og med virkning fra denne dato indgik Paranova A/S og Para-
nova Danmark aftale om overdragelse af den af Paranova A/S "hidtil drevne virk-
somhed med salg af parallelimporterede lægemidler i Danmark" til Paranova Dan-
mark. Overdragelsen omfattede bl.a. samtlige tilladelser fra lægemiddelstyrelsen til
at markedsføre lægemidler i Danmark. Af aftalens § 7 fremgik bl.a., at ethvert krav
mod den overdragne virksomhed vedrørende perioden før overdragelsen er Paranova
Danmark uvedkommende.
Paranovakoncernens organisation med bl.a. Paranova Danmark og Paranova Pack
som datterselskaber af Paranova-Gruppen A/S fremgår af et diagram på en fremlagt
udskrift af 8. november 2002 fra koncernens norske hjemmeside. Det er oplyst, at
- 6 -
hjemmesiden også i 1998 viste, at Paranova Pack er et datterselskab af Paranova-
Gruppen A/S. En brochure fra Paranova-Gruppen A/S, som er oplyst ligeledes at
være fra 1998, viser et næsten tilsvarende diagram. I brochuren er det oplyst, at det er
Paranova Pack, der foretager ompakning af lægemidlerne.
Af Paranova A/S' årsberetning for regnskabsåret 1999 fremgår bl.a., at selskabets
drift i 1999 var belastet af betydelige omkostninger til førelse af retssager, og at sel-
skabet i forbindelse med en reorganisering af koncernen i oktober 1999 har afhændet
sine aktiviteter til en tilknyttet virksomhed.
Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2004 i sag V 88-03: Merck & Co.Inc.
m.fl. mod Paranova Pack A/S.
Af de under nærværende sag dokumenterede, af parterne ubestridte, faktiske oplys-
ninger, gengivet i præmisserne i ovennævnte dom, fremgår:
"... Paranova Pack A/S ... (havde) (foretaget ... ompakning af lægemidler), som
Paranova Pack A/S selv havde parallelimporteret. ... Paranova A/S ... var inde-
haver af markedsføringstilladelsen ...
... de reelle forhold ... var, at import, ompakning og distribution blev foretaget
af Paranova Pack A/S, som solgte de omhandlede lægemidler til Paranova A/S,
der videresolgte dem til apotekerne. ..."
Vedr. påstand 2
Det fremgår af Paranova Danmarks produktpakning, at produktet, Depakine 500 mg,
200 enterotabletter, er mærket med Sanofis varemærke og forretningskendetegn De-
pakine, og at pakningen på for- og bagside i kanterne er forsynet med horisontale og
vertikale striber i blå og grøn. Produktet blev ikke ompakket i forholdet 1:1, men
efter det oplyste formentlig indkøbt i pakninger a 100 stk. og ompakket til pakninger
a 200 stk. Paranova Danmark har på pakningens forside anbragt forretningskende-
tegnet Paranova i logotyper og Paranovakoncernens pentagonformede logo. Paknin-
gens forside, ene sidestykke og ene endestykke ser således ud (bilag 1 A):
- 7 -
Notifikation
De under sagen dokumenterede notifikationer over for Sanofi er foretaget af Para-
nova A/S (17. december 1993, 28. januar 1994, 14. juni 1996), Paranova-Gruppen
A/S (24. juni 1997), og Paranova Danmark A/S (12. februar 2002).
Vederlagskravene
Sanofi har opgjort sit vederlagskrav på baggrund af salgstal fra apotekernes salgsli-
ster.
Vederlagskravet mod Paranova Danmark (perioden 1. marts 2000 til 13. maj 2003)
er opgjort til 5 % af salget, fratrukket 5 % i anslået grossistavance, svarende til det
påstævnte beløb 165.000 kr.
- 8 -
For så vidt angår Paranova Pack er vederlagskravet opgjort efter tilsvarende princip-
per (perioden 2. december 1997 til november 2003) til det påstævnte beløb 538.000
kr.
Forklaring
Jeanett Dimsits har forklaret, at hun, der er uddannet læge, er medicinsk direktør i
Sanofi-Synthélabo A/S og har det overordnede medicinske ansvar. Hun har været
ansat siden 1. august 2001. Sanofi-koncernen er nu Europas største og verdens 3.
største medicinalkoncern. Koncernen markedsfører en bred vifte af medicinske pro-
dukter.
Deprakine anvendes både til børn og voksne. Det er et udtalt specialistprodukt, der
anvendes til vedvarende basisbehandling af patienter med medfødt epilepsi. Langt
det største antal af Sanofi-koncernens produktpakninger, muligvis alle, var forsynet
med de karakteristiske blå og grønne kantstriber, som udgjorde en væsentlig del af
Sanofis forretningskendetegn. Den blå farve repræsenterede Sanofi, den grønne
Winthrop.
Sanofi foretager centralt konkurrentovervågning, men opkøber ikke produkter. Der
går rygter, og man opsnapper den viden, man kan.
I "Specialitetstaksten", der løbende opdateres, ses alle medicinalprodukter. Der er
vist nok anført alle virksomheder, som har markedsføringstilladelse til produkterne.
Procedure
Sanofi har gjort gældende, at påstandene overfor sagsøgte er begrundet i sagsfrem-
stillingen og det i øvrigt fremkomne. Da sagsøgte er udeblevet under domsforhand-
lingen, skal der derfor gives dom efter påstandene.
Paranova Danmark har begået en selvstændig varemærkekrænkelse ved at have
overtaget salget af medicinalprodukter fra det nu konkursramte selskab uden forud-
gående notifikation overfor Sanofi. Der henvises til EF-Domstolens dom i sag
102/77 (Hoffmann-La Roche mod Centrafarm), præmis 12, Domstolens dom af 11.
- 9 -
juli 1996 i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 (Bristol-Myers
Squibb m.fl. mod Paranova A/S), præmis 78-79, og Domstolens dom af 23. april
2002 i sag C-143/00 (Boehringer-Ingelheim KG m.fl. mod Swingward Ltd m.fl.),
præmis 68. De reale hensyn bag kravet om notifikation gør sig også gældende i dette
tilfælde, og der er ikke holdepunkter i retspraksis for, at notifikation kan undlades.
Det må lægges til grund, at udformningen af pakningerne blev ændret, da Paranova
Danmark A/S overtog salget. Notifikation har derfor været nødvendig.
Efter EF-Domstolens praksis er enhver brug af andres varemærke som udgangspunkt
en varemærkekrænkelse. Brug kan kun tillades, når det er nødvendigt for at få effek-
tiv adgang til markedet. Det påhviler parallelimportøren at bevise, at brugen af mær-
ket har været nødvendig. Dette nødvendighedskriterium gælder såvel med hensyn til
ompakning som ommærkning og co-branding.
Produktet omfattet af påstand 2 er, så vidt ses, indkøbt i Spanien i 100 stk. pakninger
og ompakket til nye pakninger a 200 stk. Det gøres gældende, at denne ompakning
ikke har været nødvendig, idet effektiv adgang til markedet ville kunne opnås ved at
bundte 2 pakninger med krympefolie, således som Paranova tidligere har gjort det.
Folkesundhedsmæssige hensyn taler ikke imod et krav om bundtning. Kravene i
mærkningsbekendtgørelsen kan opfyldes ved at foretage tillægsetikettering. Det er
praktisk og juridisk muligt at bundte. Også proportionalitetsprincippet tilsiger bundt-
ning. Ifølge retspraksis fra andre EU-lande er bundtning fundet at være i overens-
stemmelse med EF-retten. Paranova har ikke godtgjort, at bundtning ikke ville give
samme effektive adgang til markedet som ompakning. Sanofis varemærkeret er der-
for krænket ved Paranovas ompakning.
Der foreligger endvidere ulovlig co-branding med hensyn til produktet omfattet af
påstand 2. Paranova har på utilbørlig vis anbragt og fremhævet sit eget pentagonfor-
mede logo og navnet Paranova med logotyper sammen med Sanofis varemærke og
forretningskendetegn og de karakteristisk farvede kantstriber. Enhver ompakning
skal være nænsom og neutral, jf. præmis 46 i EF-Domstolens dom i sagen C-349/95.
Nødvendighedskriteriet gælder også ved co-branding, og Paranova har ikke godt-
gjort, at det har været nødvendigt for at skaffe sig effektiv adgang til markedet at
anbringe sine distinktive tegn ved siden af det originale varemærke som sket. Ved sin
co-branding har Paranova foretaget et indgreb i varemærkeindehaverens berettigede
- 10 -
interesse i at kunne kontrollere sin branding. Co-branding er egnet til at udvande det
varemærke, som det anbringes ved siden af. Der henvises til Højesterets praksis, jf.
U 2002.696, U 2002.1523 og U 2003.630. EFTA-domstolens dom af 8. juli 2003 er
ikke uforenelig med den danske retspraksis.
Paranova Danmark har, trods opfordret hertil, ikke ønsket at fremlægge nøjagtige,
revisorbekræftede oplysninger vedrørende salget af de af sagen omfattede produkter.
Dette må komme de adciterede til skade, og Sanofis opgørelse af kravet, der i over-
ensstemmelse med retspraksis er 5 % af salget på grossistniveau, må derfor lægges til
grund.
Paranova Pack hæfter for Sanofis vederlagskrav, fra den 2. december 1997 til no-
vember 2003 solidarisk med sagsøgte og fra 1. marts 2000 tillige solidarisk med Pa-
ranova Danmark. Paranova Pack er økonomisk ansvarlig for ompakningerne i bred
forstand, herunder den ulovlige co-branding, og er dermed selvstændigt ansvarlig for
varemærkekrænkelserne. Paranova Pack gjorde lægemidlerne klar til salg i det nu
konkursramte selskab og senere i Paranova Danmark. Det er uden betydning, at det
er andre Paranovaselskaber, der har haft markedsføringstilladelserne. At Paranova
Pack med denne virksomhed hæfter, er anerkendt i retspraksis, jf. senest Sø- og Han-
delsrettens dom af 21. december 2004 i sagen V-88-03. Hensynet til varemærkeinde-
haverens mulighed for effektivt at hindre krænkelser af sine varemærker og få til-
kendt erstatning og vederlag for begåede krænkelser må også tilsige dette resultat.
Inddragelsen af Paranova Pack i sagen blev nødvendiggjort ved Paranova-koncer-
nens egne dispositioner i forbindelse med reorganiseringen, hvor man efterlod det nu
konkursramte selskab med så svag økonomi, at det kun i meget begrænset omfang
har været i stand til at betale de krav, som er blevet rettet imod selskabet. Uanset at
der gennem årene har været hyppig korrespondance mellem Sanofi og Paranova-
koncernen, har Paranova-koncernen aldrig fundet anledning til at redegøre for sine
koncernforhold.
Der foreligger ikke passivitet med den konsekvens, at Sanofis krav mod Paranova
Pack er bortfaldet. Det var først i ultimo 2001/primo 2002, at Sanofi blev klar over,
at Paranova A/S ikke længere var det markedsførende selskab. Sagen blev herefter
indledt mod de adciterede med fornøden hurtighed. Det overvejende udgangspunkt
er, at et krav ikke bortfalder ved passivitet, selvom der forløber nogen tid, før der
- 11 -
reklameres, eller kravet rejses. En grundlæggende betingelse er, at den, der påberåber
sig passiviteten, med føje skal have indrettet sig på, at kravet ikke gøres gældende,
hvilket Paranova Pack ikke har haft grundlag for. Hverken Paranova Danmark eller
Paranova Pack har gjort noget selvstændigt for at informere Sanofi eller omverdenen
i øvrigt om deres placering og arbejdsopgaver i Paranova-koncernen, og de oplys-
ninger, der fremgår om Paranova-koncernen i årsrapporter, på hjemmesider og i bro-
churer udgør ikke tilstrækkelig information. Krænkelserne er sket i ond tro, og Sa-
nofi kan ikke på nogen måde, ej heller stiltiende, siges at have accepteret de retsstri-
dige handlinger. Det er først efter Højesteretsdommene fra 2003, at Paranova-kon-
cernen har ændret adfærd. Paranova Pack havde utvivlsomt indtaget samme holdning
som Paranova A/S.
Paranova Danmark og Paranova Pack har med hensyn til påstand 1 ikke bestridt, at
ompakning i forholdet 1:1 samt ommærkning, som retspraksis har udviklet sig, er en
varemærkekrænkelse. Da der endvidere er enighed om, at begyndelsestidspunktet for
Paranova Danmarks hæftelse er 1. marts 2000, tager Paranova Danmark bekræftende
til genmæle med hensyn til påstand 1, mens Paranova Pack påstår frifindelse af de
grunde, der fremgår nedenfor.
Med hensyn til påstand 2, der alene angår en samlet omsætning på godt 70.000 kr.,
gøres det gældende, at ompakningen har været berettiget, og at der ikke kan stilles
krav om bundtning. Paranova-koncernen har gennem en årrække indrettet sig efter de
retningslinier med hensyn til ompakning, som er udviklet gennem retspraksis. Der
henvises til EF-Domstolens dom af 11. juni 1996 i sagen C-427/93 (Bristol-Myers
Squibb mod Paranova A/S), præmis 52 og 53, samt dommene i UfR 1999.952 H og
2000.551 H. Det vil være urimeligt og ikke proportionalt, om Paranova nu skulle
lægge den fulgte fremgangsmåde om, alene fordi Sanofi, der ikke trods notifikationer
på noget tidligere tidspunkt har stillet krav herom, nu har en teori om, at Paranova
bare kan bundte. Almindelige folkesundhedsmæssige hensyn taler mod bundtning.
Apotekets etiket med anvisninger til patienten fra lægens recept vil blive anbragt
uden på den krympefolie, i hvilken pakningerne er sampakket. Når patienten fjerner
krympefolien for at få adgang til medicinen, vil krympefolien typisk blive smidt væk,
og patienten står tilbage med to pakninger med medicin, som meget muligt vil blive
opbevaret hver for sig, uden lægens anvisninger. Det er af folkesundhedsmæssige
- 12 -
årsager nødvendigt, at etiketten anbringes direkte på pakningen, hvor der er afsat
plads til den. Kun herved vil kravene til klar og entydig mærkning være opfyldt.
Co-branding er et begreb af nyere dato, jf. f.eks. Sø- og Handelsrettens dom af 23.
november 1999 (V-125-97), hvor ulovlig co-branding, uanset en tilsvarende pro-
blemstilling som i nærværende sag, ikke blev gjort gældende. Paranova kan under
alle omstændigheder tidligst siges at have været i ond tro efter afsigelsen af Højeste-
rets dom den 4. januar 2002 (Orifarm mod AstraZeneca), gengivet i UfR 2002.696,
og det gøres gældende, at Paranova-selskaber indtil dette tidspunkt hverken forsæt-
ligt eller uagtsomt har krænket Sanofis varemærkeret ved co-branding, og at det ej
heller i øvrigt vil være rimeligt at pålægge Paranova at betale vederlag i medfør af
varemærkelovens § 43. EFTA-Domstolens dom i sag E-3/02 (Paranova mod Merck
& Co.) er næppe forenelig med den danske Højesteretspraksis, der i realiteten har
som konsekvens, at alle pakninger skal være hvide med sort skrift, hvilket er uhen-
sigtsmæssigt for parallelimportøren, ligesom det rejser folkesundhedsmæssige be-
tænkeligheder, idet navnlig ældre patienter vil have svært ved at se forskel på medi-
cinpakningerne. Hvorvidt EF-Domstolen vil have samme opfattelse som EFTA-
Domstolen, afklares inden for overskuelig fremtid, hvor Domstolen vil træffe afgø-
relse i anledning af præjudicielle forelæggelser fra såvel en engelsk appeldomstol
som Sø- og Handelsretten. Der er således uanset den danske Højesteretspraksis tvivl
om, hvad der er gældende ret og dermed om, hvorvidt Paranova bør pålægges at be-
tale vederlag. Henset til det om retstilstanden anførte, bør præmisserne i en dom mod
Paranova formuleres forsigtigt.
Det tidligere Paranova A/S overdrog i oktober 1999 sine aktiviteter til Paranova
Danmark A/S, der efter at have fået § 8 tilladelse i februar 2000 lovligt kunne sælge
lægemidler fra 1. marts 2000. Fra dette tidspunkt har det fremgået af pakningerne, at
disse markedsførtes af Paranova Danmark, og samme oplysning har kunnet ses af
specialitetstaksten. Der er ikke grundlag for at stille krav om, at Paranova Danmark
har skullet foretage særskilt notifikation i denne situation. Hensynet bag kravet om
notifikation er at tilgodese varmærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren ikke
vildledes. Dette hensyn blev varetaget ved den notifikation, der blev foretaget af
Paranova A/S på et tidligere tidspunkt. I øvrigt påføres i praksis producentangivelsen
på pakningen ved direkte overførsel af producentnavnet på indlægssedlen en prak-
- 13 -
sis, som har gode grunde for sig. Der er under alle omstændigheder ikke grundlag for
at tilkende et særligt vederlag i denne situation.
Paranova Pack hæfter ikke for varemærkekrænkelser begået af det konkursramte
selskab eller Paranova Danmark. Paranova Pack har ikke krænket Sanofis varemær-
ker. Det var salgsselskaberne, som fandt frem til de produkter, som var attraktive for
parallelimport, og som søgte og fik markedsføringstilladelserne og bragte produk-
terne på markedet. I den forbindelse indgik salgsselskaberne lønarbejderaftaler med
Paranova Pack om ompakning af produkterne. Paranova Pack, der blot fulgte de
givne instrukser, kan ikke drages til ansvar for krænkelser foretaget af Paranova A/S
og Paranova Danmark.
Sanofis eventuelle krav mod Paranova Pack er fortabt ved passivitet. Af Paranova-
koncernens brochure fra 1998 fremgik, at Paranova Pack stod for ompakningen, og
koncernstrukturen fremgik endvidere af koncernens hjemmeside samt årsrapporterne.
Sanofi kunne med et minimum af anstrengelser have orienteret sig om de faktiske
forhold, herunder om Paranova Packs position som ompakningsselskab. Da hovedsa-
gen blev anlagt i 1997, havde Sanofi kun øje for salgsselskabet, og det fremgår ud-
trykkeligt af adcitationsstævningen, at Paranova Pack i december 2002 blev adciteret
på grund af økonomiske overvejelser, og ikke fordi man fandt ud af, at Paranova
Pack ompakkede produkterne. De økonomiske overvejelser burde være gjort på et
langt tidligere tidspunkt, og Paranova Pack burde have været omfattet af stævningen
i 1997. Der henvises til UfR 2003.421 SH.
Rettens begrundelse og resultat
Hovedsagen
Da sagsøgte skønt lovligt tilsagt er udeblevet fra domsforhandlingen, tages Sanofis
påstande, der findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, til
følge som nedenfor anført.
Adcitationssagen
Påstand 1
- 14 -
Da Paranova Danmark har erkendt at have krænket Sanofis varemærkeret som følge
af ommærkning og ompakning i forholdet 1:1 af importerede produkter og derfor
taget bekræftende til genmæle overfor Sanofis påstand, tages denne, der alene gøres
gældende for tiden efter 1. marts 2000, til følge for denne parts vedkommende. Ret-
ten finder herefter ikke tilstrækkelig anledning til at tage Sanofis anbringende om
varemærkekrænkelse som følge af Paranova Danmarks manglende notifikation under
påkendelse.
Det er under sagen ubestridt, at det i Paranova-koncernen var Paranova Packs funk-
tion at forestå import, ompakning og distribution af de omhandlede lægemidler, som
efter salg til det tidligere Paranova A/S og senere Paranova Danmark af disse selska-
ber blev solgt til apotekerne. Denne virksomhed indebar en sådan erhvervsmæssig
brug af Sanofis varemærke, at Paranova Pack herved har pådraget sig et selvstændigt
ansvar for de stedfundne varemærkekrænkelser.
Sanofis sagsanlæg mod den daværende indehaver af markedsføringstilladelsen, Para-
nova A/S, fandt sted den 17. juli 1997. Adcitationsstævning mod Paranova Danmark
og Paranova Pack blev udtaget den 3. december 2002. Hverken forud for sagsanlæg-
gene eller i perioden mellem disse har noget selskab i Paranova-koncernen orienteret
Sanofi om Paranova Packs funktion. Notifikationer fra Paranova-koncernen og kor-
respondance mellem parterne fandt sted uden omtale af Paranova Packs virksomhed.
Under disse omstændigheder, samt hvor Paranovas henvisning til oplysningerne i
brochurer, årsrapporter og på hjemmeside ikke findes at kunne føre til en anden vur-
dering, har Paranova Pack ikke med rette kunnet antage, at Sanofi, der gennem den
forløbne årrække uopholdeligt har fastholdt sit standpunkt om krænkelse af sine va-
remærkerettigheder, ikke ville have rejst krav mod Paranova Pack, om Sanofi havde
været gjort bekendt med den virksomhed, som blev udøvet af Paranova Pack. Sanofis
krav mod Paranova Pack er derfor ikke bortfaldet ved passivitet.
Under de anførte omstændigheder, og da Paranova Pack ikke i øvrigt har bestridt, at
der i forhold til Sanofi foreligger varemærkekrænkelser i overensstemmelse med
påstand 1, tages Sanofis påstand til følge mod Paranova Pack.
- 15 -
Der er under hensyn til det anførte ikke i relation til denne påstand anledning til til-
lige at behandle spøgsmålet om co-branding.
Påstand 2
Det er uomtvistet, at Paranova Danmark efter dansk retspraksis, jf. bl.a. dommen i
UfR 2002.696 H, ikke har været berettiget til at anbringe Paranovas pentagonfor-
mede logo og forretningsnavn med logotyper på pakningen i sammenhæng med Sa-
nofis varemærke og de karakteristiske kantfarver som sket. Denne co-branding har
ikke været nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet og er derfor et util-
strækkeligt begrundet indgreb i Sanofis varemærkerettigheder. Herefter og idet hver-
ken EFTA-Domstolens dom af 8. juli 2003 i sag E-3/02 eller forelagte sager under
behandling af EF-Domstolen, hvortil Paranova Danmark har henvist, er udtryk for en
ændring af retstilstanden her i landet, tages Sanofis påstand til følge overfor Para-
nova Danmark.
Af de under påstand 1 vedr. Paranova Packs virksomhed anførte grunde findes tillige
Paranova Pack at have krænket Sanofis varemærkeret, hvorfor Sanofis påstand også
tages til følge overfor denne part.
Retten finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for tillige at tage Sanofis anbrin-
gende om varemærkekrænkelse med henvisning til Paranova Danmarks ompakning
til anden pakningsstørrelse i stedet for at foretage bundtning under påkendelse.
Vederlag. Påstand 3 og 4.
Under de ovenfor anførte omstændigheder og idet Paranova Danmark og Paranova
Packs henvisning til, at der først fandt en afklaring sted med hensyn til retningslini-
erne for co-branding med Højesterets dom af 4. januar 2002 (U 2002.696), ikke fin-
des at kunne føre til et andet resultat, har Sanofi efter varemærkelovens § 43 krav på
vederlag. Herefter og da beregningen af vederlaget, der er i overensstemmelse med
praksis, ikke selvstændigt er bestridt, tages Sanofis påstande mod begge de adcite-
rede, Paranova Danmark og Paranova Pack, til følge, hvorved retten, som sagen er
forelagt, bemærker, at Paranova Danmarks betalingsforpligtelse er solidarisk med
Paranova Pack, og Paranova Packs betalingsforpligtelse er solidarisk med henholds-
- 16 -
vis sagsøgte og Paranova Danmark, fordelt i forhold til de perioder, hvert af disse to
selskaber efter 2. december 1997 har forestået salget af de omhandlede medicinal-
produkter.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Hovedsagen
Sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs, skal anerkende at have gjort indgreb i
sagsøgerne, sanofi-aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB's
ret til varemærket DEPRAKINE® ved at anbringe varemærket DEPRAKINE ® på
de af sagsøgte i sagsøgtes pakninger udbudte produkter DEPRAKINE® Retard, 500
mg, 100 depottabletter, DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter, DEPRA-
KINE®, 500 mg, 100 enterotabletter x 2 (sampak), DEPRAKINE®, 300 mg, 100
enterotabletter, DEPRAKINE®, 300 mg, 300 enterotabletter og DEPRAKINE®
Retard, 300 mg, 100 depottabletter, som fremgår af bilag 1, 2a og b, 3, 4, 30, samt
for så vidt angår DEPRAKINE® Retard, 500 mg, 100 depottabletter (bilag 32), DE-
PRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter (bilag 33) og DEPRAKINE®, 500 mg,
200 enterotabletter (bilag 34).
Sagsøgte tilpligtes til at ophøre med de i påstand 1 omtalte krænkelser i det omfang,
krænkelserne ikke allerede er ophørt.
Sagsøgte skal inden 14 dage til sagsøgerne betale 870.000 kr. med procesrente fra
den 28. juli 2000 samt 60.000 kr. i sagsomkostninger.
Adcitationssagen
Adciterede 1, Paranova Danmark A/S, - for så vidt angår produkter, som adciterede 1
har markedsført fra den 1. marts 2000 - og adciterede 2, Paranova Pack A/S, tilplig-
tes at anerkende at have gjort indgreb i adcitanterne, sanofi-aventis SA, Sanofi-
Synthélabo A/S og Sanofi Sinthélabo AB's ret til varemærket DEPRAKINE® ved at
anbringe varemærket DEPRAKINE ® på de af adciterede 1/sagsøgte i hovedsagen i
sagsøgte i hovedsagens pakninger udbudte produkter, DEPRAKINE® Retard, 500
mg, 100 depottabletter, DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter, DEPRA-
- 17 -
KINE®, 500 mg, 100 enterotabletter x 2 (sampak), DEPRAKINE®, 300 mg, 100
enterotabletter, DEPRAKINE®, 300 mg, 300 enterotabletter og DEPRAKINE®
Retard, 300 mg 100 depottabletter, som fremgår af bilag 1, 2a og b, 3, 4 og 30 i ho-
vedsagen, samt for så vidt angår DEPRAKINE® Retard, 500 mg, 100 depottabletter
(bilag 32 i hovedsagen), DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter (bilag 33 i ho-
vedsagen) og DEPRAKINE®, 500 mg, 200 enterotabletter (bilag 34 i hovedsagen).
De adciterede skal ophøre med at tilvirke og markedsføre DEPAKINE® 500 mg,
200 enterotabletter v.nr. 008934 i pakninger som vist i bilag 1.A.
Adciterede 1 skal inden 14 dage til adcitanterne betale 165.000 kr. med procesrente
fra den 2. december 2002 samt 20.000 kr. i sagsomkostninger.
Adciterede 2 skal inden 14 dage til adcitanterne betale 538.000 kr. med procesrente
fra den 2. december 2002 samt 45.000 kr. i sagsomkostninger.
Claus Forum Petersen
Bjarne Egedal Uffe Thustrup
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den
br> erne for co-branding med Højesterets dom af 4. januar 2002 (U 2002.696), ikke fin-
des at kunne føre til et andet resultat, har Sanofi efter varemærkelovens § 43 krav på
vederlag. Herefter og da beregningen af vederlaget, der er i overensstemmelse med
praksis, ikke selvstændigt er bestridt, tages Sanofis påstande mod begge de adcite-
rede, Paranova Danmark og Paranova Pack, til følge, hvorved retten, som sagen er
forelagt, bemærker, at Paranova Danmarks betalingsforpligtelse er solidarisk med
Paranova Pack, og Paranova Packs betalingsforpligtelse er solidarisk med henholds-
- 16 -
vis sagsøgte og Paranova Danmark, fordelt i forhold til de perioder, hvert af disse to
selskaber efter 2. december 1997 har forestået salget af de omhandlede medicinal-
produkter.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Hovedsagen
Sagsøgte, A/S af 11. juni 2003 under konkurs, skal anerkende at have gjort indgreb i
sagsøgerne, sanofi-aventis SA, Sanofi-Synthélabo A/S og Sanofi-Synthélabo AB's
ret til varemærket DEPRAKINE® ved at anbringe varemærket DEPRAKINE ® på
de af sagsøgte i sagsøgtes pakninger udbudte produkter DEPRAKINE® Retard, 500
mg, 100 depottabletter, DEPRAKINE®, 500 mg, 100 enterotabletter, DEPRA-
KINE®, 500 mg, 100 e
