Varemærke-John Laybourne anvendte sit efternavn til betegnel

UDSKRIFT AFSØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Dom af 13. juli 2007
i sagen

V 147/06

Laybourn El A/S
(advokat Knud-Erik Kofoed)

mod

Laybourn Elanlæg A/S (nu Cavan Trading A/S)
(advokat Mads Marstrand-Jørgensen)


Indledning og påstande
Sagen vedrører spørgsmålet om sagsøgeren, Laybourn El A/S oprindelig stiftet af Jens Peter Laybourn kan forhindre sagsøgte, Laybourn Elanlæg A/S (nu Cavan Trading A/S), der afledte sit navn Laybourn Elanlæg A/S fra John Laybourn, der er Jens Peter Laybourns nevø, i at benytte navnet og varemærket Laybourn Elanlæg.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

1. Det af Fogedretten i Ballerup den 14. december 2006 nedlagt forbud i sagen FS 06-3343/2006 stadfæstes.

2. Sagsøgte skal anerkende at være uberettiget til at bruge navnene "Laybourn" og "El", medmindre det sker på en sådan måde at navnet "John" indgår umiddelbart forud for ordet "Laybourn".

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder
Parterne har drevet og driver, for sagsøgtes vedkommende dog kun til begyndelsen af 2007, virksomhed som elinstallatører. Selskabsformerne har vekslet således som det fremgår af nedenstående der viser organisationsforholdene på sagsøgernes og sagsøgtes side samt giver visse oplysninger om indmeldelse i elinstallatørernes organisation nu Tekniq:

Laybourn El A/S
Laybourn El Anlæg A/S
ELFO/TEKNIQ

20.10.1952

Etablering af El-installations-
Firmaet J.P. Laybourns Eftf.

01.04.1971
Indmeldelse:
Laybourn El A/S

15.01.1976

Stiftelse af El-installations-
Firmaet J.P. Laybourns Eftf. ApS
ApS 12.185/CVR nr. 55 39 62 13

09.08.1982

Etablering af Firma John Laybourn
(enkeltmandsvirksomhed)
CVR nr. 69 08 61 28


01.10.1982
Indmeldelse:
John Laybourn ApS

01.07.1983

Navneændring fra El-
installationsfirmaet J.P. Laybourns
Eftf. ApS til
Laybourn El ApS (binavn: El-installations-Firmaet J.P. Laybourns Eftf. ApS)

ApS 12.185/CVR nr. 55 39 62 13

06.11.1985

Stiftelse af John Laybourn ApS
Autoriseret El-installatør
ApS 152.200

01.01.1986


Omdannelse til A/S
ApS 12.185/CVR nr. 55 39 62 13

01.02.1992

Stiftelse af ApS KBUS 38 nr. 2445
ApS 206.536


26.11.1992

Navneændring fra John Laybourn
ApS Autoriseret El-installatør til ØSH
16 ApS
ApS 152.200


31.12.1992
Udmeldelse:
John Laybourn ApS

20.01.1993

Konkursdekret fra Sø- og
Handelsretten for ØSH 16 ApS
ApS 152.200


04.02.1993

Navneændring fra ApS KBUS 38 nr.
2445 til Laybourn El-anlæg ApS
ApS 206.536


01.10.1993
Indmeldelse:
Laybourn El-anlæg ApS

25.08.1994

Afslutning af konkursbehandling for
ØSH 16 ApS
ApS 152.200


03.09.1994
Udmeldelse:
Laybourn El-anlæg ApS
(konkurs)

14.09.1994

Navneændring fra Laybourn El-anlæg
ApS til ApS KBUS 38 nr. 2445
ApS 206.536

22.09.1994

Konkursdekret fra Sø- og
Handelsretten for ApS KBUS 38 nr.
2445
ApS 206.536

21.04.1998

Afslutning af konkursbehandling for
ApS KBUS 38 nr. 2445
ApS 206.536

09.12.1999


Stiftelse af Laybourn El is'>I/S
CVR nr. 25 07 28 63

14.12.1999

Navneændring fra Laybourn/El
A/S
til Ceetech A/S
CVR nr. 55 39 62 13


31.12.1999
Udmeldelse:
Laybourn/El A/S (solgt)


01.01.2000
Indmeldelse:
Laybourn El A/S

10.04.2000

Navneændring fra Ceetech A/S til
Belemi A/S
CVR nr. 55 39 62 13

01.01.2001

Stiftelse af ApS KBUS 38 nr. 4187
CVR nr. 25 82 51 60


04.05.2001

Navneændring fra ApS KBUS 38 nr.
4187 til Swwwing ApS
CVR nr. 25 82 51 60

06.06.2003


Stiftelse af Laybourn El A/S
(binavne: Laybourn El-installation
A/S, Laybourn Data A/S, Laybourn
Teknik A/S)
CVR nr. 27 20 25 35

10.07.2003


Ophør.
Laybourn El is'>I/S
CVR nr. 25 07 28 63

03.07.2004

Omdannelse til A/S fra ApS til
Swwwing A/S
CVR nr. 25 82 51 60


01.10.2005
Indmeldelse:
Laybourn El-anlæg A/S

Indmeldelse:
John Laybourn

14.10.2005

Ophør.
Firma John Laybourn
(enkeltmandsvirksomhed)
CVR nr. 69 08 61 28

26.10.2005

Navneændring fra Swwwing A/S til
Layborn Elanlæg A/S (binavn:
Swwwing A/S)
CVR nr. 25 82 51 60

26.04.2006


Laybourn El A/S, nyt binavn
Laybourn El-Anlæg A/S
CVR nr. 27 20 25 35

17.05.2006

Navneændring fra Layborn Elanlæg
A/S til Laybourn Elanlæg A/S (binavn:
Swwwing A/S)
CVR nr. 25 82 51 60




Af oversigten ses at sagsøgeren og dennes forgængere har drevet virksomhed under navnet Laybourn El siden 1983. Det er ikke bestridt at virksomheden der begyndte som anpartsselskab og senere blev til aktieselskab og interessentskab og så fremdeles, har været den samme gennem årene, og at navnet er overdraget fra det ene selskab til det næste.
Virksomheden har dokumenteret brugen af sit navn gennem de senere år bl.a. ved dokumentation af annoncer i De Gule Sider.

John Laybourn der er sagsøgtes reelle leder, drev fra 1983 virksomhed under navnet Laybourn ApS. Dette gav anledning til indsigelse fra sagsøgerens side. Sagen sluttede med at John Laybourns advokat i brev af 7. november 1984 erklærede:

"Min klient vil acceptere ikke at anvende betegnelsen Laybourn i forbindelse med ordet el. Derimod kan han ikke på forhånd fraskrive sig retten til at benytte andre ord, der henleder tanken på elektricitet, idet han jo som bekendt er elektroinstallatør."

Et anpartsselskab ledet af John Laybourn drev virksomhed fra 1993 til 1994 under betegnelsen Laybourn El-anlæg. En virksomhed ledet af samme har senere drevet virksomhed fra 2005 under samme navn, nu som aktieselskab. I forbindelse med henvendelser fra sagsøgerens advokat med anmodning om at sagsøgte afstod fra at benytte betegnelsen Laybourn El, skrev sagsøgtes advokat den 18. september 2006 til sagsøgerens advokat:

" ... modtaget en henvendelse fra min klient, som gerne vil høre, om sagen kan løses, såfremt min klient ændrer navnet til John Laybourn El ApS."

Dette accepterede sagsøgerens advokat i brev af 20. september 2006. Han sendte den 26. september 2006 et udkast til aftale som imidlertid ikke blev underskrevet. Den 28. september 2006 skrev sagsøgerens advokat til sagsøgtes advokat at hans klient var blevet opmærksom på at sagsøgte var ved at etablere en hjemmeside, www.laybourn-elanlaeg.dk, hvilket sagsøgeren mente var i strid med "vores aftale vedr. brugen af Laybourn-navnet".

Da der ikke kom et for sagsøgeren tilfredsstillende svar, indgav selskabet anmodning om fogedforbud mod sagsøgtes brug af navnet "Laybourn Elanlæg A/S", mod sagsøgtes brug af navnene "Laybourn" og "El" og mod brugen af hjemmesiden. Endvidere skulle det påbydes sagsøgte at foretage navneændring mv. Fogeden nedlagde forbud mv. som ønsket.

Efter forbuddet skiftede sagsøgte navn, og hjemmesiden ophørte.

Forklaringer
Jan Larsen der er direktør for sagsøgeren, forklarede i fogedretten i det væsentlige at han jævnligt oplever at parterne bliver forvekslet, bl.a. når sagsøgerens montører skal købe på kredit. De bliver nægtet kredit hvis de ikke gør opmærksom på at sagens parter er forskellige virksomheder. Sagsøgeren får også tilsendt udbudsmateriale og har fået telefonopkald som
var bestemt for sagsøgte. Sagsøgte har endvidere modtaget rykkere der var adresseret til sagsøgte.

I Sø- og Handelsretten har John Larsen bl.a. tilføjet at sagens parter driver virksomhed i samme områder inden for Hovedstadsområdet. Sagsøgeren der har hjemsted i Ishøj, har efter virksomhedsopkøb pr. 1. maj 2007 en del opgaver også i Nordsjælland. Sagsøgerens virksomhed beskæftiger 75 personer.

John Laybourn forklarede i fogedretten bl.a. at han er ansat i det sagsøgte selskab der ejes af hans hustru og en samarbejdspartner. Han har været ude for fejlfaktureringer fra en af hovedleverandørerne, Louis Poulsen; de skyldtes at sagsøgeren ved henvendelser til leverandøren ikke præciserede sit navn tilstrækkeligt. Der har også været andre fejltagelser,
herunder vedrørende udbudsmaterialer. Sagsøgeren har ikke anvendt navnet "Laybourn Elanlæg" før oktober 2005.
Mens fogedsagen stod på, var der fire ansatte i virksomheden. I Sø- og Handelsretten forklarede John Laybourn at han og hans samarbejdspartner er gået hver til sit. Der er nu to ansatte i virksomheden. Selskabets ændrede navn den 4. januar 2007 til John Laybourn

Elanlæg, senere til Cavan Trading A/S, som ikke driver virksomhed med elinstallation. John Laybourn viderefører installatør-virksomheden som han har købt af Cavan Trading A/S.

Argumenter
Sagsøgeren har gjort gældende at sagsøgerens navn er beskyttet som varemærke. Der er særpræg i navnet, også i forbindelse med det beskrivende "El". Sagsøgtes brug af navnet Laybourn Elanlæg er i strid med varemærkelovens § 4. Der er tjenesteydelseslighed, og en så stor lighed mellem virksomhedsnavnene at de ud fra en helhedsbetragtning er forvekslelige.
Sagsøgerens brug af sit navn er ubestrideligt ældre end sagsøgtes brug af den tilsvarende betegnelse.

Sagsøgtes brug af Laybourn i forbindelse med angivelse af virksomhed med el er ikke berettiget efter varemærkelovens § 5, for benyttelsen af eget navn er i dette tilfælde klart i strid med god markedsføringsskik. Det er under sagen godtgjort ved begge parters forklaringer at der i praksis forekommer forvekslinger som i hvert fald for sagsøgeren har været stærkt
generende. Sagsøgte undlader uden rimelig grund at skabe det minimum af tilstrækkelig distance som kunne forebygge forvekslinger, ved tilføjelse af fornavnet på den daværende reelle leder eller medleder af virksomheden. Sagsøgtes benyttelse af navnet Laybourn Elanlæg er derfor også i strid med markedsføringslovens § 18, og den er tillige i strid med aktieselskabslovens § 153, stk. 2.

Endelig har sagsøgte tilsidesat sine forpligtelser i henhold til de bindende tilsagn fra 1984 og fra 2006.

Sagsøgtes advokat har oplyst at Cavan Trading A/S fortsat er rette part også for så vidt angår det navne- og varemærkeretlige spørgsmål. Selskabet gør gældende at sagsøgte har tilladelse fra John Laybourn til at benytte dennes efternavn i forbindelse med angivelse af virksomhedsområde, og det er berettiget efter varemærkelovens § 5.
Sagsøgte har ikke givet afkald på denne ret. I 1984 forbeholdt John Laybourn sig at benytte sit navn i forbindelse med angivelse af virksomhed.

Der var i efteråret forhandlinger mellem parterne, men de førte ikke til en bindende aftale. Sagsøgte er ikke fremkommet med særlige indsigelser vedrørende udformningen af sagsøgerens påstand 2.

Rettens afgørelse
Det sagsøgende selskab og dets forgængere har gennem adskillige år benyttet betegnelsen Laybourn El der som varemærke for virksomheden må tillægges den beskyttelse der tilkommer et særpræget navn og en angivelse af virksomhed. Retten lægger til grund at sagsøgte afledte sin adgang til benyttelse af navnet Laybourn Elanlæg fra John Laybourn, og at sagsøgte fortsat er rette sagvolder. John Laybourn er berettiget til at råde over sit navn, også ved at lade det firma han reelt driver alene eller sammen med andre benytte navnet, men denne råden er ikke i overensstemmelse med god markedsføringsskik, når benyttelsen som i det foreliggende tilfælde fører til forvekslinger med en virksomhed der er i samme branche og
i det væsentlige inden for samme geografiske område, og særlig ikke når risikoen for forveksling kan afværges ved foranstaltninger der reelt ikke begrænser benyttelsen af det fulde navn, John Laybourn.
Sagsøgerne skal derfor have medhold.

Sagens omkostninger fastsættes til 18.860 kr., hvoraf 3.860 kr. er godtgørelse for udlæg og 5.000 kr. er til dækning af sagsøgerens omkostninger i fogedretten.

Thi kendes for ret:

Forbuddet afsagt af Ballerup Rets Fogedret den 14. december 2006 i sagen FS 06-3343/2006 stadfæstes.

Laybourn Elanlæg A/S (nu Cavan Trading A/S) skal over for Laybourn El A/S anerkende at være uberettiget til at bruge navnene "Laybourn" og "El", medmindre det sker på en sådan måde at navnet "John" indgår umiddelbart forud for ordet "Laybourn".

Inden 14 dage skal Laybourn Elanlæg A/S (nu Cavan Trading A/S) til Laybourn El A/S betale 18.860 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.



Klaus Stampe Tønnes Pedersen
Jens Feilberg Johannes Jacobsen

(Sign.)
___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den