advokat_TW_1_inde_470_250
møde-2_470_250
advokat_TW_ka_2_ude_470_250

Varemærket UPS

Resumé

Sagen vedrører, om registreringen af Internet domænet www.ups.dk udgør en krænkelse af varemærket UPS. I sagen indgår spørgsmålene, om UPS er velkendt i Danmark, om registreringen af domænet skete i god tro, om varelighed mellem varemærket og såkaldte ups-anordninger, om domænet anvendes erhvervsmæssigt m.v. Sagsøgte frifindes, men får ikke medhold i selvstændige påstande om afregistrering henholdsvis indføjelse af disclaimere for varemærket.

Dom i sagen V-106-01 


United Parcel Service of America Inc. 
(Advokat Johan Løje)

mod

Data4u 
/v Jan Nordmand Andersen 
(Advokat Michael Karl Goeskjær 
v/ advokat Mads Nygård Madsen) 

Indledning og påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om registreringen af og retten til domænenavnet www.ups.dk og om registreringen af varemærket UPS.

Sagsøger, United Parcel Service of America Inc., har nedlagt påstand om, at 

1. sagsøgte, Jan Nordmand Andersen, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende og opretholde registreringen af domænenavnet www.ups.dk. 
2. Jan Nordmand Andersen overdrager ejendomsretten til domænenavnet www.ups.dk til United Parcel Service of America Inc. og foranlediger overdragelsen registreret hos den institution, som forvalter tildeling og overdragelse af domænenavne i Danmark. 

Sagsøgte, Jan Nordmand Andersen, har nedlagt påstand om frifindelse over for den af United Parcel Service of America Inc. nedlagte påstand 1 og 2 og har nedlagt selvstændig påstand om, at 

3. United Parcel Service of America Inc. tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at lade nedenstående ordvaremærkeregistreringer slette af Varemærkeregistret for så vidt angår de nedenstående varer: 
a. Varemærket "UPS", registreringsnummer VR 1999 02415 (7. juli 1999), for så vidt angår varerne: batterier, alternative energiforsyningsapparater, overspændings- og impulsbeskyttere. 
b. Varemærket "UPS", registreringsnummer VR 1999 02223 (15. juni 1990), for så vidt angår varerne: batterier, alternative strømforsyningsapparater, elektriske overspændings- og transient-beskyttere. 
4. United Parcel Service of America Inc. tilpligtes at foranledige, at der i varemærkeregisteret indføjes en disclaimer, hvoraf fremgår, at den bestanddel, der består af ordet "UPS", er undtaget fra varemærkebeskyttelsen for så vidt angår nedenstående varemærker og varer: 
a. Varemærket "UPS United Parcel Service <fig>", registreringsnummer VR 2000 04808 (24. oktober 2000), for klasse 9 for så vidt angår varerne: batterier, alternative energiforsyningsapparater, overspændingsog impulsbeskyttere. 
b. Varemærket "UPS <fig>", registreringsnummer VR 1999 02416 (27. juli 1999), for klasse 9 for så vidt angår varerne: batterier, alternative energiforsyningsapparater, overspændings- og impulsbeskyttere.

5. United Parcel Service of America Inc. tilpligtes at anerkende, at Jan Nordmand Andersen er berettiget til at tage domænenavnet www.ups.dk i anvendelse i forbindelse med markedsføring og salg af sådanne varer, som kendes som Uninterruptible Power Supplies eller Universal Power Supplies (UPS-anordninger). 

United Parcel Service of America Inc. har overfor Jan Nordmand Andersens selvstændige påstand 3 a-b nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse og mere subsidiært frifindelse mod begrænsning af registreringerne til ikke at omfatte "alternative energiforsyningsapparater", overfor den selvstændige påstand 4 a-b nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse og mere subsidiært frifindelse mod begrænsning af disclaimeren til at angå "alternative energiforsyningsapparater", og overfor den selvstændige påstand 5 nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagens omstændigheder

United Parcel Service of America Inc. (herefter UPS)

United Parcel Service of America Inc. (herefter UPS) blev grundlagt i 1907 i USA og beskæftiger sig primært med kuréropgaver af breve og pakker. UPS gik ind på det tyske marked i 1976 og begyndte i 1980'erne at udvide til hele Europa. I 1998 blev der leveret 199 mio. pakker og dokumenter i Europa, og der var over 24.000 ansatte med en leveringsflåde på over 17.000 køretøjer og trailere. UPS tilbyder indenrigslevering i blandt andet Danmark. Det er under sagen ubestridt, at UPS anvender betegnelsen "UPS " i markedsføringsøjemed, og der er fremlagt dansk markedsføringsmateriale fra tidspunktet for sagens anlæg til belysning heraf. UPS lægger blandt andet vægt på den internationale postservice, og det fremgår, at UPS tilbyder UPS OnLineTM software, UPS OnlineTM EnvoyTM software og UPS OnLineTM WorldShipTM flerbrugersoftware. Disse produkter anvendes til at løse papirarbejde ved internationale forsendelser, eksportdokumenter, handelsfakturaer, oprettelse af labels, forsendelsesdokumenter og styring af kundernes forsendelsesprocesser fra dokumentation til databaser. Programmerne leveres gratis til UPS' faste kunder. UPS tilbyder e-handelsløsninger og anvender for tiden en hjemmeside til det danske marked med adressen www.ups.com. UPS har kontorer i Glostrup, København, Kolding, Viby J og København. 

Ifølge en pressemeddelelse fra UPS blev UPS i Fortune Magazine for tredje år i træk udnævnt til verdens mest anerkendte brev- og pakkedistributør i 2000. Det fremgår blandt andet, at UPS har udviklet et af verdens mest kendte mærker gennem de sidste 93 år, opererer i mere end 200 lande, beskæftiger mere end 340.000 ansatte, kontinuerligt udvider sine globale produkter og servicetilbud, ligesom også luftekspresservice, international service og logistikservice er i vækst. Af UPS' hjemmeside fremgår, at selskabet som verdens største distributionsfirma transporterer over 3,1 mia. pakker og dokumenter om året, og at selskabet har over 500 fly, 147.000 køretøjer og 2.400 serviceanlæg. Der er 4.000 ansatte i USA inden for det teknologiske område. UPS var i 2002 nr. 44 på Forbes liste over Amerikas ledende virksomheder. 

I Danmark driver UPS virksomhed gennem selskabet U.P.S. Danmark A/S, som blev stiftet i 1986 under navnet Danish Express Parcel Service A/S, hvilket selskab fusionerede med A/S 153923 U.P.S. Denmark A/S i 1989. Selskabet ændrede navn til U.P.S. Denmark A/S i 1990 og til U.P.S. Danmark A/S i 1992. 

Med hensyn til sagens påstand 3 og 4 har UPS fremlagt engelsksproget markedsføringsmateriale til dokumentation for, at virksomheden anvender sit varemærke indenfor de omhandlende varemærkeklasser ved at sælge diverse reklameartikler/legetøj, herunder lommeregnere, elektroniske kalendere, lommelygter og edb mus. Mærket anvendes også på hardware i form af de særlige taste/scanne-apparater, som chaufførerne benytter, og i form af de særlige label printere, som benyttes af såvel UPS som kunderne. 

Data4u v/ Jan Nordmand Andersen

Data4u er en personlig drevet IT-konsulentvirksomhed, som tilbyder edb assistance og udviklingsopgaver. Af hjemmesiden www.data4u.dk fremgik i 2003, at virksomheden har erfaring med web design, databaser, platforme, programmering og analyser. Der er ingen informationer om salg af hardware eller salg af domænenavne, men det nævnes dog, at virksomheden har stået for en række lav-budget web-sites.

Varemærkeregistrering af UPS

"UPS" blev registreret som ord- og figurmærke i Danmark for klasse 16 og 39 med virkning fra den 27. januar 1976. Med virkning fra den 20. juni 1997 blev "UPS" registeret for klasse 9 og 36, og med virkning fra den 5. januar 1999 for klasse 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 som ord- og figurmærke. Figurmærket "UPS United Parcel Service" er registeret som varemærke med virkning fra den 7. december 1998 for klasse 9, 35, 36, 38, 39 og 42. Alle registreringer er endelige. 

UPS registrerede i perioden 1998-2000 yderligere varemærker i Danmark og EU, for eksempel "UPS DOCUMENT EXCHANGE", "UPS CAPITAL" og "UPS.COM". UPS registrerede i 1998 en brun farve som europæisk varemærke for klasse 9, transportvirksomhed. 

Jan Nordmand Andersens registrering og anvendelse af domænenavne

Den 16. april 1999 registrerede Jan Nordmand Andersen domænenavnet www.ups.dk. 

Jan Nordmand Andersen registrerede ca. 200 domænenavne i perioden 5. oktober 1998 til 23. april 1999. Blandt andet blev domænerne rislund.dk, podahegn.dk, data4u.dk, industry.dk, hyperlink.dk, 4ever.dk, dreamworld.dk, sheriff.dk, hook.dk, 
find-it.dk, watchman.dk, domain-salg.dk og macrosoft.dk registreret, men også en række domæner indeholdende bynavne i form af for eksempel frederiksborgguide.dk og en række navne af religiøs art, for eksempel cross.dk, save.dk, frelse.dk, 
praise.dk, lord.dk, guardian.dk og christ.dk, blev registeret. 

Ved søgning på ups.dk den 26. marts 2001 fremkom en meddelelse om, at domænenavnet endnu ikke var sat i drift, men med oplysning om dk-marketings firmaadresse og en bannerreklame "Super ny service! Gratis". Det er under sagen omtvistet, om dette udgør en kommerciel benyttelse af domænenavnet. 

Ved søgning den 13. juni 2001 på en række af de øvrige hjemmesider, for eksempel praise.dk, cross.dk, guardian.dk, sheriff.dk, dreamworld.dk, hook.dk og 4ever.dk, blev det på samme måde oplyst, at siderne ikke var sat i drift og med oplysninger om dk-marketings adresse samt i nogle tilfælde en bannerreklame og i andre tilfælde en meddelelse om "Intet banner tilgængeligt! Der var ingen aktive kampagner". 

Ved søgning på ups.dk den 13. juli 2003 fremkom en hjemmeside med henvisning til Web-Hotel Danmark og med oplysning om, at domænet endnu ikke var sat i drift. Et andet udateret opslag viste en større meddelelse om, at domænet var "hosted by Web-Hotel Danmark", og med flere bannerreklamer. 

Det er under sagen dokumenteret, at der for nogle af de registrerede domænenavne findes tilsvarende eller lignende registrerede varmemærker tilhørende tredjemand. Dette gælder for eksempel SHERIFF, HOOK, GUARDIAN, 4EVER, WATCHMANN, MICROSOFT, DREAMWORLD, HYPERLINK.COM og PRAISE. 

Internet søgning på Uninterruptible Power Supply (herefter ups)

Ved søgning i it-leksikon.dk den 5. december 2001 på "ups" fremkom følgende forklaring: 

"Uninterruptible Power Supply: nødstrømsforsyning, der kan holde bl.a. en server kørende under strømsvigt, mens tilhørende software sørger for at lukke serveren ned, så der ikke sker datatab." 

Af et udateret salgsmateriale fra Compaq fremgår:

"UPS- DER GIK STRØMMEN... 
Hvordan vil din server have det, hvis strømmen går? Vi kan tale nok så meget om oppetid og servere, der ikke kan gå ned. Men hvad nu hvis der er en medarbejder, der kommer til at slukke for strømmen? Men en Compaq UPS har du et nødstrømsanlæg, der tager højde for den slags fejl, du ellers ikke har en chance for at forebygge..." 

Af et andet bilag fremgår blandt andet: 

"En fejltolerant IT-løsning begynder med en UPS... 
Få et gratis UPS-check fra Powerware! 
... 
I de fleste tilfælde har virksomheden installeret UPS for at beskytte sig mod forstyrrelser fra forsyningsspændingen, og i alt for mange tilfælde viser det sig, når ulykken rammer, at UPS installationen ikke var optimal ud fra forventningen om, hvilken strømbeskyttelse man har. 
..."

Af en tryksag fra Zitech computer, dateret december 2001/januar 2002, fremgår blandt andet: 

"... 
UPS SMART-UPS & BACK-UPS 
APC Back-UPS CS 500 VA USB ........... Kr. 796,00 
Kr. 995,00 
... 

TILBEHØR TIL UPS 
APC SurgeArrest Notebook Pro, .... 
.... 
..." 

En længere række vareartikler var anført under de citerede overskrifter. 

Ved søgning på søgemaskinen Yahoo efter "Uninterruptible Power Supplies" fremkom en lang række produkter og producenter, blandt andet American Advanced Power og MicroDowell som de mest populære, under angivelse af, at der var tale om 
"ups systems" eller lignende. 

Ved søgning på søgemaskinen Google efter "ups" på danske hjemmesider fremkom en liste med links til for eksempel "UPS ­ Udviklingspark Syd", "UPS Danmark's hjemmeside", "UPS-Det studieadministrative landkort", "Proconsult ...Katalog > 
Tilbehør > UPS Power backup." 

Ved søgning på søgemaskinerne Sol og Jubii efter "ups" fremkom ligeledes links til såvel hjemmesider tilhørende UPS som til hjemmesider vedrørende produktet Uninterruptible Power Supply. 

Korrespondancen mellem parterne

UPS' advokat rettede den 29. april 1999 henvendelse til Jan Nordmand Andersen med anmodning om overdragelse af domænenavnet ups.dk under henvisning til, at der måtte være sket en fejl. Advokaten rykkede for svar med oplysning om, at UPS 
var indstillet på at afholde eventuelle mindre omkostninger og med forbehold for at indgive stævning og kræve erstatning, hvis der ikke blev svaret. Jan Nordmand Andersen afviste UPS' krav ved brev af 18. maj 1999 under henvisning til, at der var 
tale om et synonym for "Universal Power Supply", at Data4u overvejede at markedsføre dette produkt, at domænet længe havde været til fri disposition, og at UPS i stedet kunne benytte adresser som upsdk.dk, ups-dk, upsdanmark.dk eller lignende. Det blev også anført, at UPS' henvendelse var aggressiv og truende. 

Den 14. september 2000 rettede patentbureauet Chas.Hude A/S på vegne UPS henvendelse til Jan Nordmand Andersen med henblik på overdragelse af ups.dk, hvilket blev besvaret afvisende af Jan Nordmand Andersen samme dag. 

Den 30. marts 2001 rettede UPS' advokat på ny henvendelse til Jan Nordmand Andersen med anmodning om overdragelse af domænet mod godtgørelse af omkostningerne. 

Herefter indgav UPS stævning den 18. september 2001. 

Sagkyndig erklæring

Niels Strange Nielsen, NSN Management, afgav til brug for sagen den 25. februar 2003 følgende erklæring:

"Besvarelse af spørgsmål til den sagkyndige jf. bilag N:

Spørgsmål
Svar
1
Det bedes besvaret, om beteg nelsen "UPS" inden for IT- branchen anvendes som en almindelig forkortelse for "Uninterruptible Power Supply". 
Det kan bekræftes, at UPS er en generel og almindelig anvendt forkortelse for "Uninterruptible Power Supply" indenfor IT-
branchen. Dette er også tilfældet indenfor en række andre brancher som f. eks. industri, shipping, luftfart, medicoteknik, 
"Uninterruptible Power Suphospitaler, telekommunikation, energiproduktion og ­distribution m.v. 

Spørgsmål
Svar
2
Det bedes besvaret, hvorvidt betegnelsen "UPS" inden for IT-branchen ligeledes anvendes som en almindelig betegnelse for batterier/alternative power supply. 

Betegnelsen "UPS" anvendes ikke generelt som synonym for visse karakteristika, der ligger ud over blot at levere strøm. Der 
er normalt tale om funktioner til interaktion med andet udstyr med det formål at sikre uforstyrret eller mere stabil drift, her
under korrekt nedlukning og genstart, af et system. Se endvidere svaret på spørgsmål 4.

Spørgsmål 3
Svar
Hvilken dokumentation fore ligger for, at UPS er en almin delig anvendt forkortelse for strømforsyninger? 

Faglitteraturen indenfor området (stærk- og svagstrøm, systemteknik m.v.) er fyldt med eksempler på anvendelse af denne 
forkortelse. 

Opslag i søgemaskiner og leksika , (såvel traditionelle som online) lister UPS som en almindelig anvendt forkortelse med 
denne betydning. Forkortelsen anvendes dog også i andre sammenhænge men mindre hyppigt. Se for eksempel vedlagte bilag 1, der er en udskrift fra tjenesten "Acronym Finder". Her listes forkortelsesbetydningerne for UPS i rækkefølge efter anvendelses-hyppighed.

Endelig er der etableret internationale og europæiske standarder og normer vedr. UPS (IEC146-4 og EN50091). Se vedlagte bilag 2.

Spørgsmål 4
Svar
Hvad karakteriserer en strøm forsyning af den type, som efter skønsmandens opfattelse betegnes som UPS? 

En UPS er en strømforsyningsenhed, der inkluderer et batteri, som gør det muligt i tilfælde af svigt i el-nettets strømforsyning  at bevare strømmen til et system. Dette betyder, at det bliver muligt at nedlukke systemet på en ordentlig og regulær måde uden nedbrud og datatab. 

Mange UPS'er er også udstyret med en softwarekomponent, der muliggør systemovervågning samt automatisering af back-
up-, nedluknings- og genstartsprocedurer. 

Der findes grundlæggende to typer UPS'er: 
1. Standby Power Systems (SPS'er), der overvåger strømforsyningen og skifter til batteridrift, så snart der registreres et problem. Skiftet til batteridrift kan imidlertid tage flere millisekunder, i hvilke systemet er uden strøm. SPS systemer kaldes også for "Line Interactive" UPS'er2. On-line UPS'er, der konstant forsyner systemet med strøm - også når netstrømforsyningen er i orden. Herved undgås de ovennævnte momentane strømsvigt. Almindeligvis er On-line UPS'er dyrere end SPS'er. 

Se endvidere bilag 3, der er en artikel om UPS'er fra magasinet "Alt om Net og PC" 3. årgang nr. 9, september 2002. 
Spørgsmål
Svar
5
Hvilke typer firmaer kan for ventes at købe de som UPS karakteriserede strømforsyninger?

Især alle firmaer, der driver systemer hvis oppetid og driftsstabilitet er forretningskritisk. Sådanne systemer findes blandt andet indenfor de i spørgsmål 1 nævnte brancher.

Spørgsmål
Svar
6
Hvor stor en del af den danske befolkning vil forstå UPS som en forkortelse for strømforsy ninger? 

Begrebet/forkortelsen er især anvendt og forstået af teknikere, professionelle og IT-nørder. Jeg ved ikke hvor stor en del af den danske befolkning, der kender forkortelsen UPS. Et kvalificeret gæt vil være et encifret procenttal, måske omkring 5 %. 

Spørgsmål

Svar
7
Hvor mange penge skønner skønsmanden, at der årligt anvendes til annoncering for UPS som en forkortelse for strøm forsyninger? 

Jeg ved det ikke, men world wide anvendes der betragtelige beløb på annoncering for UPS strømforsyningsenheder. I mange annoncer anvendes også betegnelsen/forkortelsen UPS. 

I DK har annoncering for UPS enheder hidtil været af begrænset omfang, idet der har været mere direkte måder at markedsføre disse produkter på overfor de relevante beslutningstagere.

Spørgsmål
Svar

8
Hvor stor er omsætningen i Danmark som efter skønsman dens opfattelse sælges under betegnelsen UPS? 

Ved ikke. 

I bilag 2 opgives et årligt potentiale for alle brancher (ikke kun IT!) på 100 millioner USD. Med en gennemsnitlig pris på 1.000 USD pr. enhed giver dette 100.000 enheder. Det må antages, at kun en mindre del af dette potentiale i dag er udnyttet.

Spørgsmål
Svar

9
Hvor mange danskere skønnes at have indkøbt de strømforsy ninger som efter skønsmandens opfattelse sælges under beteg nelsen UPS? 

Et forsvindende lille antal private forbrugere har købt en UPS. Næsten 100 % af de UPS'er, der i dag er installeret i DK, er anskaffet af virksomheder eller organinsationer. 
..."

Forklaringer


Mikkel Madsen har forklaret, at han er e-commerce manager for UPS Norden, og at han blev ansat i UPS i 1992, tidl. Scanfreight. I Danmark har UPS 25-30 % af kurértransporten. Der er 300-350 ansatte. UPS er i høj grad synlig i gadebilledet på 
grund af de karakteristiske brune biler, hvorimod de 3 postcentre ikke er synlige. I Københavnsområdet alene er der 30-35 af de brune biler. UPS er vokset gradvist gennem årene og var mindre i 1999 end i dag. 

UPS har især erfaring med fragt af computere, og USP er gode til at håndtere returvarer. UPS har ry for at investere meget i teknologi. UPS anvender stort set kun internetteknologi og benytter ikke længere fragtbreve. I Danmark bliver 99,23 % af 
alle modtagne pakker på en eller anden måde registreret på Internettet, hvilket er helt nødvendigt for blandt andet returfunktionen. Det er endvidere muligt at følge forsendelserne via Internettet. UPS tilbyder også at levere funktionalitet til kundernes hjemmesider eller levere løsninger integreret i kundens eget system og transporterer således ikke kun breve fra A til B. 

Det er vigtigt, at UPS' hjemmeside er på dansk. Der er en dansksproget side på www.ups.com. Et dansk domænenavn er vigtig for forretningen ud ad til, og der er daglig flere tusinde hits på den dansksprogede del af ups.com. 

UPS' taster/scanner som vist i sagens bilag 57 benyttes af chauffører over hele verden. Det er via dette apparat, at chaufførerne får informationer. Den viste printer udskriver labels og er placeret hos kunderne.

Han har ikke hørt om Uninterruptible Power Supply, men han ved godt, at der også dukker andet op ved internetsøgning efter "ups". Han havde i UPS hørt, at en af de tidligere ansatte, (navn anonymiseret), havde registreret ups.dk. 

Jan Nordmand Andersen har forklaret, at han har boet i Borup siden 1988. Han blev uddannet teknikumingeniør i 1986. Efter uddannelsen var han hos IBM i 10 år, hvorefter han blev selvstændig. Han var ikke i kontakt med firmaet Scanfreight. Han arbejdede for IBM i Kastrup lufthavn fra 1994-1996, men han kan ikke huske, at han så UPS-fly. Han ejer Data4u alene, og han har ingen ansatte. Firmaet udfører service og konsulentarbejde. For tiden arbejder han med internetservice og har haft ToldSkat, Udenrigsministeriet og Danisco m.fl. som kunder. 

I efteråret 1996 begyndte han at registrere hjemmesider, efter at han havde læst en artikel om, at alle "dot com" domæner var taget. Han ville gerne have nogle gode navne og lavede en aftale med dk-marketing om kvantumrabat. Dengang var det helt nyt med domænenavne, og han forsøgte at tænke lidt fremad. 

Baggrunden for registreringen af de mange domæner var, at han er en kristen og var med til at etablere en frikirke. Dette var indgangsvinklen, og først derefter begyndte han at tænke bredere. Han tænkte over, om han krænkede andres rettigheder, og derfor registrerede han ikke almene udtryk som for eksempel "spar", hvis han fik en association til andre. Hyperlink.dk er hjemmesiden for en kirkelig cafe. By-guide navnene registrerede han efter en henvendelse fra en person, der ville lave guider for hvert amt. Dette blev imidlertid ikke til mere. Domænet watchman.dk blev registreret efter, at han havde mødt Moses Hansen, og de havde talt om muligheden for at lave en hjemmeside til Moses Hansen. Baggrunden for registreringen af macrosoft.dk var, at "macro" har en særlig betydning indenfor IT, når man programmerer ovenpå standardsystemer. Han arbejdede dengang for firmaet Makrodata, og de talte om et eventuelt yderligere samarbejde. Domænet rislund.dk var noget særligt, og han forærede det senere til komikeren Jørn Rislund. 

Han har aldrig aktivt forsøgt at sælge domænenavne, og når folk har henvendt sig til ham, har de fået at vide, at han ikke var interesseret. Han havde ikke kendskab til, at nogle af navnene var registrerede af andre som varemærker. Han registrerede også navnet på et kirkesamfund, som fik navnet gratis. En anden kunde gav ham til opgave at få registreret et navn, men han henvendte sig ikke til virksomheder for at sælge domænenavne. Det var relativt billigt at registrere, og han ville gerne have "nogle strenge at spille på". Samlet er det kun 4-5 domæner, som er blevet til aktive hjemmesider. Efterhånden kunne han se, at de mange navne havde givet ham en stor frihedsgrad, men at han ikke kunne udnytte alle navnene, fordi det kræver mange ressourcer at drive en aktiv hjemmeside. Han registrerede domænet domain-salg for det tilfælde, at han en dag fik behov for at sælge nogle af navnene. Mulighederne er dog endnu ikke udtømt, og han har betalt fornyelsesafgift. Nogle få domæner har han solgt, og han er ikke svær at finde frem til. Hvis der var tale om et godt formål, overdrog han navnet, men ingen har før denne sag krævet retten til domænet overdraget vederlagsfrit. Han solgte wake.dk til en filminstruktør, som skulle bruge det i forbindelse med en film. Instruktøren besøgte ham, og de blev enige om en pris på 6.000 kr. 

Domænet ups.dk blev registreret sammen med en række andre navne. Han har ikke kendskab til, at en medarbejder for UPS skulle have registreret det allerede. Han har aldrig tilbudt UPS eller andre at købe domænenavnet og har aldrig talt med nogen fra UPS. Baggrunden for at registrere ups.dk var en snak med Poul Dalgaard om fælles forretningsmuligheder. Han havde sat en hjemmeside op for Poul Dalgaards selskab Poda Hegn Danmark A/S. Podahegn.dk blev registreret i hans navn, for han var en uvildig tredjemand i forholdet mellem Poda Hegn og de lokale forhandlere, som skulle have en Poda Hegn e-mailadresse. Det blev aftalt, at Poda Hegn når som helst kan få overdraget domænet. 

Poul Dalgaard havde haft problemer med en ups-anordning, hvorfor de talte om at markedsføre upsere, trådløse anlæg m.v. En ups-anordning er en relativ enkel maskine, som kan holde på strømmen og dermed beskytte data. Han havde i forvejen kendskab til ups-anordninger fra tiden hos IBM. Poul Dalgaard var sælger og kunne se muligheden for et nyt marked. Det første skridt var at registrere domænet ups.dk, men der kom hurtigt et brev fra UPS' advokat, som lagde en dæmper på projektet. De blev overraskede, for de kendte ikke UPS i forvejen. Han besvarede henvendelsen og forklarede om ups efter sin hukommelse. Da han ikke hørte mere, begyndte han at tro på projektet igen og drøftede det på ny med Poul Dalgaard. Det nåede ikke at blive til andet end snak, men idéen var, at han skulle stå for det teknologiske, herunder en e-shop, og at Poul Dalgaard skulle tage sig af markedsføringen. Han blev meget overrasket over brevet fra UPS i september måned året efter. Han gav dog ikke efter overfor UPS, for han havde længe kendt ups for noget helt andet, og han blev sur over UPS' påstand om, at han havde registreret navnet i ond tro. Han svare de pænt tilbage på den første henvendelse, men han gik i baglås over antydningerne i den senere henvendelse fra UPS. Hvis han vinder denne sag, vil han prøve at få ups-projektet i gang, men markedet er i mellemtiden blevet mindre interessant, og det er ærgerligt, at han ikke har kunnet bruge domænet de sidste år. Udviklingen har vist, at det var en rigtig idé at få ups'ere ud til forbrugerne. Efter at et domæne er oprettet som IP-adresse, skal det for at kunne bruges aktivt lægges ind i et web-hotel. Det har han ikke gjort med ups.dk, men dk-marketing valgte at lave en side til domænet uden, at han havde nogen indflydelse herpå. Dk-marketing har siden overdraget sine aktiviteter til Web-Hotel Danmark, som også markedsfører sig selv på en side, som kommer frem ved søgning på ups.dk. Det er en 
helt almindelig metode. 

Niels Strange Nielsen har vedstået sin erklæring og supplerende forklaret, at en ups-anordning kan mere end en almindelig strømforsyning, men strømforsyning er en del af ups'ens funktioner. Et batteri kan i sig selv ikke noget. Normalt kan en ups-
anordning beskytte mod overspænding og spændingsfald samt foretage overvågning i forskellig grad. En On-line ups er næsten en computer i sig selv og meget langt fra et batteri. I Danmark gør det specielle forhold sig gældende, at der er en god og stabil strømforsyning, men ups'ere bliver dog mere og mere almindelige, fordi der indføres systemer, som skal være sikre på flere og flere måder. De private forbrugere kender nok ikke betegnelsen ups, for de er kun interesseret i driftsikkerhed i almindelighed. Tendenser er at indbygge ups'ens funktioner i computerne, og et selvstændigt marked findes nok ikke. Han installerede selv ups'ere under en ansættelse hos IBM. Nogle af de første ups'ere blev installeret i kritiske systemer på hospitalerne. 

Poul Dalgaard har forklaret, at han er direktør i Poda Hegn Danmark A/S, som bygger på franchising. Virksomheden er ca. 30 år gammel og har en omsætning på ca. 30 mio. kr. årligt. Han lærte Jan Nordmand Andersen at kende på et kursus. Jan Nordmand Andersen er god til IT og har løst opgaver for Poda Hegn ved at opsætte servere, lave e-shop funktion og købe domæner efter hans instruks, for eksempel podahegn.dk og forever.dk. Vidnet er en udpræget "entrepeneur".

En ups-anordning er en backup strøm, så computeren ikke går ned ved strømsvigt. Han begyndte at tale med Jan Nordmand Andersen om at forhandle ups'ere i 1998, hvor samfundet var på vej mod år 2000 med frygt for, at computerne ville gå ned. I 
forbindelse med etableringen af et edb netværk i Poda Hegn fandt han ud af, at ups'en var rasende dyr, hvilket undrede ham, for Poda Hegn solgte tilsvarende funktioner til elektriske hegn under navnet backup strøm. Poda Hegn havde også lavet 
sikringsinstallationer for Securitas, hvor funktionen, der blev kaldt en ups, anvendte almindelig netspænding. Han drøftede også idéen med sin svoger, der er elektronikmekaniker, og de lavede prøveopsætninger i butikker. Han ville gerne handle med ups'ere, og det var naturligt at lægge forretningen hos ham i Poda Hegn, for han havde lagermuligheder og forbindelser til en fabrik i Kina, som leverede backup strøm til de elektriske hegn med 12 eller 24 volt, og som vel også kunne levere til 220 volt. Der blev ikke udarbejdet forretningsplaner, men han ville investere omkring 100.000 kr. i projektet med Jan Nordmand Andersen og svogeren som rådgivere. 

Domænet ups.dk var altafgørende som udgangspunkt for forretningen, da idéen var at lave en internetbutik. Det geniale i forretningsoplægget var at hedde det, der skulle sælges. Det kunne have været en god forretning op til årtusindeskiftet, men pludselig opstod problemet med domænenavnet. Hvis Jan Nordmand Andersen vinder denne sag, skal de i gang med forretningen. 

Det er ham, der ejer domænet podahegn.dk, og han har en overførselserklæring, som han kan sende ind, hvis han får brug for det. 

Procedure

UPS har gjort gældende, at Jan Nordmand Andersens registrering af domænet ups.dk er en krænkelse af UPS' rettigheder efter varemærkelovens § 4, idet der er tale om erhvervsmæssig brug af et tegn, domænenavnet, som er identisk med UPS' vare-mærke. Den erhvervsmæssige brug er dokumenteret ved søgning på domænet, hvorved der fremkommer henvisninger til dk-marketing, Web-Hotel Danmark og bannerreklamer. Jan Nordmand Andersen købte mange domænenavne og fik kvantum-rabat for, at dk-marketing kunne markedsføre sig selv, når der blev søgt på domænerne, og det er uden betydning for sagen, hvem der direkte udøver den erhvervsmæssige brug. 

"UPS" er et velkendt, indarbejdet og registreret varemærke for UPS i Danmark og i hele verden, hvorfor UPS har eneret til anvendelsen af varemærket UPS for transport, computersoftware og reklame, herunder internetydelser. UPS, der er verdens 
største og mest anerkendte transportfirma, har været etableret i Danmark siden 1986 og har i dag 350 ansatte og en større flåde af de karakteristiske brune pakkebiler. UPS har en markedsandel på 20-30 % af den danske kurértransport. "UPS" er i Danmark alene relateret til UPS' virksomhed. Det er derfor sandsynliggjort, at registreringen af domænet skete i ond tro eller i det mindste groft uagtsomt. Domænenavnet kan slet ikke anvendes uden at krænke UPS. De to kendetegn er fuldstændigt sammenfaldende, og der foreligger også varelighed, idet "UPS" er registreret for blandt andet varemærkeklasse 9, 16, 36 og 39 omfattende computersoftware, internetydelser m.v. "UPS" anvendes faktisk for transport, hardware og software. Det skærper bedømmelsen, at domænenavnet udgør hele mærket. 

Det er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5 at registrere andres navne som domænenavne og uretmæssigt udnytte den dertil knyttede goodwill. Jan Nordmand Andersen har foretaget en defensiv massiv registrering af domænenavne, hvorved 
han har dermed frataget andre muligheden for at benytte disse navne, som indeholder andres varemærker og kendetegn. Jan Nordmand Andersen har solgt domænenavne, også til overpris, og har anerkendt, at domænenavnene kan sælges, ligesom han har registreret domænet domain-salg.dk. Der er derfor alene tale om en kommerciel interesse for Jan Nordmand Andersen. UPS er stærk på internetområdet, hvorfor kunderne forventer at kunne finde UPS på ups.dk, og når dette ikke er tilfældet, fører det til besvær for kunderne og skade på UPS' renommé. Jan Nordmand Andersen har således hverken en legitim eller rimelig interesse i at have domænet i forhold til UPS' interesse. At betegnelsen ups måtte være anvendt i begrænset omfang for noget andet i visse kredse, fratager ikke UPS retten til domænet. Behovet for at kunne sælge ups'ere i Danmark er i øvrigt meget lille på grund af den stabile strømforsyning. Henvisningerne på ups.dk giver indtryk af, at domænet er til salg, og domænet benyttes som led i salg af domænenavne, hvilket i sig selv er en krænkelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5.

Overfor Jan Nordmand Andersens påstand 3 og 4 gøres det gældende, at UPS ikke er degenereret som varemærke, men er et klart distinktivt kendetegn med fornødent særpræg. UPS er ikke blevet en almindelig betegnelse i branchen. Uninterruptible 
Power Supply er ikke det samme som alternative energiforsyningsapparater, men er snarere et nødstrømsanlæg, og UPS' varemærke er ikke generisk for batterier, overspændings- og impulsbeskyttere. Jan Nordmand Andersen har i øvrigt ikke nogen 
retlig interesse i, at registreringerne udslettes, idet han ikke forhandler nogle af de omfattede varer. 

Det bestrides, at UPS har udvist retsfortabende passivitet, idet der må gælde en sædvanlig 5-årig forældelse. UPS reagerede 14 dage efter registreringen af domænenavnet, og der har løbende været korrespondance mellem parterne, mens der ikke har været nogen aktivitet på domænenavnet. 

Jan Nordmand Andersen har gjort gældende, at "UPS" ikke er et velkendt mærke i Danmark, da UPS ikke har været på det danske marked i særlig mange år og ikke har dokumenteret bekendthedsgraden. UPS' eget reklamemateriale og UPS' forhold i udlandet kan ikke anvendes som dokumentation for at være velkendt her i landet. Endvidere har "UPS" ikke det fornødne særpræg i forhold til ups-anordninger og er degenereret i forhold hertil. Betegnelsen "ups" er for fagfolk en almindelig anvendt generisk betegnelse for ups-anordninger, hvilket også var tilfældet på tidspunktet for registreringen af domænet ups.dk. Det manglende særpræg i relation til ups-anordninger fører til, at registrering og brug af domænet til markedsføring og salg af ups-anordninger ikke er en utilbørlig udnyttelse af varemærket eller UPS' renommé. Herefter har Jan Normand Andersen hverken handlet i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven, og han har i øvrigt ført bevis for, at der ikke har været tale om pirateri i forbindelse med registreringen af domænet, hvorfor der hverken er handlet uagtsomt eller i ond tro. Jan Nordmand Andersen har gjort sig seriøse overvejelser omkring registreringen af domænenavnet, og Jan Nordman Andersen har en legitim interesse heri. 

Jan Nordmand Andersen har ikke haft nogen indflydelse på den nuværende brug af domænet, som i øvrigt udgør en helt sædvanlig anvendelse for den type virksomhed, som Web-Hotel Danmark, der har domænet liggende, udøver. Denne anvendelse er i øvrigt ikke omfattet af de af UPS registrerede varemærkeklasser.

UPS har ved ikke at reagere i 1 år og 4 måneder udvist passivitet og skabt en berettiget forventning hos Jan Nordmand Andersen om, at UPS ikke ville forfølge sagen yderligere. 

Henset til, at "UPS" mangler særpræg i relation til ups-anordninger eller er degenereret i forhold hertil, gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at opretholde UPS' varemærkeregistrering af hverken ord- eller figurmærket for batterier, alternative 
energiforsyningsapparater, overspændings- og impulsbeskyttere, alternative strømforsyningsapparater og elektriske overspændings- og transientbeskyttere, hvorfor UPS er forpligtet til at foretage afregistrering, henholdsvis indføje disclaimere herfor i overensstemmelse med påstand 3 og 4. 

Vedrørende sagsomkostninger, herunder at udgiften på 24.000 kr. til den sagkyndig erklæring har været unødvendig, har Jan Nordmand Andersen gjort gældende, at dis-
se i vidt omfang skal bæres af UPS, idet sagen kunne have været løst, hvis UPS havde behandlet sagen anderledes. 

Rettens begrundelse og resultat

"UPS" blev registreret som varemærke for klasse 16 og 39 i 1976, for klasse 9 og 36 i 1997 og for klasse 9, 16, 35, 36, 38, 39 og 42 den 5. januar 1999. Domænet www.ups.dk blev registreret den 16. april 1999. 

Varemærkeklasse 9 omfatter elektriske apparater, herunder computerprogrammer, batterier, alternative energiforsyningsapparater, overspændings-, impuls- og transientbeskyttere, printere og scannere. 

Efter bevisførelsen findes det ikke tilstrækkelig godtgjort, at UPS har en sådan indarbejdelse i Danmark, at det kan anses som et velkendt varemærke her i landet, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. 

Det er ubestridt, at ups.dk er identisk med eller forvekslelig med UPS' varemærke, og retten skal herefter vurdere, om ups.dk anvendes for samme eller lignende varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1.

Efter de afgivne forklaringer af Jan Nordmand Andersen og Poul Dalgaard samt den øvrige bevisførelse findes det godtgjort, at registreringen af ups.dk var en reel forberedelseshandling til markedsføring og salg af Uninterruptible Power Supplies (ups-
anordninger), og at Jan Nordmand Andersen ikke var bekendt med UPS på registreringstidspunktet. Der var således ikke tale om registrering i ond tro eller hamstring med henblik på salg. På denne baggrund finder retten, at den for sagen relevante be-
dømmelse om varelighed skal foretages mellem UPS' varemærke og ups-anordninger, selv om domænet ikke faktisk har været taget i brug til markedsføring af ups-anordninger. 

Det kan efter den sagkyndige erklæring lægges til grund, at betegnelsen "ups-anordning" anvendes af sagkyndige for et elek-
trisk apparat, som har til formål først og fremmest at sikre en uafbrudt strømforsyning på en sådan måde, at anordningen ved et nedbrud af den almindelige elforsyning sikrer en korrekt lukning af det pågældende system, hvorved utilsigtet tab af data undgås. Denne funktion opnås, enten ved at anordningen skifter til batteridrift, så snart et problem konstateres, eller at elfor-syningen konstant leveres gennem ups-anordningen, således at dette skift undgås.

Som sagen er forelagt retten, findes ups-anordningerne at henhøre under vareklasse 9, hvorefter der for så vidt er den fornødne varelighed til at konstituere en krænkelse af UPS' varemærkerettigheder. 

Med hensyn til, om anvendelsen af www.ups.dk sker erhvervsmæssigt, lægger retten vægt på, at der ved søgning på domænet fremkommer en hjemmeside med henvisning til et firma, og at der optræder bannerreklamer. Uanset, om disse måtte hidrøre fra indehaveren af domænet eller ej, finder retten, at der derved er tale om erhvervsmæssig brug af domænet ups.dk. Denne erhvervsmæssige brug henhører imidlertid ikke under de vareklasser, som UPS har registreret, hvorfor der ikke er varesammenfald. Jan Nordmand Andersen frifindes derfor for UPS' påstand 1 og 2. 

Da usp-anordningerne henhører under vareklasse 9, vil Jan Nordmand Andersens evt. salg af ups-anordninger ved brug af domænenavnet ups.dk være en sådan erhvervsmæssig brug med salg af varer af samme art, som UPS har regisreret sit vare
mærke for, at dette ville kunne forbydes Jan Nordmand Andersen. UPS frifindes derfor for Jan Normand Andersens påstand 5. 

Da varemærket UPS findes at have oprindeligt særpræg for elektriske apparater i vareklasse 9, som er omfattet af Jan Nordmand Andersens påstand, og da UPS ikke er blevet en almindelig betegnelse for disse varer generelt, tages Jan Nordmand An-
dersens påstand 3 og 4 ikke til følge. 


Thi kendes for ret

Jan Nordmand Andersen frifindes for United Parcel Service of America Inc.' påstand 1 og 2. 

United Parcel Service of America Inc. frifindes for Jan Nordmand Andersens påstand 3 a og b, 4 a og b samt påstand 5. 

Hver part bærer egne sagsomkostninger. 

United Parcel Servicve of America Inc. betaler omkostningerne til Niels Strange Nielsen kr. 24.000 kr. 


Mette Christensen 
Ole Lundsgaard Andersen 
Claus Thorsgaard Larsen 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Earn-out

Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Virksomhedsoverdragelse

En aftale om virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af samtlige aktier i et fransk selskab »

Rettighed til varemærke - Klipklappere BAHIANAS - HAVAIANAS

Klipklappere betegnet BAHIANAS var i strid med Alpargatas´ rettigheder til klipklappere af mærket »

Vi er medlemmer af