Danske lov

Harley-Davidson - varemærke

Resumé

Sagsøger, der er indehaver af varemærket HARLEY-DAVIDSON, kunne forbyde sagsøgte at anvende ordet HARLEY-DAVIDSON i sagsøgtes varemærke og forretningskendetegn ved detailhandel med bl.a. motorcykler, motorcykeldele og -tilbehør samt beklædning og beklædningsgenstande. sagsøgte skulle betale vederlag og erstatning med 50.000 kr

 

Dom i sagen V7006

HD Michigan, Inc.
(Advokat Annemette Ellermann)
mod
MC Parts ved Frank Jensen
(Advokat Steffen Schleimann)



1. Indledning og påstande

1.1. Sagens hovedspørgsmål er om er om HD Michigan, Inc., herefter HD, kan forbyde MC Parts ved Frank Jensen, herefter MCP, at benytte HD's varemærke HARLEY DAVIDSON som forretningskendetegn og varemærke.

1.2. HD's påstande:

1. MCP tilpligtes at anerkende at den af fogedretten i Gladsaxe den 18. maj 2006 gennemførte bevissikringsforretning som ændret ved Østre Landsrets kendelse af 18. august 2006 er lovlig foretaget.

2. MCP tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædningsgenstande, jakker, bukser, handsker, Tshirts, sweatshirts og hættetrøjer".

3. MCP tilpligtes at ophøre med brug af HARLEY DAVIDSON som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædning og beklædningsgenstande.

4. MCP tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og tilbehør.

5. MCP tilpligtes at ophøre med brug af HARLEY DAVIDSON som forretningskende tegn, herunder som del af forretningskende-tegn for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og tilbehør.

6. MCP tilpligtes at betale kr. 50.000,00 med procesrente fra sagens anlæg den 22. juni 2006, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, i rimeligt vederlag til HD for uberettiget brug af varemærket HARLEY DAVIDSON, samt kr. 100.000,00 med procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, i erstatning til HD for markedsforstyrrelse.

7. MCP tilpligtes at betale kr. 75.000,00 med procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, til dækning af HD's omkostninger i forbindelse med gennemførelse af den forudgående bevissikring samt efterfølgende opbevaring af de bevissikrede varer.

1.3. MCP's påstand er frifindelse, for påstand 6 og 7 subsidiært betaling af mindre beløb.

2. Sagsfremstilling
2.1. Parterne
Parterne er HD som er kendt som producent af motorcykler og dele hertil samt accessories til motorcyklister, og MCP som driver virksomhed med salg af, fortrinsvis brugte, HD motorcykler, reservedele til disse samt accessories.

2.2. Varemærkeregistreringer

HD har bl.a. registreret følgende varemærker:

1. Dansk varemærke VR 1985 01515, HARLEY DAVIDSON <w> for en række nærmere angivne beklædningsgenstande i klasse 25, herunder jakker og benklæder samt handsker.
2. Dansk varemærke VR 1991 08463, HARLEY DAVIDSON <w> for en række beklædningsgenstande i klasserne 18 og 25.
3. Europæisk varemærke 001536309 <fig> med ansøgningsdato 25. februar 2000 (Shield and bar) i bl.a. klasse 18 og 25 som vist her gengivet efter mærke anbragt på beklædningsgenstand:
Mærket anvendes på en lang række beklædningsgenstande som er vist i HarleyDavidson European Motor Clothes Catalogue.
4. Europæisk varemærke 000502559 <fig> med ansøgningsdato 21. marts 1997 (Shield and bar uden tekst) i bl.a. klasse 18 og 25.

Parterne er enige om at dette varemærke har prioritet forud for ibrugtagningen af MCP's nedenfor anførte varemærke ligeledes gengivet efter mærke anbragt på beklædningsgenstande. Det omstridte mærke vises overvejende som HARLEY MC PARTS DAVIDSON i tandhjul med skjold og barre, men er nogle gange vist med yderligere tekst som fx her. Mærket er overvejende orange med HARLEY DAVIDSON i orangegylden skrift og med MC PARTS i en blågrå skrift.

2.3. Brevveksling i 1998
Den 18. juni 1998 rettede Budde Schou for Harley Davidson GmbH henvendelse til MCP " ... i anledning af Deres retsstridige brug af betegnelsen HarleyDavidson forhandler" hvilken anvendelse man ønskede bragt til ophør. I brevet henvistes til at MCP efter en korrespondance mellem firmaet og et advokatfirma Sommer allerede havde forpligtet sig til at ophøre med annoncering af MCP som HarleyDavidson forhandler. MCP svarede den 26. juni 1998 at man gerne ville have "uddybet hvor det er at (D)eres 
klient mener at jeg har brugt betegnelsen Harley Davidson forhandler uberettiget ...". MCP anførte også at man "fandt det underligt at man vil forbyde mig at bruge denne betegnelse for min forretning, da det eneste jeg laver er salg af både nye og brugte HarleyDavidson motorcykler samt reservedele og tilbehør til samme". På brevpapirets hoved var vist det ovenfor anførte varemærke (HARLEY MC PARTS DAVIDSON). Budde Schou oplyste i brev af 23. juli 1998 bl.a. at navnet HarleyDavidson var et
beskyttet navn og varemærke, og at HD gik målrettet imod enhver uberettiget brug af betegnelsen HarleyDavidson som forretnings eller firmabetegnelse. Formålet var at sikre at kun autoriserede forhandlere benyttede forretningsbetegnelsen Harley Davidson. MCP svarede den 24. juli 1998 fortsat på brevpapir udvisende varemærket HARLEY MC PARTS DAVIDSON at firmaet ikke gav udtryk for at være autoriseret forhandler og tilbød fremover at kalde sig "HarleyDavidson forhandler, ikke autoriseret". Eventuel videre korrespondance er ikke oplyst.

Korrespondance fra 1995 som er omtalt i Budde Schous brev af 18. juni 1998, er ikke fremlagt.
2.4. Suspension af frigivelse.
ToldSkat Vestjylland meddelte den 10. maj 2005 Action Sport at HD havde anmodet toldmyndighederne om at tage nogle Harley Davidson jakker i bevaring. Efter flere anmodninger om forlængelse af fristen for indlevering af anmodning om suspension
meddelte ToldSkat den 22. juni 2005 at jakkerne var blevet frigivet til almindelig toldbehandling med henblik på udlevering til Action Sport. I hvert fald en del af disse varer blev videresolgt til MCP der har en samhandel med Action Sport. 2.5. Prøvekøb og bevissikring HD foretog den 21. april 2006 køb hos MCP af varer (jakke, bukser og handsker) med MCP's logo (med HARLEY DAVIDSON). Indkøbene er forevist i retten og sammenholdt med originale HDvarer. HD indgav begæring om bevissikring, og fogedretten i Gladsaxe bestemte den 18. maj 2006 at der skulle foretages en bevissikring hos MCP. Den sagkyndiges
rapport omfatter i alt 397 beklædningsgenstande som fortsat opbevares på lager. Afgørelsen blev kæret til Østre Landsret der den 18. august 2006 stadfæstede fogedrettens afgørelse "dog at beslaglagte varer frigives til kærende [MCP] med undtagelse af repræsentative eksempler på produkter, handsker, jakker, bukser og Tshirts påført varemærker, der indeholder navnet "HarleyDavidson"". MCP har ikke fremsat anmodning om udlevering af ikke repræsentative genstande.
2.6. CAPs Danmark A/S
Dette selskab er autoriseret HDforhandler og har salgssted i Århus og København. Der er herudover to autoriserede forhandlere, Custom Cycle HarleyDavidson ApS (Rødding) og Harley Davidson Aalborg. CAP's Aarhus A/S har et ikke ubetydeligt salg af reservedele mv.til MCP. CAP's Aarhus A/S har i en periode indtil 2006 anvendt et logo med CAP's og med HARLEY DAVIDSON i en bjælke herunder og over angivelsen AARHUSDENMARK.
2.7. HD's opgørelse af krav HD's krav fremkommer således:

Samlet om

Samlet
Samlet

sætning
vederlag
fortjeneste
1) 155 stk. Roadstormjakker med det krænkende varemærke
Fogedretten har bevissikret 111 stk., og det lægges
kr.
60.500
kr.
31.900
således til grund, at der er solgt 44 stk. Roadstorm
jakker med det krænkende varemærke.
Roadstormjakkerne er indkøbt til kr. 650 og videre

solgt til kr. 1.375, altså med en omsætning på kr. 60.500 og en
fortjeneste til sagsøgte på kr. 725/jakke.
2) 50 stk. motorcykelbukser med det krænkende varemærke


Heraf har fogedretten bevissikret 5 par bukser, og det
kr. 31.500
kr. 18.000
lægges til grund, at der er solgt 45 par motorcykel
bukser indkøbt til kr. 300/par og videresolgt til skøns

mæssigt kr. 700/par.
3) 230 par handsker med det krænkende logo


Ingen handsker er bevissikret. Det skønnede salg af
kr. 46.000
kr. 28.750
handsker udgør 230 par til en indkøbspris på kr. 75/par og en salgspris

på kr. 200/par.
Samlet omsætning 1) 3):
kr.
138.000


Vederlag 1) 3): 15% af kr. 138.00
kr. 20.700
Samlet fortjeneste 1) 3)

kr.
78.650
4) 65 hættetrøjer, 1.32 sweatshirts, 81 tshirts

Fogedretten bevissikrede, som fremgår af den sag
kyndiges
redegørelse,
s. 40 i ekstrakten,
tillige 65
stk. hættetrøjer, 132 sweatshirts og 81 Tshirts, samt en enkelt fleecejakke og en enkelt læderjakke, hvilket 
indikerer, at sagsøgte tillige har solgt sådanne varer og opnået en fortjeneste derved. 
Omsætningen for solgte varer ansættes skønsmæssigt til
kr. 100.000
Vederlag: 15% af kr. 100.000
Kr. 15.000

Fortjenesten herved ansættes skønsmæssigt til

kr.
40.000
Samlet omsætning 1) 4)
kr. 238.000


Samlet vederlag 1) 4)
kr. 35.700

Samlet omsætning 1)4)

kr. 118.650

Beløbene er inklusive moms.
2.8. HD's omkostninger.
HD har oplyst at have haft følgende udgifter (inkl. moms) i anledning af bevissikringen:

Kørsel af varer fra MCPtil Schurgard lager
kr.
1.959,00
Prøvekøb
kr.
1.375,00
ITsagkyndig bistand
kr.
5.381,00
Opbevaring Schurgard Herlev
kr. 15.557,00
I alt
kr. 24.272,00

3. Forklaringer

3.1. Thomas Magnusson har forklaret at han er network manager for bl.a. Danmark med ansættelse i HD Europe (UK). Han har haft denne stilling fra 2004. Han arbejdede fra 2000 for HD i Norge. Han beskæftiger sig bl.a. med juridiske forhold og forhandlerrelationer. Der er ingen ansatte i HD's danske selskab. Der er blevet solgt HD motorcykler i Danmark siden 1910, og den første distributør blev antaget i 1916. HD har "fra starten" også produceret motorcykelbeklædning. HD var det største
motorcykelmærke i Danmark indtil efter 2. verdenskrig. Det var og må fortsat betragtes som velkendt. Der kom fra 1970'erne en opblomstring for motorcykler i Danmark og andre dele af den vestlige verden. HD anvender ca. 2 mio. kr. om året til markedsføring i Danmark. I Europa anvender HD adskillige hundrede tusind euro til beskyttelse af sine varemærker. CAP's Danmark var autoriseret forhandler i Danmark fra 1999 til 2006 og afløste en anden distributør der havde forhandlingen fra 1986 til 1999. HD har ikke kapitalinteresser i CAP's Danmark.Under CAP's Danmark var der to autoriserede forhandlere, CAP's Copenhagen og CAP's Aarhus, med hvem man havde udførlige kontrakter. Der var derudover rabataftaler med andre forhandlere. Aftalerne blev fornyet en gang om året. MCP har ikke været autoriseret som forhandler, men MCP har en rabataftale med CAP's Danmark. MCP kan som andre foretage reparationer af HD motorcykler, men ved større reparationer hvortil der kræves specialudstyr, som MCP ikke har, kan det ske at HD's garanti bortfalder. MCP har aldrig haft tilladelse til at sætte HARLEY DAVIDSON i sit varemærke eller forretningskendetegn. CAP's Danmark havde en sådan tilladelse, men den er nu 
bortfaldet. Det forekommer sjældent at HD giver licens til benyttelse af selskabets varemærke og i så fald kun under meget streng kontrol. Der var vidnet bekendt ingen opfølgning på korrespondancen i 1998 mellem Budde Schou og MCP. Det kan skyldes forhold i forbindelse med distributørskiftet. Vidnet har ikke kendskab til en tidligere korrespondance fra 1995. CAP's Danmark overvejede en licensaftale med MCP, men det blev ikke til noget.

Suspensionssagen fra 2005 blev ikke fulgt op, fordi sagen havde et beskedent omfang. CAP's Danmark køber reservedele og beklædning mv. hos HD for 16 mio. kr. om året. Så vidt vidnet ved, køber MCP for 24 mio. kr. om året hos CAP's Danmark.
3.2. Frank Jensen har forklaret at han i 1991 påbegyndte sin forretning i Søborg, hvor han fortsat er, med salg og reparation af HDmotorcykler. Han beskæftigede sig også med HDmotorcykler før den tid, for han var i 19791991 ansat i Dansk Motorcyklekompagni der forhandlede HDmotorcykler. Der var nogle konflikter med ejeren af dette selskab da han forlod det og begyndte for sig selv. Det var en del af baggrunden for at HD var efter ham med hensyn til betegnelsen "HarleyDavidson forhandler". Der var korrespondance herom såvel i 1992 som i 1995. Den korrespondance opbevarer han ikke længere. Efter 1998 indgik han på at betegne sig som forhandler af brugte HD motorcykler, men logoet benyttede han fortsat. Han udfører ikke længere service; den del af forretningen er udliciteret. Han sælger 200300 HDmotorcykler om året, fortrinsvist brugte. Han sælger ikke andre motorcykler end HDmotorcykler. Bortset fra CAP's Danmark er han den absolut største HDforhandler i Danmark. Han køber årlig for 23 mio. kr. reservedele og beklædning fra CAP's Danmark. Det meste er reservedele, ca. 70%.

Beklædningen udgør 810%, måske noget mere. Han køber omkring 80% af sine reservedele fra CAP's Danmark. Han har også købt en del via en bekendt med forbindelser til Pakistan hvor de kan levere en jakke svarende til HD's jakke for 1.200 kr., mens HD tager 4.800 kr.a Der er mange for hvem det ikke er overkommeligt at købe en HDbeklædning bestående af jakke og bukser mv. for omkring 8.000 kr. De køber så hans billigere produkter i stedet for, men der går jo på den måde ikke noget fra HD.
Beklædningssalget er upåvirket af det logo der er på tøjet.

Af de 44 jakker der angives solgt i HD's oversigt, er ikke alle solgt; en del er givet som tilgift i forbindelse med større salg af reservedele. Jakken sælges for 1.200 kr. Den pris på 1.375 der fremgår af et bilag, må være for jakke og handsker. Bukser sælger han for 750 kr. og handsker for 150175 kr. Alle priser er inklusive moms. Hans nettoavance af salg på ca. 8 mio. kr. er omkring 10%.

Han blev af Action orienteret om standsningen i tolden af visse jakker. Der gik nogen tid, og så blev de frigivet. Det er formentlig de jakker med hensyn til hvilke der senere blev foretaget bevissikring.

Han har anvendt sit mærke som fremgår af bl.a. brevpapiret, siden 1992. Det anvendes med små variationer i form af tilskrifter omkring varemærket. Han har ved mærket nogle gange anført et ®, men det er for sjov. Mærket med HARLEY MC PARTS 
DAVIDSON er ikke registreret eller søgt registreret. Han markedsfører sin virksomhed via nettet; det koster 3.000 kr. om året. Han har tidligere averteret, bl.a. på de gule sider, men det er han holdt op med. Han havde forhandlinger med Michael hos CAP's Danmark om hvordan han skulle betegne sig. Michael meddelte at MCP kunne kalde sig "authorized part dealer
only". Den betegnelse brugte han fra 2001/2002 til 2004.

4. Parternes argumenter

4.1. HD
Påstand 1: Som indehaver af varemærkeretten til HARLEY DAVIDSON er HD berettiget til at påtale uretmæssig brug af mærket. HD havde ved sine prøvekøb gjort det sandsynligt at MCP på sit forretningssted solgte produkter under det krænkende vare-mærke og dermed krænkede HDs varemærkeret. Bevis for krænkelserne var på MC Parts' adresse. Gennemførelse af bevissikringsforretningen var nødvendig for at klarlægge omfanget af MC Parts' krænkelse og opgøre HD's erstatningskrav, jf. retsplejelovens § 653, stk. 1, og stk. 2, nr. 7.

Påstand 25: Det registrerede og velkendte varemærke HARLEY DAVIDSON giver HD ret til at forbyde MCP at gøre erhvervsmæssig brug af HARLEY DAVIDSON som vare mærke, del af varemærke og forretningskendetegn for de varer HD's varemærkeregistrerin 
ger omfatter, herunder beklædning og detailhandelsvirksomhed med motorcykler og motorcykeldele. MCP's brug af HARLEYDAVIDSON i sit eget varemærke på beklædning og som forretningskendetegn for detailhandel, motorcykler og motorcykeldele rettet mod en kundekreds der er sammenfaldende med HD's, skaber en nærliggende risiko for forveksling
af mærkerne.

Brugen af HARLEYDAVIDSON som en del af MCP's eget varemærke uden samtykke fra HD er ikke hjemlet efter varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 3, eller EFvaremærkeforordninens art. 12(c). Det er tilladt at henvise til de produkter man i øvrigt er berettiget til at sælge og således gøre brug af anden mands varemærke, men sådan brug skal have form af en loyal henvisning. MCP's brug af HARLEY DAVIDSON går langt ud over grænserne for den tilladelige henvisning. Den "disclaimer" der ligger i at MCP anvender eget logo og eget navn i det samlede logo, gør ikke benyttelsen af HARLEY DAVIDSON berettiget, jf. fx Rolexdom men (U 2000.2300 S)

HD har ikke givet samtykke til MCP's brug af HARLEY DAVIDSON, og det var og er MCP klar over.
MCP's brug af logoet indeholdende HARLEYDAVIDSON på beklædning skete første gang i 2005, og passivitetsbetragtninger kan ikke føre til at HD skulle være afskåret fra at håndhæve sin varemærkeret over for MCP for så vidt angår tekstiler. Det gælder uanset at der ikke blev taget retslige skridt mod det første, mindre parti tilbageholdte varer til Action Sport.

Generelt gøres det gældende at HD ikke har udvist passivitet i forhold til MCP's uret mæssige brug og utilbørlige udnyttelse af det velkendte HARLEY DAVIDSON i MCP's for retningskendetegn. MCP må hele tiden have været klar over at benyttelsen af HARLEY DAVIDSON som del af logoet ikke var tilladeligt, og HD har ikke givet MCP rimelig anled ning til at tro at HD ville affinde sig med benyttelsen. Der kan i den forbindelse henvises til Grammydommen U 2000.2469 H. Ved bedømmelsen af om der foreligger passivitet, må der lægges megen vægt på at MCP ikke på noget tidspunkt kan have været i god tro med hensyn til benyttelsen af HARLEYDAVIDSON. Endvidere må man se på baggrunden for korre spondancen i 1998 som var en uenighed om MCP's ret til at betegne sig som HDforhandler. Endvidere gøres det gældende at MCP's benyttelse af HARLEY DAVIDSON som for
retningskendetegn på butiksfacade samt på beklædning er vildledende og i strid med god markedsføringsskik og derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og 18. Det har ingen betydning for sagen at MCP som forklaret har udliciteret sit værksted. MCP driver fortsat virksomhed inden for motorcykelområdet. Påstand 6: MCP har med forsæt krænket HD's varemærkeret ved brug af HARLEY DAVIDSON som en del af sit eget varemærke for bl.a. jakker og handsker der i deres stil fremtræder som efterligninger af HD's tilsvarende produkter som MCP sælger i sin forretning side om side med billigere produkter som MCP uberettiget har forsynet med et logo indeholdende HARLEY DAVIDSON. MCP skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket og betale erstatning for den yderligere skade, herunder markedsforstyrrelse, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens § 43. Ved fastsættelse af erstatningen for den yderligere skade som krænkelsen har medført for HD, skal tages hensyn til MCP's uberettigede fortjeneste, jf. varemærkelovens § 43, stk. 2. I øvrigt henvises til oversigten over HD's krav der tillige støttes på markedsføringslovens § 20.

Påstand 7: HD skal have godtgjort sine omkostninger ved at efterforske MCP's krænkelser, herunder omfanget af disse og er berettiget til at få dækket sine omkostninger til gennemførelse af bevissikringsforretningen, jf. den fremlagte oversigt. Det gøres gældende at omkostningerne til transport og opbevaring mv. er uafhængige af antallet af genstandene for bevissikring.

4.2. MCP
Det centrale i sagen er påstand 4 og 5 som retter sig mod et mærke som MCP har benyttet siden 1992 som en betegnelse for det der er kernen i Frank Jensens virksomhed. HD har været bekendt hermed i hvert fald fra 1998, det er dokumenteret, men henvisningen til korrespondancen i 1995 i forbindelse med Frank Jensens forklaring giver et godt grundlag for at antage at HD har været bekendt med at MCP benyttede det omstridte logo som betegnelse for sin virksomhed, lige fra han startede den.
Benyttelsen er upåtalt. Budde Schou gjorde indsigelse mod anvendelsen af betegnelsen "forhandler", man havde ikke indvendinger mod brevhovedet med det omstridte logo. Dette må binde HD. Budde Schou var varemærkeagent for et selskab i HDkoncernen, og må antages med åbne øjne at have accepteret benyttelsen af HARLEY DAVIDSON i logoet. Efter det der er oplyst, må det antages at korrespondancen endte med et for begge parter tilfredsstillende resultat, nemlig at MCP afstod fra at benytte betegnelser der kunne føre til den urigtige antagelse at MCP var autoriseret af HD. HD er på nuværende tidspunkt afskåret fra at gøre indsigelse mod MCP's logo som MCP gennem en lang årrække (med HD's viden) har indarbejdet. MCP er den største leve randør af reservedele til Harley Davidson motorcykler i Danmark (når bortses fra importøren, Caps Motorcycles A/S), og det er usandsynligt at HD ikke var bekendt med MCP's logo og den benyttelse af det der fandt sted.

HD har endvidere været vidende om og ved sin adfærd accepteret frigivelsen af de jakker der var genstand for bevissikringen, og HD er dermed afskåret fra at kræve disse varer beslaglagt. Hertil kommer at der har været løbende samhandel mellem MCP og CAP's der har repræsenteret HD i Danmark. Det er helt usandsynligt at CAP's ikke skulle have været opmærksom på at MCP benyttede logoet med HARLEY DAVIDSON. Subsidiært gøres gældende at tilføjelsen af HD's produktnavn (Harley Davidson) alene
er af beskrivende karakter. Kun gennem angivelse af dette navn kan MCP beskrive sin virksomheds karakter. Dette er en berettiget henvisning, jf. varemærkelovens § 5, nr. 3, Der henvises i denne forbindelse til praksis omkring dette spørgsmål, BMWdommen (EF domstolens dom af 23. februar 1999 i sag C63/97) og den endnu mere vidtgående dom Höltershoff Freiesleben (EFdomstolens dom af 14. maj 2002 i sag C2/00).

Det gøres videre gældende at MCP ikke krænker HD's varemærke da MCP's logo adskiller sig markant fra HD's logo. Den relevante lighed er angivelsen HARLEY DAVIDSON som MCP efter det oven for anførte er berettiget til at benytte. MCP har ikke draget utilbørlig fordel af anvendelse af HD's navn i forbindelse med den af MCP drevne virksomhed og i forbindelse med MCP's brug af eget logo, MCP vil lide et uforholdsmæssigt tab, dersom MCP afskæres fra fortsat at anvende det logo, som MCP­ med HD's vidende ­ gennem en lang årrække har indarbejdet og markedsført sin forretning under. De i påstand 6 og 7 anførte beløb er udokumenterede og bestrides fra MCP's side. Beløbet anført i påstand 6 udgør ikke et rimeligt vederlag hverken for uberettiget brug eller markedsforstyrrelse. Bevissikringssagen gik ud over hvad der var berettiget, således som det fremgår af
Østre Landsrets kendelse, og kun omkostninger til hvad der var berettiget efter denne kendelse, kan kræves erstattet, bevissikringens lovlighed i øvrigt forudsat.

5. Rettens afgørelse

Påstand 1: Af de af HD anførte grunde tages påstanden til følge.

Påstand 4 og 5: Påstandene vedrører aktuel og fremtidig brug af HARLEYDAVIDSON som forretningskendetegn, dvs. især MCP's benyttelse af HARLEY DAVIDSON i logoet, jf.varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 4.

Repræsentanter for HD har været bekendt med MCP's anvendelse af HARLEY DAVIDSON i sit logo i hvert fald siden 1998 uden at reagere herpå. Denne forsømmelighed fra HD's side med at sikre sig at selskabets kendetegn blev respekteret, kan dog ikke føre til
at det tillades MCP at anvende HD's varemærke og kendetegn efter reglen i varemærkelov ns § 9. Korrespondancen i 1998 mellem MCP og HD's varemærkeagent vedrørte MCP's betegnelse som HD forhandler, og vedrørte således ikke specifikt varemærket indeholdende HD's navn. Der er således ikke omstændigheder i korrespondancen eller i øvrigt i andre omstændigheder der har kunnet give MCP grund til at tro at HD var indforstået med anvendelsen af HD's navn og varemærke, og der må foreligge vægtige grunde for at det kan antages at en varemærkeindehaver skal finde sig i at et mærke bestående af firmanavnet kan benyttes af en anden. Der er ikke nedlagt påstand om at MCP skal anerkende at have været
uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, men alene om at MCP skal anerkende at være uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON, dvs. at påstanden ikke indebærer en stillingtagen til den anvendelse der har fundet sted, men alene den aktuelle (og fremtidige) anvendelsen. Benyttelse af betegnelsen HARLEY DAVIDSON som angivelse af forretningsområde eller varesortiment kan være berettiget hvis benytteren driver forretning med salg af HD produkter, herunder reservedele og accessories. En sådan benyttelse skal være neutral og må ikke give anledning til den misforståelse at benytteren under en eller anden form har en særlig stilling i forhold til varemærkeindehaveren, jf. EFdomstolens dom af 23. februar 1999 i BMWsagen, sag C63/97 præmis 47 ff. med henvisning til Diordommen, dom af 4. november 1997 i sag C337/95. MCP's benyttelse af HARLEY DAVIDSON i sit logo (forretningskendetegn) går langt videre end tilladt efter disse retningslinjer og er derfor heller ikke berettiget efter varemærkelovens § 5, nr. 3. Det forhold at MCParts tillige angives i mærket, er ikke tilstrækkeligt til at ophæve varemærkekrænkelsen, jf. princippet i Rolexdommen nævnt ovenfor og Arsenaldommen, EFdomstolens dom af 12. november i sag C206/01.

HD skal derfor have medhold i påstand 4 og 5.

Påstand 2 og 3: Påstandene vedrører benyttelsen af varemærket HARLEY DAVIDSON i MCP's logo mv., og retten skal derfor ikke tage stilling til om logoet i øvrigt kan være i strid med HD's varemærkerettigheder. Der er klar lighed mellem MCP's logo og HD's varemærker bestående af eller indeholdende HARLEYDAVIDSON, da dette ordmærke, respektive denne bestanddel af figur
mærket, i sin helhed indgår i MCP's logo.

Benyttelsen er som anført ovenfor ikke berettiget efter varemærkelovens § 5, nr. 3, og den af HD udviste forsømmelighed med at sikre selskabets rettigheder kan ikke føre til at der ikke skal gives HD medhold, jf. ovenfor. Der skal dog foretages en begrænsning af afgørelsen til at vedrøre varer der ikke er bragt i omsætning med samtykke fra HD, jf. varemærkelovens § 6.

Påstand 6: MCP har ikke haft talmæssige indvendinger mod HD's opgørelse for så vidt angår de tre første poster angivelse af vareantal, men har bestridt at der er dokumentation for salgspriser og fortjeneste. Retten kan tiltræde at en del af MCP's omsætning har fortrængt HDprodukter, men ikke i forholdet 1:1. Den tabte avance skal opgøres uden moms. Endvidere er vederlaget på 15% efter rettens erfaringer på området sat alt for højt. Ved udmåling af vederlag skal det også tages i betragtning at benyttelsen af HARLEY DAVIDSON har været tolereret af HD, og at vederlaget alene vedrører varemærkebenyttelsen, ikke en benyttelse af HD's designs til de pågældende varer. På dette grundlag kommer retten frem til at vederlag og erstatning skønsmæssigt og under ét skal sættes til 50.000 kr.

Påstand 7: HD's opgørelse kan i det væsentlige tiltrædes. Tilbageholdelsen af samtlige varer har dog ikke været berettiget efter Østre Landsrets kendelse af 18. august 2006, og HD har ikke godtgjort at opbevaringen af et antal repræsentative varer ikke kunne gøres billigere end opbevaring af det samlede parti. Posten skal herefter godtgøres med 15.000 kr.

Sagsomkostninger skal erstattes med 25.000 kr. med tillæg af 5.000 kr. for fremmøde i fogedretten og af 4.260 kr. i godtgørelse af retsafgift.

Thi kendes for ret:

1. MC Parts ved Frank Jensen skal anerkende at den af fogedretten i Gladsaxe den 18. maj 2006 som ændret ved Østre Landsrets kendelse af 18. august 2006 gennemførte bevissikringsforretning er lovlig foretaget.

2. MC Parts ved Frank Jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædningsgen stande, jakker, bukser, handsker, Tshirts, sweatshirts og hættetrøjer medmindre varerne er bragt i omsætning med samtykke fra HarleyDavidson, Inc.

3. MC Parts ved Frank Jensen skal ophøre med brug af HARLEY DAVIDSON som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædning og beklædningsgenstande medmindre varerne er bragt i omsætning med samtykke fra HarleyDavidson, Inc.

4. MC Parts ved Frank Jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge HARLEY DAVIDSON som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og tilbehør.

5. MC Parts ved Frank Jensen skal ophøre med brug af HARLEY DAVIDSON som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og tilbehør.

6. Inden 14 dage skal MC Parts ved Frank Jensen til Harley Davidson, Inc. betale 50.000 kr. med procesrente fra den 22. juni 2006.

7. Inden samme frist skal MC Parts ved Frank Jensen til Harley Davidson, Inc. betale 15.000 kr. med procesrente fra den 22. juni 2006.

8. Inden samme frist skal MC Parts ved Frank Jensen til Harley Davidson, Inc. i sagsomkostninger betale 34.260 kr. Sagsomkostningsbeløbet skal forrentes efter rentelovens § 8 a.

Lisbeth Friis Jens Feilberg
Henrik Ypkendanz

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Earn-out

Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Højesteretsdom - Jensens Bøfhus

Forbud mod at drive restaurationsvirksomhed under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”

Jensen’s »

Fogedforbud - Novozymes A/S mod DuPont Nutrition Biosciences ApS (tidligere Danisco A/S)

Sagsøger havde ikke handlet culpøst ved at forfølge sin ret ved begæring og gennemførelse af »

Vi er medlemmer af