Rolls Royce - varemærkeret - V-0094-04

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

DOM

Afsagt den 24. april 2007 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Otto Raben og direktør Allan Suhrke.

V94/04 Rolls-Royce
PLC

og

Rolls-Royce Motor Cars LtD.
(Advokat Christian L. Bardenfleth)

mod

PR Chokolade A/S
(Advokat Hans Christian Ohrt)

Påstande

Rolls-Royce PLC og Rolls-Royce Motor Cars (i det følgende: Rolls-Royce) har nedlagt påstand om, at PR Chokolade A/S (i det følgende: PR Chokolade) skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet PR figurmærke
som vist i sagens bilag 15, 29 og H for produktion, salg og markedsføring af chokolade og dermed beslægtet virksomhed og betale 1 mio. kr. med procesrente af 100.000 kr. fra den 8. juli 2004 og af 900.000 kr. fra den 28. juni 2006, subsidiært et mindre beløb.

PR Chokolade har påstået frifindelse.

Rolls-Royce
Rolls-Royce PLC og Rolls-Royce Motor Cars Ltd. er producenter af henholdsvis flymotorer og biler, som i over 100 år er blevet solgt under varemærket Rolls-Royce. Virksomhederne, som blev grundlagt i 1906 af Charles Rolls og Henry Royce, blev i 1971 rekapitaliseret og opdelt i to selvstændige selskaber, således at RollsRoyce PLC producerer flymotorer, mens Rolls-Royce Motor Cars Ltd. producerer biler. Selskaberne ejes i dag af BMW AG, der ligeledes producerer flymotorer og biler.

Rolls-Royce PLC er indehaver af rettighederne til figurmærkerne RR og RR Rolls-Royce, der vises her:

Figurmærkerne blev registreret første gang i henholdsvis 1936 og 1976 for blandt andet klasse 7: forbrændingsmotorer og dele deraf samt foranderlige gear, der er dele af maskiner til flyvemaskiner, og klasse 12: motorkøretøjer og chassis dertil,
forbrændingsmotorer og dele deraf samt foranderlige gear, der er dele af maskiner til motorkøretøjer.

Rolls-Royce PLC har registreret figurmærket RR Rolls-Royce som EU-varemærke i 1998 og 1999, blandt andet for klasserne 7 og 12. Rolls-Royce Motor Cars Ltd. har endvidere i 2005 registreret figurmærkerne RR og RR Rolls-Royce som EU-varemærker for klasse 12: biler eller dele deraf.

RR Rolls-Royce er endvidere registreret som figurmærke i de fleste af verdens varemærkeregistre. Til at belysebekendtheds- graden af RR Rolls-Royce figurmærket blev der i 2005 og 2006 foretaget to såkaldte omnibusundersøgelser af GfK Danmark A/S. I den første undersøgelse blev figurmærket vist uden ordene Rolls og Royce. Af undersøgelsens konklusion fremgår det, at 38 % af respondenterne uhjulpet svarede, at de kendte figurmærket, og at 82 % heraf forbandt figurmærket med Rolls-Royce. I den anden omnibusundersøgelse blev RR Rolls-Royce figurmærket forevist i sin helhed, dvs. med ordene Rolls og Royce, hvorefter 82 % af respondenterne oplyste, at de kendte mærket, heraf forbandt 95 % mærket med biler.

PR Chokolade

PR Chokolade blev stiftet i 1996 af Preben Rasmussen og er importør og producent af chokolade. Virksomheden har siden 1999 brugt figurmærket PR, som vises her, og som i sagen er vist i bilag 15, 29 og H:

Forklaringer

Preben Rasmussen, der er bestyrelsesformand for PR Chokolade, har forklaret, at 80 % af selskabets omsætning ligger på business to business-markedet. Derudover forhandles chokoladen i ca. 50 vin- og specialbutikker i Danmark. PR figurmærket 
optræder på varedeklarationen og bruges tillige på vareprøver og brevpapir. Han designede sammen med sin hustru figur-mærket i 1999. Da de lavede det, kendte han Rolls-Royce´s figurmærker, idet han havde dem i sin underbevidsthed og vidste, at de bestod af to R´er, men brugte det ikke som direkte forlæg. PR-logoet fremtræder typisk på sort eller brun bund med guldtryk. Kunder har en enkelt gang eller to fortalt ham, at logoet ligner Rolls-Royce´s. De bruger ikke PR figurmærket så meget mere, men har lavet et nyt, som er mere moderne. I 1999 eller 2000 leverede PR Chokolade gennem en grossist chokolade til Rolls-Royce Marine A/S. Det fremgik af følgesedlen og varedeklarationen, at produktet stammede fra PR Chokolade.

Selskabets omsætning i årene 2000 til 2005 var i alt ca. 68 mio. kr. I 2006 var selskabets omsætning ca. 29 mio. kr., heraf godt 25 mio. kr. i Danmark, og bruttoavancen ca. 10 mio. kr. Der har været en pæn vækst i selskabet, hvis omsætning ikke er faldet, efter at det er begyndt at bruge det nye logo.

Parternes synspunkter

Rolls-Royce´s advokat har gjort gældende, at Rolls-Royce ubestridt gennem registrering og ibrugtagning er indehaver af ordmærket Rolls-Royce og figurmærket RR Rolls-Royce i Danmark og EU. PR Chokolade har erkendt, at ordmærket er velkendt. Gennem den årelange brug og indarbejdelse samt mærkernes status som verdensmærker må figurmærket endvidere antages også at være velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Dette understøttes af de to foretagne markedsundersøgelser og fremgår endvidere af litteraturen, der flere steder omtaler RR og RR Rolls Royce figurmærkerne som nogle af de bedst kendte mærker i hele verden.

Rolls-Royce´s registrering er foretaget i sort og hvid og dækker derfor alle farvesammensætninger. Det er uden betydning for vurderingen af ligheden mellem mærkerne, at PR Chokolades figurmærke indeholder ordene luksus/belgisk og chokolade i stedet for Rolls og Royce, idet det afgørende er, at PR figurmærket er opbygget med slående lighed med RR og RR Rolls Royce figurmærkerne.

PR Chokolades figurmærke er egnet til at give indtryk af, at de varer, som PR Chokolade markedsfører, hidrører fra Rolls-Royce, og PR Chokolades anvendelse af sit mærke indebærer derfor en utilbørlig udnyttelse af RR og RR Rolls-Royce figurmærkernes særpræg og renommé og strider mod Rolls-Royce´s rettigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Det bestrides, at Rolls-Royce PLC og Rolls-Royce Motor Cars gennem passivitet skulle have mistet retten til at gøre sine rettigheder gældende. Det må således lægges til grund, at PR Chokolade begyndte at anvende sit figurmærke i 1999. Rolls-Royce reagerede på anvendelsen den 12. marts 2004, efter at Rolls-Royce´s danske advokat tilfældigt så en varebil med PR figurmærket på gaden i København i 2004. Der er ingen dokumentation for, at Rolls-Royce er blevet bekendt med PR Chokolades anvendelse af PR figurmærket forinden, idet salget af chokolade til et dansk datterselskab i koncernen dels er udokumenteret, dels uden betydning, idet dette selskab ikke er indehaver af varemærkerne. Overtrædelsen er sket forsætligt eller uagtsomt, idet brugen af PR figurmærket i hvert fald er fortsat, efter at PR Chokolade er blevet gjort opmærksom på ligheden med Rolls-Royce´s mærker, og idet PR Chokolade har designet sit figurmærke med Rolls-Royce´s mærke "i underbevidstheden". PR Chokolade skal derfor betale vederlag til Rolls-Royce efter varemærkelovens § 43, idet det erkendes, at Rolls-Royce ikke kan dokumentere at have lidt et tab ved PR Chokolades brug af varemærket. Det må efter Preben Rasmussens forklaring lægges til grund, at PR Chokolade har haft en samlet omsætning i perioden 2000-2006 på mindst 95 mio. kr. Rolls-Royce PLC og Rolls-Royce Motor Cars giver aldrig licens til anvendelsen af sine figurmærker, og PR Chokolade skal derfor betale et betydeligt vederlag, der passende kan beregnes ud fra en hypotetisk licenssats på 1,2 % af omsætningen, hvilket svarer til 1 mio. kr. Ved fastsættelsen af sagsomkostninger må der tages hensyn til, at omkostningerne til de to omnibusundersøgelser, som er foretaget under sagen, har været 71.000 kr. ekskl. moms.

PR Chokolades advokat har gjort gældende, at RR Rolls Royce figurmærket ikke er velkendt i Danmark. Den første markedsundersøgelse viste, at alene 38 % af de adspurgte uhjulpet svarede, at de havde kendskab til mærket, og af disse 38 % vidste kun 82 %, hvad mærket/produktet hed. Den anden undersøgelse omfattede en forevisning af både figurmærket og ordmærket, og undersøgelsens resultat godtgør derfor alene ordmærkets velkendthed. For at et varemærke kan anses for velkendt, må det også kræves, at offentligheden ser mærket i virkeligheden. Rolls Royce har hverken foretaget salg eller markedsføring i Danmark inden for de seneste 5 år.

PR Chokolades brug af figurmærket indebærer heller ikke nogen utilbørlig udnyttelse af Rolls-Royce figurmærkets særpræg eller renommé og kan ikke antages at skade dette. Der skabes ikke hos PR Chokolades kundekreds nogen sammenhæng mellem mærkerne, der heller ikke kan forveksles. Navnlig er der forskel på teksten i de to mærker. PR Chokolade har anvendt figurmærket siden 1999. Senest i 2002, men muligvis allerede et par år tidligere, solgte PR Chokolade varer med PR figurmærket på emballagen til Rolls-Royce Marine A/S. Salget skete via en forhandler, men kom i stand efter en direkte henvendelse fra Rolls-Royce Marine A/S. Først i 2004 modtog PR Chokolade en henvendelse fra Rolls-Royce, der derfor ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre PR Chokolades brug af PR figurmærket, jf. varemærkelovens § 9.
Rolls-Royce er i givet fald alene berettiget til et beskedent vederlag.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Rolls-Royce er indehavere af registreringerne i Danmark og EU af Rolls-Royce figurmærket, der tillige er registreret i en lang række lande over hele verden. Figurmærkerne har endvidere siden 1904 været taget i brug for biler og flymotorer, og der er uanset og måske netop på grund af bilmærkets begrænsede udbredelse og salg, specielt i Danmark, efter rettens opfattelse gennem indarbejdelse blevet knyttet en ganske særlig aura af prestige, luksus og kvalitet til dette mærke, som efter rettens opfattelse uden tvivl er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, hvilket også finder støtte i markedsundersøgelserne.

PR Chokolades figurmærke har ud fra en helhedsvurdering en høj grad af lighed med det registrerede og ibrugtagne figurmærke. Det bemærkes herved, at den væsentligste forskel mellem mærkerne er den manglende nedstreg i det første, forreste bogstav, der i PR Chokolades mærke er et P i stedet for et R og forskellen på teksten. Det er uden betydning, at PR Chokolade bruger mærket i guldtryk på mørk bund, idet Rolls-Royce's registreringer dækker alle farver. PR Chokolades brug af sit figurmærke, der i høj grad ligner Rolls-Royce´s velkendte figurmærke, indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé, og Rolls-Royce kan derfor forbyde PR Chokolades brug af mærket.

Det lægges herved til grund, at Rolls-Royce har rejst indsigelse overfor PR Chokolades brug af sit mærke, ret hurtigt efter at Rolls-Royce blev bekendt med mærkets eksistens og anvendelse og således ikke har udvist passivitet. Rolls-Royce har ikke haft særlig mulighed for at blive opmærksom på eksistensen af PR Chokolades figurmærke, idet 80 % af PR Chokolades salg har været business to business, navnlig til firmagaver og med private label, mens resten har været eksporteret eller solgt gennem et begrænset antal detailforretninger inden for vin og tobak. Sagkyndigt medlem af retten, Allan Suhrke, der i mange år har arbejdet i chokolade- og sukkervarebranchen, oplyser i den forbindelse, at han ikke forud for denne sag har haft kendskab til PR Chokolade og dette selskabs figurmærke, der således ikke kan anses for kendt, selv for en branchekyndig. Også under hensyn til usikkerheden om tidspunktet herfor og de nærmere omstændigheder herved finder retten ikke at kunne lægge vægt på PR Chokolades i øvrigt udokumenterede angivelse af at have solgt chokolade til Rolls-Royce Marine A/S, som vel er et
datterselskab i Rolls-Royce-koncernen, men som ikke er indehaver af varemærket. Uanset om Preben Rasmussen har frembragt PR Chokolades figurmærke med direkte forlæg i Rolls-Royce´s figurmærke, eller om han blot har haft det i sin underbevidsthed, således som han har forklaret, må det lægges til grund, at PR Chokolade er fortsat med brugen af dette figurmærke, efter at PR Chokolade som forklaret af Preben Rasmussen i nogle tilfælde var blevet gjort opmærksom på ligheden med Rolls-Royce´s mærker. Krænkelsen findes derfor at måtte tilregnes PR Chokolade som forsætlig eller uagtsom, jf. varemærkelovens § 43. Ved fastsættelsen af vederlaget må der lægges vægt på, at Rolls-Royce aldrig meddeler licens til brug af sine varemærker, og at PR Chokolades oparbejdelse af sin betydelige virksomhed i høj grad må antages at have sammenhæng med, at PR Chokolade har markeret sig i kundernes bevidsthed ved at bruge sit figurmærke, som "spiller på" en åbenbar lighed med Rolls-Royce´s figurmærke, hvortil der som ovenfor nævnt er knyttet en ganske særlig aura af prestige, luksus og kvalitet. Efter et samlet skøn fastsættes vederlaget herefter til 250.000 kr. PR Chokolade skal i sagsomkostninger betale i alt 125.000 kr. til Rolls-Royce, heraf 6.460 kr. til dækning af retsafgift, 71.000 kr. til dækning af udgifter til de afholdte markedsundersøgelser og resten til dækning af Rolls-Royce´s udgifter til advokat.

T H I K E N D E S F O R R E T
PR Chokolade A/S forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet PR figurmærke som vist i sagens bilag 15, 29 og H for produktion, salg og markedsføring af chokolade og dermed beslægtet virksomhed.

PR Chokolade A/S skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til Rolls-Royce PLC og Rolls-Royce Motor Cars Ltd. betale 250.000 kr. med procesrente af 100.000 kr. fra den 8. juli 2004 og af 150.000 kr. fra den 28. juni 2006 samt i sagsomkostninger
125.000 kr.

Otto Raben
Michael B. Elmer
Allan Suhrke

(retsformand)
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den