Rettigheder til varemærke-V-0024-05

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 22. december 2006 blev af retten i sagen

V-24-05

Aktieselskabet af 21. november 2001
(Advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

E. Tjellesen A/S
(Advokat Jan Erik Kornerup Jensen v/advokat Simon Hauch)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande
Sagen drejer sig om, hvorvidt rettighederne til varemærket EXIT er overdraget til sagsøgeren, Aktieselskabet af 21. november 2001 (Aktieselskabet), og om et eventuelt krav på erstatning og vederlag mod sagsøgte, E. Tjellesen A/S (E. Tjellesen), er bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.

Aktieselskabet har nedlagt påstand om, at E. Tjellesen til Aktieselskabet skal betale 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 31. januar 2005.

E. Tjellesen har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Aktieselskabet er et selskab i Bestseller-koncernen. Koncernen omfatter blandt andet selskaberne MTHP A/S og Bestseller Holding A/S, der blev stiftet ved en spaltning af Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S.

Bestseller A/S er en dansk tøjproducent, der forhandler sit tøj under forskellige varemærker, herunder varemærket EXIT, der henvender sig til børn og unge. Varemærket EXIT er registreret for alle varer i klasse 25.

E. Tjellesen er producent af parfumeartikler. I januar 1997 søgte E. Tjellesen om registrering af varemærket "EXIT" i klasse 3, der omfatter parfumerivarer mv. Varemærket blev registreret den 7. februar 1997. E. Tjellesen begyndte i 1998 at anvende varemærket EXIT i sin markedsføring i forbindelse med salg af toiletartikler i en række varehuse, herunder Kvickly.

I brev af 12. april 1999 anmodede Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S Patent- og Varemærkestyrelsen om at ophæve E. Tjellesens varemærke, hvilken anmodning styrelsen imødekom i afgørelse af 3. november 2000. E. Tjellesen påklagede op-
hævelsen, som imidlertid blev stadfæstet af Patentankenævnet den 28. oktober 2002. Denne afgørelse blev ikke indbragt for domstolene, hvorefter E. Tjellesens varemærke blev udslettet af varemærkeregisteret den 21. marts 2003.

I en spaltningsplan underskrevet den 17. januar 2001 med spaltningsdato den 1. august 2000 blev Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S spaltet i to nye selskaber, der fik navnene MTHP A/S og Bestseller Holding A/S. Af spaltningsplanen fremgår blandt andet:

"1. Spaltningens
gennemførelse
1.1.
Spaltningen gennemføres ved, at samtlige aktiver og gæld i Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S overføres til to nystiftede selskaber, hvorefter det overdragende selskab ophører uden likvidation, således som det fremgår af vedlagte udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance.
..."

Den i spaltningsplanen omtalte regnskabsopstilling og åbningsbalance er ikke fremlagt under sagen.

Af aftale dateret 21. december 2001 indgået mellem MTHP A/S og Aktieselskabet om overdragelse af varemærker fremgår blandt andet:

"1.
Baggrund
1.1
Ved spaltningen af Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S [] blev samtlige varemærker overført til MTHP A/S. ....

2.
Genstand
2.1
Overdragelsesaftalen omfatter samtlige de varemærker, der tilhører MTHP A/S i Danmark, EU og alle øvrige lande, uanset om varemærkerne er registreret, under registrering eller blot taget i brug (i det følgende kaldet "Varemærkerne").
2.2
Overdragelsesaftalen omfatter tillige de verserende sager vedrørende Varemærkerne med registreringsmyndighederne eller tredjemand, herunder de verserende krænkelsessager. ...."

I brev af 27. marts 2003 anmodede advokat Kjeld Skov E. Tjellesen ved advokat Jan Erik Kornerup Jensen om at få oplyst, hvor stor en omsætning E. Tjellesen havde haft på produkter med varemærket EXIT, ligesom der blev fremsat krav om erstatning.

Brevet blev besvaret af advokat Kornerup Jensen i brev af 2. maj 2003, hvoraf blandt andet fremgår, at EXIT-serien blev påbegyndt solgt i september 1998 og udfaset i løbet af 2001, og at der bortset fra salg af et restparti i begyndelsen af 2002 ikke havde fundet salg og markedsføring sted siden 2001. Advokaten oplyste videre, at årsagen til, at Patentankenævnets afgørelse ikke var blevet indbragt for Sø- og Handelsretten, var, at E. Tjellesen ikke længere havde interesse i mærket. Endelig afviste advokaten, at E. Tjellesen skulle have pådraget sig nogen form for erstatningsansvar.

Det restparti, der er omtalt brevet af 2. maj 2003, blev annonceret i Kvicklys tilbudsavis for uge 14 (2.-6. april 2002).

Efter advokat Kornerup Jensens afvisning af erstatningskrav skete der ikke videre i sagen i 1 år og 9 måneder. Herefter blev der udtaget stævning den 31. januar 2005.

Aktieselskabet fremsatte under sagens forberedelse begæring om, at Sø- og Handelsretten pålagde E. Tjellesen at fremkomme med oplysninger om salgstal samt -pris for EXIT-produkter fra E. Tjellesen i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2005. Endvidere ønskedes oplyst, hvorvidt de EXIT-produkter der blev udbudt i Kvicklys tilbudsavis for uge 14, var købt som et restparti, og om E. Tjellesen havde bidraget til markedsføringen af Kvicklys tilbudsavis.

I en e-mail af 19. april 2006 fra Per Sjøqvist, juridisk direktør i Coop Danmark A/S, til Aktieselskabets advokat oplyste Per Sjøqvist, at de EXIT-varer, der blev udbudt i Kvicklys tilbudsavis for uge 14 var købt som et restparti, og at E. Tjellesen ikke havde ydet noget tilskud til Coop Danmark A/S´ markedsføring af ovennævnte tilbudsavis.

Editionsbegæringen blev senere frafaldet, ligesom Aktieselskabet under sagen har frafaldet at afhøre vidner fra Coop Danmark A/S til nærmere belysning af E. Tjellesens omsætning.

Forklaringer

Daniela Gomig-Hansen har forklaret, at hun er virksomhedsjurist i Bestsellerkoncernen.

I 2000 var Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S indehaver af EXIT-varemærket. Holdingselskabet blev spaltet, og varemærket blev overdraget til MTHP A/S og senere videreoverdraget til Aktieselskabet, der i dag varetager alle varemærkerne. Meningen med aftalen om overdragelse af varemærkerne var at overdrage alle rettigheder til varemærkerne, herunder alle verserende sager vedrørende varemærker. De havde på daværende tidspunkt ca. 10 andre verserende sager. Der foreligger ikke sideaftaler til overdragelsesaftalen. Hun kan ikke huske, om krav vedrørende krænkelsessager var medtaget i regnskaberne.

De vidste ikke noget om tidspunktet for E. Tjellesens markedsføring af EXIT-produkterne, før de modtog brevet af 2. maj 2003 fra advokat Jan Erik Kornerup Jensen. Det var tilfældigt, at hun fandt tilbudsavisen, som hun sendte til advokat Kjeld Skov i maj 2002. Sagen lå hos advokat Skov, da det var ham, der kørte krænkelsessagen mod E. Tjellesen. De aftalte, at når ankesagen vedrørende ophævelse af registreringen var sluttet, ville de fortsætte erstatningssagen, da varemærket var krænket. Hun sendte den originale tilbudsavis til Kjeld Skov. Originalen blev efterfølgende væk, hvorfor de rekvirerede en ny fra Det Kongelige
Bibliotek. Hun har ikke kendskab til, at E. Tjellesen har markedsført produktet senere end april 2002.

Grunden til, at der ikke blev fulgt hurtigere op på sagen, var, at hun gik på barselsorlov, hvorefter den vikar, der var ansat i hendes stilling, selv gik på barselsorlov. Sagen lå ikke øverst i hendes bunke, men det var aldrig på tale at opgive kravet mod E. Tjellesen.

Parternes argumenter

Aktieselskabet har anført, at det af spaltningsplanen af 17. januar 2001 og overdragelsesaftalen af 21. december 2001 fremgår, at rettighederne til varemærkerne er overdraget til Aktieselskabet. Af aftalens punkt 2.2. fremgår det videre, at også verserende sager blev overdraget, hvilket er blevet bekræftet af Daniela Gomig-Hansen, der har oplyst, at denne sag ikke var den eneste verserende på daværende tidspunkt. Aktieselskabet må på denne baggrund antages at være rette sagsøgte.

Der skal ikke under denne sag ske en prøvelse af, om E. Tjellesens varemærke krænker Aktieselskabets, idet dette er afgjort ved Patentankenævnets upåankede afgørelse.

Med hensyn til passivitet har Aktieselskabet undladt at forfølge sit krav fra den 2. maj 2003, hvor advokat Kornerup Jensen afviste erstatningskravet, og indtil stævning blev udtaget 1 år og 9 måneder senere. E. Tjellesen har imidlertid ikke indrettet sig i tillid til, at erstatningskravet ikke blev fulgt op, og E. Tjellesen er ikke blevet stillet ringere, fordi Aktieselskabet ventede med at udtage stævning. Endvidere var E. Tjellesen i hvert fald fra den 3. november 2000, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse om at ophæve registreringen af E. Tjellesens varemærke, i ond tro om, at der skete en krænkelse af Aktieselskabets ret. Af den grund er der derfor heller ikke indtrådt passivitet. Hvis der statueres passivitet, får det karakter af en kortere forældelsesfrist end den, der følger af 1908-loven.

Erstatningskravets størrelse er ansat skønsmæssigt, da Aktieselskabet ikke har haft oplysninger om størrelsen af salget og dækningsbidraget. Under forberedelsen af sagen har Aktieselskabet forsøgt at fremprovokere disse oplysninger. E. Tjellesen har imidlertid ikke medvirket til at fremskaffe oplysningerne, og dette må komme E. Tjellesen til skade, således at Aktieselskabets skøn lægges til grund.

Med hensyn til kravet på vederlag skal der ikke dokumenteres noget tab, da der skal tilkendes et rimeligt beløb for udnyttelsen af varemærket.

Vedrørende indsigelsen om forældelse er dette reguleret i 1908-loven. Forældelsesfristen begyndte i denne sag at løbe den 21. marts 2003, hvor E. Tjellesens varemærke blev udslettet af varemærkeregisteret, og Aktieselskabet med rimelighed havde anledning til at gøre kravet gældende. Stævning blev udtaget i januar 2005. Da E. Tjellesen ikke har fremlagt oplysninger om, hvordan salget fordelte sig, må dette komme E. Tjellesen til skade, således at det lægges til grund, at forældelse ikke er indtrådt på nogen del af salget.

E. Tjellesen har anført, at Aktieselskabet ikke er rette sagsøger, da det ikke er dokumenteret, at et eventuelt krav på erstatning og vederlag i henhold til den påståede krænkelse, der ligger før spaltnings- og overdragelsesaftalen, er overført til Aktieselskabet.

Kravet er endvidere bortfaldet som følge af passivitet. E. Tjellesen har på intet tidspunkt erkendt, at der er sket en krænkelse, men har tværtimod bestridt, at der skulle foreligge erstatningspligt. Dette er senest gjort klart for Aktieselskabet i brevet af 2. maj 2003, hvorefter der er gået 1 år og 9 måneder, uden at Aktieselskabet har foretaget sig noget. Aktieselskabet har talrige gange truet E. Tjellesen med at gøre et krav gældende. I en sådan situation skærpes kravet til, at man følger op på sine trusler, hvis man vil fastholde sin ret. Aktieselskabet har derfor ved sin handlemåde stiltiende accepteret E. Tjellesens afvisning af at være erstatningspligtig, og E. Tjellesen har indrettet sig i tillid hertil.

Aktieselskabet har endvidere under sagens forberedelse erkendt, at selskabet havde accepteret E. Tjellesens afvisning af erstatningspligt. Det fremgår således af processkrift I, at "sagsøgers forudsætninger for i første omgang ikke at forfølge krav om vederlag og erstatning [] er bristede".

Der er endvidere ikke fremkommet nye oplysninger, der kan begrunde, at Aktieselskabet på ny fremsætter et krav, som tidligere er blevet opgivet. Aktieselskabet var således fuldt ud bekendt med markedsføringen i Kvicklyavisen, og E. Tjellesen har igennem hele sagsforløbet afgivet korrekte oplysninger om sit salg af EXIT-produkterne.

Vedrørende det fremsatte krav på erstatning har Aktieselskabet ikke godtgjort at have lidt noget tab. Når der ikke foreligger nogen nærmere redegørelse for sammensætningen af kravet, eller dokumentation for tabet i øvrigt, er der ikke noget grundlag, som et eventuelt skøn kan baseres på. Aktieselskabet kan endvidere ikke antages at have lidt noget tab på grund af markeds-forstyrrelse, da der ikke var tale om konkurrerende produkter, idet parterne solgte henholdsvis tøj og kosmetikprodukter.

Aktieselskabet har ved at frafalde sin editionsbegæring og afhøring af vidner undladt at benytte de muligheder, man havde for at fremskaffe oplysninger om E. Tjellesens salg af EXIT-produkter. Dette må komme Aktieselskabet og ikke E. Tjellesen til skade.

Den del af Aktieselskabets krav, der støttes på krænkelser, der ligger mere end 5 år forud for sagens anlæg den 31. januar 2005, må endvidere antages at være forældet.

Rettens begrundelse og resultat

Ved aftale af 21. december 2001 overdrog Holdingselskabet af 25/3 1983 A/S det i klasse 25 registrerede varemærke EXIT til Aktieselskabet. Af aftalen fremgår, at overdragelsen også omfattede de verserende krænkelsessager. Af Daniela Gomig-Hansens forklaring fremgår, at overdragelsen tillige omfattede rettigheder i tilknytning til varemærket. På denne baggrund finder retten, at Aktieselskabet er indtrådt i et eventuelt krav mod E. Tjellesen og derfor er rette sagsøger.

Den 28. oktober 2002 stadfæstede Ankenævnet for Patenter og Varemærker Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om, at der skulle ske ophævelse af E. Tjellesens varemærke EXIT, registreret i klasse 3. Denne afgørelse blev ikke indbragt for domstolene. Uagtet begrundelsen for den manglende indbringelse findes E. Tjellesens brug af varemærket EXIT derfor at være en krænkelse af Aktieselskabets varemærkeret.

Aktieselskabet anvendte sit varemærke i forbindelse med salg af børnetøj, mens E. Tjellesen anvendte sit (samme) varemærke for parfumerivarer. Det eventuelle tab, som E. Tjellesens salg måtte have medført, vil derfor alene kunne have været i form af markedsforstyrrelse. Da Aktieselskabet ikke har godtgjort et sådant tab, findes dette selskab ikke at have krav på erstatning. Derimod findes Aktieselskabet at have krav på et vederlag for den uberettigede brug af varemærket. I mangel af oplysninger om procentsatsen for licens fastsættes vederlaget til 50.000 kr. med tillæg af renter fra 31. januar 2005.

Da E. Tjellesen siden den 3. november 2000, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse om ophævelse af E. Tjellesens varemærke, har været bekendt med, at markedsføringen af parfumerivarer under varemærket EXIT var i strid med Aktieselskabets varemærkerettigheder, og da E. Tjellesen ikke kan antages at have indrettet sig i tillid til, at Aktieselskabet havde opgivet kravet, finder retten ikke, at Aktieselskabets krav er bortfaldet som følge af passivitet.

Under henvisning til, at E Tjellesen ikke har oplyst nærmere om, hvornår markedsføringen af virksomhedens EXIT-produkter fandt sted, finder retten det ikke godtgjort, at forældelse er indtrådt for nogen del af krænkelserne af Aktieselskabets varemærkeret.

Efter sagens omfang og udfald skal E. Tjellesen til Aktieselskabet betale 10.000 kr. i sagsomkostninger samt 500 kr. til dækning af retsafgift.

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage betaler E. Tjellesen A/S til Aktieselskabet af 21. november 2001 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. januar 2005.

Inden for samme frist betaler E. Tjellesen A/S i sagsomkostninger til Aktieselskabet af 21. november 2001 10.000 kr. til dækning af udgifter til advokat og 500 kr. til dækning af retsafgift.

Jette Gemzøe
Mette Christensen Hans Jørgen Nielsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den