Krænkelse af varemærke - V-0111-06

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 20. marts 2007 blev af retten i sagen

V-111-06

1) Comitel Management A/S
2) Comitel Consumer Electronics A/S
3) Selskabet af 21. september 2006 A/S
(Advokat Lisbet Andersen for alle)

mod

Comitec A/S
(Advokat Kim Munk-Petersen)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om COMITEC krænker varemærket, selskabsnavnet og forretningskendetegnet COMITEL.

Comitel har nedlagt følgende påstande:

1. Comitec A/S tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende betegnelsen COMITEC som varemærke, selskabsnavn og/eller forretningskendetegn for it- og televirksomhed.

2. Comitec A/S forbydes at gøre brug af betegnelsen COMITEC som varemærke, selskabsnavn og/eller forretningskendetegn for it- og televirksomhed.

3. Comitec A/S tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet "Comitec A/S" i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4. Comitec A/S tilpligtes at betale Comitel Management A/S, Comitel Consumer Electronics A/S og Selskabet af 21. september 2006 A/S 100.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 10. oktober 2006.

Comitec A/S har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder
Parterne og produktsortimentet
Comitel Management A/S, Comitel Consumer Electronics A/S og Selskabet af 21. september 2006 A/S er en del af Comitel-gruppen der består af danske og udenlandske selskaber. De sagsøgende selskaber vil herefter blive omtalt under et som Comi-
tel.

Comitel Management blev stiftet den 26. november 2003 under navnet Comitel A/S og ændrede navn den 25. oktober 2004 til det nuværende. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register er selskabets formål angivet som administration og management
og dermed beslægtet virksomhed.

Comitel Consumer Electronics blev stiftet den 25. oktober 2004 ved spaltning fra Comitel A/S. Selskabets registrerede formål er handel og service, fortrinsvis inden for telekommunikationsbranchen, it-branchen og dermed beslægtet virksomhed.

Branchen er angivet som "engroshandel med telekommunikationsudstyr".

Selskabet af 21. september 2006 hvis navn indtil den 21. september 2006 var Comitel International, blev stiftet den 1. juli 2002 og fik navnet Comitel International den 3. juni 2003. Selskabets registrerede formål er handel og service samt import og eks-
port, fortrinsvis inden for radio- og telekommunikationsbranchen, it-branchen og dermed beslægtet virksomhed. Branchen er angivet som "engroshandel med telekommunikationsudstyr".

Ifølge hjemmesiden www.comitel.dk arbejder Comitel i Danmark sammen med de førende internationale producenter af it- og telekommunikationsudstyr og distribuerer it og mobiltelefoner i tæt samarbejde med de største teleselskaber i Danmark.
Derudover samarbejder Comitel med Sandberg, SanDisk, Konftel, og distribuerer privatradio under eget varemærke, DANITA. Den primære kundegruppe er forhandlere af disse produkter. Ud over mobiltelefoner, DECT-telefoner og konferencetelefoner og tilbehør hertil er produktsortimentet angivet som MP3-afspillere, taletidsprodukter, hobbyradioer, alarmer og dataudstyr. I hovedmenuen under dataudstyr fremkommer overskriften "Dataudstyr og netværk " med underteksten: "Comitel samarbejder med en række udbydere af dataudstyr og netværksenheder, der kan forbinde mobiltelefonen med computeren...". Produktsortimentet af dataudstyr er angivet som pc-kort, SanDisk, herunder picture cards, memory cards og memory sticks, samt Sandbergs netværk. Det fremgår af siden at Comitel navnlig fører produkter der forbinder mobiltelefonen med computeren, og at Comitel er medlem af brancheforeningen IT-Branchen.

Comitel har under sagen forevist en række produkter som gruppen udbyder i Danmark, eksempelvis en bærbar computer, hukommelseskort til computere, kabler til at forbinde computere, strømkabler til computere, internetkabel og en MP3-
afspiller.

Der er fremlagt fakturaer fra Comitel Management, Comitel Consumer Electronics og Comitel International vedrørende levering af computerudstyr, herunder processorer (CPU), numeriske tastaturer, netværkstilbehør, computerkabler, PDA, software og switchere.

Comitec blev stiftet den 3. juli 2006 ved ændring af selskabsnavnet Nordic Computer A/S der fra den 3. maj 2006 havde haft Comitec som binavn. Selskabet er sammen med Nordic Computer A/S og Nordic Computer Leasing A/S et datterselskab af Nordic Computer Invest A/S.

Selskabets registrerede formål er virksomhed med køb, salg og leasing af edb-produkter samt ydelser af konsulentvirksomhed og finansiering inden for edb-sektoren. Branchen er angivet som "engroshandel med computere og it-udstyr". Ifølge selskabets forretningsplan fra 6. marts 2006 er det Comitecs mission at levere, finansiere og servicere it-løsninger til professionelle slutbrugere på det danske marked. Ifølge hjemmesiden www.comitec.dk udbyder Comitec servere, pcer, notebooks, disksystemer, printere, skærme, software, supplies, tapesystemer og UPS samt serviceydelser, herunder hardware- og softwareservice, katastrofeberedskab, helpdesk, installation og klargøring, hosting, overvågning, driftsstøtte, facility ma-
nagement, serviceaftaler og leasing m.v.

Registrerede rettigheder til Comitel og Comitec Parternes selskabsnavne er registrerede hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom Comitel International var registreret selskabsnavn indtil den 21. september 2006.

Herudover har Comitel Management ved ansøgninger af henholdsvis den 18. januar 2000 og den 20. marts 2000 opnået registrering af COMITEL som ordmærke og figurmærke i klasserne 9 og 38 i Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreringen i
klasse 9 omfatter "apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede". Registreringen i klasse 38 omfatter "telekommunikationsvirksomhed". Figurmærket ser således ud:

Comitec har ikke registrerede varemærkerettigheder til Comitec.

Anvendelsen af Comitel og Comitec
Der er fremlagt fakturaer fra perioden 2003 til 2006 hvoraf det fremgår at sagsøgerne anvender figurmærket COMITEL som kendetegn og firmanavn. Mærket anvendes tillige som kendetegn og firmanavn på hjemmesiden www.comitel.dk. Der er
ligeledes fremlagt avisudklip fra dagbladet Børsen hvor COMITEL bl.a. omtales i forbindelse med IT-branchen som en af de store mobiltelefondistributører, samt omtale i fagpresse af Comitel.

Comitec anvender logoet COMITEC som kendetegn og firmanavn på brevpapir og på hjemmesiden www.comitec.dk. Logoet ser således ud:

Der er fremlagt markedsføringsmateriale fra 2006 vedrørende orientering om opsplitningen af Nordic Computer i to speciali-serede it-virksomheder. Heri ses også Comiteclogoet.

Endvidere er der fremlagt en e-mail af 9. marts 2006 fra reklamebureauet Budding & Jugel til Comitecs direktør, Carsten Tidselbak, vedhæftet "tankespind" vedrørende forslag til nye navne og logoer indeholdende Comitec, Norditec og Nordiccom mv.

Den 17. juli 2006 rettede Comitels advokat henvendelse til Comitec med anmodning om at ophøre med anvendelsen af Comitec. Dette blev afvist af Comitecs advokat den 31. juli 2006.

Forklaringer
Den administrerende direktør for Comitel-gruppen, Peer Kølendorf, har forklaret at han etablerede det der i dag er Comitel, for 40 år siden. Gruppen har haft flere navne undervejs. Navnet Comitel blev valgt i 2000 fordi man ønskede et navn der pegede på både it- og telekommunikationsbranchen som med tiden var "smeltet sammen". Comitels basale aktivitet er handel med it- og telekommunikationsudstyr.

Omkring 80% af omsætningen er handel med mobiltelefoner. Flere af selskaberne i gruppen beskæftiger sig i højere og højere grad med it. Udviklingen er gået i retning af at selve mobiltelefonen nu er en mindre del af produktet der i højere grad er en
computer med andet formål end telefoni. Comitel Management varetager økonomien mv. for de andre selskaber. Comitels kunder er primært forhandlere og større erhvervskunder.

Comitel distribuerer overvejende andres produkter hvorfor navnet Comitel ikke anvendes som varemærke på selve produkterne. Navnet Comitel markedsføres overfor kunderne på brevpapir og brochurer mv.

Vidnet opfatter Comitec som en konkurrent eller i hvert fald som en mulig konkurrent. Comitels og Comitecs produktprogram-mer er ikke identiske, men de overlapper hinanden.

Charlotte Goldbach har forklaret at hun er administrerende direktør for Comitel Consumer Electronics. Hendes arbejdsområder indenfor Comitel-gruppen er bl.a. ledelse og administration, og hun står for salget af it-produkter.

Comitel sælger bl.a. PDA-computere, bærbare og stationære pc'er og MP3-afspillere. Comitel forestår distributionen af Sandbergs produkter i Danmark uden dog at være eneforhandler. Sandbergs produkter er kun it-produkter, eksempelvis kabler til at forbinde computere, strømkabler til computere, internetkabler, hukommelseskort til computere, switchere til mindre virksomheder, harddiske til mindre virksomheder hvor flere brugere kan være opkoblet, og Skype-adaptere. Comitel sælger lidt over 600 forskellige kabler.

Comitels sortiment og omsætning inden for it er stigende. Comitels kunder er professionelle, herunder både store virksomheder som EET Nordic A/S og små forhandlerbutikker.

Comitel markedsføres bl.a. gennem relevante magasiner til forhandlere mv. Comitels årsomsætninger er på ca. 1 milliard kr. hvoraf omsætningen i Danmark udgør 160 mio. kr.

De blev opmærksomme på Comitec fordi en kunde havde fået reklame eller brochure fra Comitec og troede forsendelsen var fra Comitel.

Carsten Tidselbak har forklaret at han er salgsdirektør i Comitec. Selskabet hed oprindeligt Nordic Computer A/S og blev stiftet i 1984, men firmaets aktiviteter begyndte i 1979.

I forbindelse med at man splittede selskabets aktiviteter op i henholdsvis en dansk og en international del, ændrede det oprindelige selskab, Nordic Computer A/S, i juli 2006 navn til Comitec, og man stiftede et nyt selskab med navnet Nordic Com-
puter A/S til den frie handel på verdensmarked, også kaldet brokermarkedet. Da man ikke ønskede at skifte navn midt i regnskabsåret blev Comitec i maj 2006 registreret som Nordic Computers binavn. Opsplitningen skete i forbindelse med udviklingen af partnerskaber, idet nogle samarbejdspartnere, herunder Hewlett-Packard (HP), var skeptiske over for en partner der både var forhandler og agerede på brokermarkedet. Der blev udarbejdet en forretningsplan for Comitec der blev fo-
relagt HP sammen med det nye navn og logo. Forretningsplanen og logoet blev godkendt af HP, og parterne fortsatte samarbejdet.

Reklamebureauet Buddig & Jugel kom med en række navne- og logoforslag. Efter adskillige overvejelser stod valget mellem "Norditec" og "Comitec". Da det var væsentlig for selskabets samarbejdspartnere at det nye selskab havde en anden pro-
fil end det daværende Nordic Computer, fravalgte de Norditec og valgte Comitec.

En anden grund til at de valgte Comitec, var at de ville fremhæve at de var inden for computerbranchen.

Inden de foretog navnevalget, søgte både reklamebureauet og selskabet via Google og Krak mv. uden at støde på Comitel. Han kan dog ikke afvise at de har kendt til eksistensen af Comitel, men da Comitel ikke var inden for samme branche eller marked som Comitec, tænkte de ikke på Comitel i forbindelse med navnevalget.

Comitec og Comitel er ikke konkurrenter.

De overvejede at få Comitec registreret som varemærke, men det blev frarådet af reklamebureauet der ikke mente at det var værd at bruge penge på.

Comitec brugte over ½ mio. kr. i forbindelse med navneændringen. Der blev bl.a. sendt markedsføringsmateriale ud til samarbejdspartnere og kunder med oplysninger om opsplitningen i to it-virksomheder. EET Nordic A/S der er en af Comitecs le-
verandører, modtog markedsføringsmaterialet.

Comitecs kerneområde er salg og servicering af edb-hardware. Comitec henvender sig udelukkende til professionelle slutbrugere der har egen it-afdeling, eksempelvis pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder og den offentlige sektor. Servicedelen udgør mere end 50% af omsætningen der i år forventes at ligge omkring 60 mio. kr. Comitec sælger ikke til forhandlere bortset fra tilfælde hvor en forhandler skal bruge en stor computer eller server. Comitec forhandler ikke de produkter som Comitel har forevist i retten. Comitec forhandler bærbare pc'er til de professionelle kunder.

Comitec forhandler switchere, men af en helt anden art end Comitel. Comitecs produkter er ikke så smarte som Comitels produkter. Comitels produkter skal sælges til private forbrugere. Comitecs produkter er større end Comitels da de er beregnet til
store virksomheder. Han tror ikke at Comitel og Comitec i fremtiden vil blive konkurrenter.

Han har ikke hørt noget om at nogen skulle have forvekslet Comitec med Comitel eller troet at Comitec har noget at gøre med Comitel-gruppen.

Comitec er ikke medlem af IT-Branchen eller en anden brancheforening.

Parternes argumenter
Comitel har gjort gældende at have varemærkeret til COMITEL i kraft af varemærkeregistreringen og brugen af COMITEL for it- og telekommunikationsudstyr, herunder som house mark, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. COMITEL nyder udvidet beskyttelse overfor andre mærker på grundlag af kontinuerlig brug og indarbejdelse.

Der er både synsmæssig, lydlig og forestillingsmæssig mærke-lighed mellem COMITEC og ordmærket COMITEL. Mærkerne er identiske bortset fra den sidste konsonant. Det forhold at begge mærker bruges som house mark, og at parterne sælger produkter under andre mærker, bestyrker ligheden. Hertil kommer at Comitels figurmærke er registreret med og anvendes med rød signalfarve mens Comitec bruger en orange farve, og at begge parter i ordmærkerne anvender en typografi uden serif.

Der er sammenfald af og lighed mellem varer og tjenesteydelser. Begge parter udbyder computerudstyr og service i forbindelse med it-virksomhed, herunder hardog software. Selv om der ikke er tale om identiske produkter, er produkterne af samme art. Det har ingen betydning at it-delen udgør en mindre del af Comitels virksomhed. Vare- og tjenesteydelsesligheden understreges af den stigende konvergens indenfor it- og telekommunikationsudstyr med udvikling af stadig flere produkter der kombinerer forskellige funktioner. Mobiltelefoner er i dag små computere med samtalefunktioner, som fx smart-phones, og computere kan bruges til telekommunikation. Comitel og Comitec henvender sig til professionelle brugere og er også derfor konkurrenter. Anvendelsen af kendetegnet COMITEC skal derfor forbydes efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Comitecs adfærd udgør tillige en krænkelse af markedsføringslovens § 1 og § 18, idet Comitec markedsfører sin virksomhed på en måde der er egnet til at fremkalde forveksling med forretningskendetegnet COMITEL. Comitec lukrerer dermed uret-
mæssigt på Comitels markedsposition og goodwill.

Selskabsnavnet Comitec er i strid med aktieselskabslovens § 153, stk. 2, da det ikke tydeligt adskiller sig fra sagsøgernes registrerede navne for virksomheder i samme branche. De elementer der er tilføjet COMITEL i sagsøgernes selskabsnavne, er beskrivende og uden betydning for vurderingen.

Comitel har krav på vederlag og erstatning for den skete krænkelse i medfør af varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 20.

Comitec har gjort gældende at Comitec ikke krænker Comitels varemærkerettigheder. COMITEL er som ordmærke svagt, og der foreligger ingen dokumentation for indarbejdelse på markedet. Det sidste bogstav i de to ord er forskelligt hvilket bevirker at ordene både synsmæssigt og lydmæssigt er forskellige. Der er ingen forvekslingsrisiko mellem COMITEL som figurmærke og Comitecs uregistrerede figurmærke der afviger markant fra hinanden. De røde, respektive orange farver adskiller også mærkerne.

Comitels og Comitecs produkter og kundesegment adskiller sig så meget fra hinanden at der ikke foreligger branchesammenfald. Comitels primære forretningsområde er mobiltelefoni, og det computerudstyr som Comitel forhandler, er tilbehør hertil og udstyr til forbrugere, mens Comitecs kerneområde er salg og især servicering af edb-hardware til professionelle slutbrugere. Der er derfor tale om to vidt forskellige produktgrupper med yderst begrænsede overlapninger. Sammensætningen af "COMI" der associerer til kommunikation, og "TEL" der associerer til telefoni, er beskrivende eller associerende for en virksomhed inden for telekommunikation, og væsentligt forskelligt fra Comitec hvis navn er sammensat af stavelser fra branche-
relaterede ord: "COM" fra computer, "IT" og "TEC" fra teknologi.

Det bestrides at selskabsnavnet Comitec ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra sagsøgernes selskabsnavne, jf. aktieselskabslovens § 153, stk. 2. Der foreligger heller ingen forvekslingsrisiko der medfører at Comitec har overtrådt reglerne i markedsførings-
lovens § 1 og § 18 om forretningskendetegn.

Comitel har derfor heller ikke krav på erstatning eller vederlag.

Rettens begrundelse og resultat
1. Comitels registrering og ibrugtagning af varemærket og selskabsnavnet COMITEL skete før Comitecs ibrugtagning af varemærket og selskabsnavnet COMITEC.

2. Ordmærkerne COMITEL og COMITEC er begge på 7 bogstaver og 3 stavelser. De første 6 bogstaver i mærkerne er ens, vokalerne O, I og E er de samme og forekommer i samme rækkefølge. COMITEC adskiller sig alene fra COMITEL ved den sidste

konsonant. Der er således en høj grad af lighed mellem mærkerne der begge anvendes som "house marks".

3. Størstedelen af Comitels virksomhed udgøres af handel med mobiltelefoner. Herudover forhandler Comitel computerudstyr der forbinder mobiltelefon med computer. Comitels kundegruppe er primært forhandlere og større erhvervskunder mens
en mindre del af Comitels virksomhed omfatter handel med computerudstyr til forbrugere og mindre virksomheder, herunder egentligt computerudstyr som f.eks. stationære og bærbare pc'er, harddiske og hukommelseskort mv.

COMITEC anvendes som mærke for Comitecs virksomhed der består i levering, finansiering og servicering af it-løsninger til større virksomheder med egen it-afdeling. Comitec udbyder servere, computere, printere og andet computerudstyr beregnet til stordrift. Herudover udbyder Comitec bærbare pc'ere.

Der er således på ikke uvæsentlige områder lighed mellem de varer og tjenesteydelser som parterne udbyder ­ en lighed der med den teknologiske udvikling inden for området ikke kan forventes at blive mindre i fremtiden.

4. Samlet er der således sådanne ligheder mellem mærkerne og vareartsområderne at Comitecs benyttelse af COMITEC kan føre til forvekslinger, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Der må derfor gives Comitel medhold i selskabernes påstande 1 og 2.

5. Det er herefter ikke nødvendigt at tage stilling til om benyttelsen af COMITEC som anført af Comitel tillige er i strid med markedsføringslovens § 1 og § 18.

6. Af de under 1-3 anførte grunde og da den differentiering der følger af at der til sagsøgernes selskabsnavne er tilføjet de deskriptive elementer "Management", "Consumer Electronics" og "International", ikke medfører at sagsøgtes selskabsnavn adskiller sig tilstrækkelig tydeligt fra sagsøgernes selskabsnavne, jf. aktieselskabslovens § 153, stk. 2, tages sagsøgernes påstand 3 også til følge.

7. Der er ikke grundlag for at tillægge Comitel erstatning for markedsforstyrrelse eller godtgørelse for ikke-økonomiske skader. Efter parternes omsætning og den tidsmæssige udstrækning af udnyttelsen af varemærket fastsættes vederlaget for Comitecs uberettigede benyttelse af det med COMITEL forvekslelige mærke COMITEC skønsmæssigt til 25.000 kr., jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1.

8. I sagsomkostninger skal Comitec betale 28.590 kr., hvoraf retsafgiften udgør 3.590 kr.

Thi kendes for ret:

1.
Comitec A/S skal anerkende at være uberettiget til at anvende betegnelsen COMITEC som varemærke, selskabsnavn og forretningskendetegn for it- og televirksomhed.

2.
Comitec A/S forbydes at gøre brug af betegnelsen COMITEC som varemærke, selskabsnavn og forretningskendetegn for it- og televirksomhed.

3.
Comitec A/S skal afregistrere selskabsnavnet "Comitec A/S" i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4.
Comitec A/S skal betale Comitel Management A/S, Comitel Consumer Electronics A/S og Selskabet af 21. september 2006 A/S i alt 25.000 kr. med procesrente fra den 10. oktober 2006.

5.
Comitec A/S skal betale Comitel Management A/S, Comitel Consumer Electronics A/S og Selskabet af 21. september 2006 A/S i alt 28.590 kr. i sagsomkostninger, hvoraf retsafgiften udgør 3.590 kr.

Johannes Jacobsen Jens Feilberg Flemming Skouboe

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den