Beskyttelse af vareudstyrsmærke-V-0051-04

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 13. oktober 2006 blev af retten i sagerne

V-51-04 og V-68-04

Orient Marketingsservice Gmb Nfg. KG
(advokat Christian Akhøj)

mod

Unifood Import A/S (sag V 51-04)

og

M&M Food ApS (sag V 68-04)
(advokat Mads Marstrand-Jørgensen for begge)

DOM:

Indledning. Påstande
Sagens spørgsmål er om den nedenfor i midten afbildede pose er varemærkeretligt og markedsføringsretligt beskyttet som vareudstyrsmærke, respektive forretningskendetegn, og i bekræftende fald om de til venstre og højre for afbildede poser krænker en sådan beskyttelse.

Den midterste pose er markedsført af Orient Marketingservice GmbH Nfg. KG (OMSIA) Posen til venstre, der også er vist som bilag 1 i sagen V 51-04, er markedsført af Unifood Import A/S (Unifood), mens posen til højre, der også er vist som bilag 1 i sagen V 68-04, er markedsført af M&M Foods ApS (M&M).

OMSIA har nedlagt påstand om at det forbydes Unifood og M&M at fremstille, lagerføre, udbyde og/eller sælge te i emballage som vist i sagernes bilag 1, og at Unifood og M&M skal betale vederlag og erstatning på 225.000 kr. med procesrente fra sagernes anlæg henholdsvis den 16. april 2004 og den 19. maj 2004. Unifood og M&M har nedlagt påstande om frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om at registreringen af varemærke MP 771577 ophæves for Danmark. OMSIA har over for Unifoods og M&M's selvstændige påstand påstået frifindelse. Unifoods og M&M's selvstændige påstand skyldes at OMSIA efter Madridarrangementet med designationsdato for Danmark den 20. november 2001 har fået registreret følgende mærke:

Dette mærke er efter de sagsøgtes opfattelse registreret i strid med varmærkelovens § 14, nr. 3, jf. Pariserkonventionens artikel 6 c, fordi det indeholder et element, løvefiguren, der findes i Sri Lankas flag der ser sådan ud:

Sagernes øvrige omstændigheder
OMSIA har fremlagt en række fakturaer og ordresedler mv. som vedrører bestilling af emballage eller dele hertil såsom lukkeetiketter. Materialet er dateret fra 1990 og senere og vedrører ifl. OMSIA den ovenfor viste emballage. Der er fremlagt erklæring af 28. januar 2005 fra et selskab i Colombo om dettes salg af te "under Colombo Brand" til OMSIA siden 1994 og en tilsvarende erklæring af samme dag fra et østrigsk selskab vedrørende salg af Colombo-te til OMSIA siden begyndelsen af 1990-erne.

Til dokumentation for salg til det danske marked til dels gennem et nederlandsk selskab, TUR-NED International Trading B.V., har OMSIA fremlagt en række fakturaer, den første fra 1996 til Copenhagen Food Co., Grønttorvet, Valby.

De sagsøgte har fremlagt en række fakturaer vedrørende deres køb af te. Den første er fra 1996. I overensstemmelse med forklaring afgivet af Abdullah Karacan, Unifood, lægger retten til grund at Unifood første gang markedsførte te i den ovenfor til venstre viste pose i 2000 (faktura af 13. juli 2000 vedrørende Ceylon Tea Golden i poser med 1000 g og 250 g udstedt af Svensk Risimport AB). Næste faktura vedrørende samme produkt med salg til Unifood er af 6. september 2002 og er udstedt af Akhbar Brothers Ltd., Colombo. Der foreligger ikke særlige oplysninger om M&M's markedsføring.

Ved brev af 4. juli 2003 rettede Internationalt Patentbureau på vegne OMSIA henvendelse til Unifood med krav om at selskabet ophørte med markedsføring af i den pågældende indpakning, og om at selskabet fjernede produkterne fra butikkerne. Der er fremlagt oversættelse af aftale indgået mellem OMSIA og to nederlandske selskaber hvorefter sidstnævnte anerkender at OMSIA har eneret til markedsføring af te i poser som udvist ovenfor.

Forklaringer
Ayhan Bakan har forklaret at han er direktør for og ejer af OMSIA der siden 1996 dels direkte, dels gennem hollandske og tyske mellemmænd har solgt te til Danmark i OMSIA's foreviste emballage. Der blev i perioden 1996 til 2001 solgt 13-14 tons te om året i forskellige emballagestørrelser. Der har været mindre ændringer i emballagen såsom angivelse af firmanavn, men ikke ændringer af betydning for emballagens samlede fremtræden. Emballagens lukkeetiket er udformet af vidnet med henblik på at give emballagen et særpræg også på dette punkt.

Dækningsbidraget på teen svingede mellem 80 cent og 1 EUR pr. kg.

Han hørte første gang om Unifoods emballage i slutningen af 2000 da den kom frem på det hollandske marked. Han bad en kollega i Tur-Ned, som han er medejer af, om at gøre noget ved sagen. Han bad også sin danske forretningsforbindelse i Copenhagen Food om at finde en mindelig løsning da emballagen kom frem på det danske marked. Han har deltaget i møder med Unifoods direktør, Abdullah Karacan, om spørgsmålet, og han fik det indtryk at Unifood var villig til at standse salget af te i den omstridte emballage. Det viste sig imidlertid at det ikke skete, og da Unifoods salg skabte forvirring på markedet og salgsnedgang for OMSIA, besluttede man sig for sagsanlæg.

Han kan bekræfte at der på markedet er forekommet salg af te i poser noget lignende Unifoods. Det drejer sig om to firmaer. Han kender ikke salgets omfang.

Han skønner at Unifoods salg af te i de omstridte emballager har kostet OMSIA 50.000-60.000 EUR om året.

Ilhan Dône har forklaret at han er direktør for og medejer af det hollandske selskab TurNed. Han kan bekræfte at selskabet har solgt te til Danmark i OMSIA's pose fra 1996 til 2001, dels ca. 15 tons om året direkte, dels en væsentlig større mængde indirekte via tyske handlende. Det har hele tiden været i pose med OMSIA's design. Vidnet har deltaget i to møder med Uni-
food hvor man diskuterede problemerne med de forvekslelige emballager. Han kan ikke tidsfæste møderne med sikkerhed, men er sikker på at det kom frem i 2003 at Abdullah Karacan ikke ville ændre sin emballage til en anden der ikke kunne forveksles med OMSIA's.

Ilhan Kabaktepe har forklaret at han er medejer af Copenhagen Food der sælger te en gros i Danmark. Teen købes bl.a. hos Tur-Ned, i så fald altid i OMSIA's særlige tepose som efter vidnets opfattelse er en emballage der er kendt i markedet. Det kan godt passe at de har solgt 14 tons om året af teen fra OMSIA. Salget fortsatte indtil 2003. Efter vidnets kendskab til markedet
må M&M Foods have solgt "temmelig meget" te i den til højre viste emballage. Han har kendskab til salg af te i to andre lignende emballager som ikke er omfattet af sagen. Den ene emballage er fra en ny virksomhed som en gang imellem optræder på markedet. Den anden er fra en virksomhed som efter henvendelse standsede salget af te i posen, men som
begyndte igen efter en tid. Firmaet eksisterer ikke mere.

Abdullah Karacan har forklaret at han har været medejer af Unifood siden selskabets start i 1987. Selskabet importerer fødevarer fra USA, Canada og andre lande, herunder Sri Lanka hvorfra man bl.a. får leveret te. I begyndelsen solgte de ikke så meget te. Fra 1990 fik de teen leveret fra et tysk firma. De begyndte import af te direkte fra Sri Lanka i 1996. De sælger teen til butikskæder og til cateringbranchen. Den samlede import af te udgør ca. 30.000-35.000 USD, så det er en mindre del af Unifoods samlede omsætning på ca. 100 mio. kr. om året. Dækningsbidraget på teen er 1-2 kr. pr. kg.

Den første import af te i den omstridte emballage skete i 2000. Emballagen er udformet af de srilankanske sælgere. Der er ikke meget særpræg ved emballagen. Alle teer fra Sri Lanka hedder noget med Colombo te.

Der har været nogle henvendelser, til dels af truende karakter, fra repræsentanter for OMSIA, men ikke vedrørende te. Henvendelse om te-emballagen kom først i 2004. Vidnet har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for at han ville ophøre med at anvende den omstridte emballage, og han har heller ikke sagt noget der kan tolkes i den retning.

Argumenter
OMSIA har anført at de sagsøgte gennem deres anvendelse af emballager der er næsten identiske med OMSIA's, har krænket dette selskabs eneret til udstyrsvaremærket. Det må lægges til grund at OMSIA har anvendt sit udstyrsmærke længe inden de sagsøgte tog deres poser i brug. OMSIA's anvendelse er dokumenteret sket fra 1996, og det registrerede mærke er registreret i Danmark fra 2001. De sagsøgtes brug af deres pose kan være sket fra midten af 2000, men så ophørte brugen. Ny import fandt derefter sted i september 2002. OMSIA er således først i tid med sit mærke og har ikke udvist passivitet af betydning over for de sagsøgtes retsstridige brug af deres mærke der stort set er identisk med OMSIA's.

Der skal ikke ske udslettelse af OMSIA's registrerede mærke. Det er godkendt af de registrerende myndigheder (WIPO) der må antages at have foretaget tilstrækkelig prøvelse af om mærket med løven krænker Sri Lankas flag. Det kan man også selv se ikke kan være tilfældet, bl.a. er løverne i mærket, henholdsvis på flaget efter en heraldisk og varemærkeretlig vurdering
forskelligt udformede. Der foreligger en grov og direkte efterligning, og varerne er fuldt ud substituerbare. De sagsøgte har ikke efterkommet provokationer om oplysning om salg og dækningsbidrag. Først under domsforhandlingen er fremkommet visse udokumenterede oplysninger. Der er derfor grundlag for et betydeligt beløb i godtgørelse og erstatning. Der påstås tillige erstatning for den markedsføringsretlige krænkelse, jf. markedsføringslovens § 18, sammenholdt med § 20, stk. 2, (tidligere §§ 5 og 13).

De sagsøgte har anført at OMSIA's registrerede mærke skal slettes fordi det indeholder en løve der indgår som en del af Sri Lankas flag, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, og Pariserkonventionens artikel 6 c. I øvrigt burde varemærket ikke have været registreret fordi det herudover

indeholder de uregistrerbare betegnelser ORIENT og TEA som angiver oprindelse og art. Videre gøres gældende at poserne betragtet som helheder ikke er forvekslelige. På poserne er anført varens oprindelse og art, og disse oplysninger kan ikke forbeholdes en enkelt. Posernes udformning med anvendelse af guld og rødt er ganske svarende til andre poser med te
fra Sri Lanka. Det er almindelige elementer i formsproget på det pågældende område. Hvis OMSIA's tepose på noget tidspunkt må have været retsbeskyttet, er en sådan beskyttelse tabt ved passivitet. Da der ikke foreligger krænkelse af varemærke-rettigheder, kan der heller ikke foreligge krænkelse af markedsføringsrettigheder, idet OMSIA ikke har anført at deres pose skulle være blevet krænket på anden måde end varemærkeretligt. OMSIA har ikke påvist at have lidt et tab.

Rettens afgørelse
Det lægges efter Abdullah Karacans forklaring til grund at Unifood første gang benyttede den af sagen omfattede pose ved import via Svensk Risimport AB i henhold til faktura af 13. juli 2001, og at posen blev benyttet næste gang ved import af te fra Akbar Brothers Ltd., Colombo, i henhold til faktura af 6. september 2002. Det må videre efter de foreliggende fakturaer i forbin-
delse med forklaringerne afgivet af Ayhan Bakan, Ilhan Dône og Ilhan Kabaktepe lægges til grund at OMSIA på dette tidspunkt havde påbegyndt markedsføringen af sin guldpose med løve fra 1996. Forudsat at denne pose er varemærkeretligt beskyttet, er den således beskyttet med prioritet fra et tidspunkt forud for den 13. juli 2001. Der foreligger ikke oplysninger om tidspunktet for den første markedsføring af M&M's pose, og det må i den foreliggende situation komme M&M til skade. M&M's pose anses derfor markedsført første gang på et tidspunkt efter markedsføringen af OMSIA' pose. Efter importen af teposerne fra Svensk Risimport AB, som OMSIA ikke reagerede på, gik der lidt over 2 år til Unifood næste gang indførte te i den omstridte pose. OMSIA reagerede herpå ved brev af 4. juli 2003 med krav om at Unifood skulle ophøre med markedsføringen af te i disse poser m.v., og sag blev anlagt den 16. april 2004 og den 19. maj 2004. Samlet set har OMSIA ikke udvist en passivitet der kan komme selskabet til skade.

Vareartslighed er fuldt ud til stede. Med hensyn til mærkelighed skal anføres at OMSIA's tepose består af elementer der hver for sig ikke kan anses for at have større særpræg. OMSIA-navnet har naturligvis særpræg, og det samme gælder cirkelfeltet med løve og ornamenter. Den samlede udformning af teposen må imidlertid uanset at visse enkeltelementer ikke har særpræg anses for at være egnet til at adskille OMSIA's produkter fra andres hvorfor teposen kan opnå beskyttelse som et vareudstyrsmærke.

Som det kan ses, ligner de sagsøgtes poser i høj grad OMSIA' pose. De sagsøgtes poser er opbygget på samme måde som OMSIA' med anvendelse af i det væsentlige samme bundfarve og med samme skrifttyper, samme cirkel med den spættede løve, lukkeetiketterne er i det væsentlige identiske, og der er benyttet samme type felt ved bunden til angivelse af vægt. Det kan heroverfor ikke få betydning ved den samlede vurdering at cirklen på Unifoods pakning ud over løven alene indeholder ordet TEA, mens M&M's pakning indeholder ordet ORIENT, i øvrigt anbragt i cirklen samme sted som ORIENT er anbragt på OMSIA' pose. Der kan heller ikke lægges vægt på den afvigende udformning af blomsterne i feltet med vægtangivelse.
Alt i alt må der for den almindelige, normalt opmærksomme forbruger være en nærliggende risiko for forveksling af poserne.
OMSIA's påstand om forbud mod markedsføring mv. af te i emballagen vist i bilag 1 tages derfor til følge.
Der er herefter ikke behov for at tage stilling til om markedsføringen tillige kunne forbydes efter markedsføringslovens § 20, jf. § 18.

Løven på OMSIA's pose frembyder ligheder med den løve der findes i Sri Lankas nationalflag, men der er også ikke uvæsentlige forskelle: OMSIA's løve er spættet og rød, mens løven på flaget er ensfarvet gul. OMSIA's løve har tunge hvilket løven på flaget ikke har, endvidere er sværdene og måden de holdes på, forskellig, og endelig er baggrundsfarverne og ornamenteringerne forskellige. Sri Lankas flag som helhed er beskyttet efter pariserkonventionens artikel 6 c, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, men det kan ikke afskære fra benyttelse af en figur som OMSIA's løve der har visse ligheder med løven på flaget.

Påstanden om udslettelse af varemærke MP 771577 kan derfor ikke tages til følge. Oplysningerne om Unifoods omsætning er mangelfulde, mens der ikke er oplysninger om M&M's omsætning. Det kan ikke antages at nogen af de sagsøgte har markedsført større partier. Hvorvidt disse partier i kraft af anvendelse af de uberettigede varemærker har kunnet fortrænge OMSIA' varer, er helt usikkert. På dette grundlag finder retten at der kan tillægges OMSIA 75.000 kr. i godtgørelse fra Unifood og 25.000 kr. i godtgørelse fra M&M.

I sagsomkostninger skal Unifood betale 26.445 kr. hvoraf retsafgiften udgør 3.945 kr. M&M skal i sagsomkostninger betale 8.815 kr. hvoraf retsafgiften udgør 1.315 kr.

Thi kendes for ret:

Det forbydes Unifood Import A/S og M&M Foods ApS at fremstille, lagerføre, udbyde og/eller sælge te i emballage som vist i bilag 1 i henholdsvis sag V 51-04 og sag V 68-04.

Inden 14 dage skal Unifood Import A/S til Orient Marketingsservice Gmb Nfg. KG betale 75.000 kr. med procesrente fra den 16. april 2004 samt 26.445 kr. i sagsomkostninger.

Inden 14 dage skal M&M Foods ApS betale 25.000 kr. med procesrente fra den 19. maj 2004 samt 8.815 kr i sagsomkostninger.

Karin Schou Andersen Jens Feilberg Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den